STS, 23 de Mayo de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 846/2001, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de mayo de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 846/2001, interpuesto por la representación procesal de FERRERO S.P.A., asistida del Letrado Don Jorge de Juristo Vázquez contra la resolución de fecha 14 de mayo de 2001 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que desestima el recurso ordinario interpuesto contra la anterior resolución de 22 de mayo de 2000 por la que se concede la Marca número 2.232.641 "TIC TACO", con gráfico (mixta), para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas a favor de Don Jon, que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico, sin hacer imposición de costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad FERRERO S.p.A., recurso de casación que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 29 de junio de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad recurrente FERRERO, S.p.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 17 de septiembre de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia de 7 de mayo de 2.004 de la Sección Octava del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 846/01, continúe dicho recurso de casación en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando finalmente sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, y por lo tanto revocando la concesión de las marcas nº 2.232.641 TIC TACO (mixta) y nº 2.226.300 TIC TACO (denominativa), para proteger servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional.». CUARTO.- Por providencia de fecha 30 de septiembre de 2005, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 26 de octubre de 2005 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 15 de diciembre de 2005, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

Por providencia de fecha 15 de enero de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de mayo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de mayo de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad FERRERO S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 22 de mayo de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.232.646 "TIC TACO" (mixta), que distingue servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de mayo de 2000, que acordó conceder la inscripción de la marca número

2.226.300 (denominativa), que designa servicios en la clase 42.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir los razonamientos jurídicos de la sentencia recurrida en el extremo que concierne a la declaración de compatibilidad de la marca nacional número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta), que designa servicios de la clase 42 (servicios propios de restaurantes, cafeterías y demás servicios propios del ramo de hostelería), con la marca internacional número 406.385 "TIC TAC", que designa productos de las clases 29 y 30 (carne, pescado, aves, caza, café, té, cacao, arroz, cervezas, aguas minerales y gaseosas, vinos y licores), con base en la aplicación de los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo, en la apreciación, desde un examen de conjunto de las marcas confrontadas, de la existencia de disparidad fonética, gráfica y conceptual que permite que puedan convivir en el mercado sin ningún riesgo de confusión en los consumidores, rechazando que se pueda presumir que con la inscripción de la marca solicitada se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca prioritaria, según se refiere, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

Desde las precedentes consideraciones doctrinales, en este recurso se trata de dilucidar si las marcas en conflicto, por un lado la solicitada número 2.232.641 «Tic Taco» mixta, para los expresados servicios de la clase 42, y por otro la internacional prioritaria núm. 406.385 «Tic Tac» denominativa para los expresados productos de las clases 29 y 30, entre ambas se da la compatibilidad que acordó la OEPM o bien son incompatibles como pretende la parte acota a efectos de su convivencia pacífica en el mercado.

Una vez efectuado el análisis comparativo en la forma expresada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados pueden convivir en el mercado sin riesgo de error o de asociación para el consumidor. Y ello en primer lugar, realizando la comparación desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual se da entre las marcas enfrentadas una impresión de conjunto muy diferente, tanto que de coexistir en el mercado no daría lugar, en ningún caso a que originara un confusionismo en los consumidores.

Es reiterada doctrina jurisprudencial que «el análisis comparativo de las marcas enfrentadas debe hacerse partiendo de una apreciación en conjunto de todos los distintivos, sin descomponer su unidad fonética, y en su caso gráfica, dado que la impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible...» (S.T.S. 7 de junio de 1991 ). Y en este sentido, la marca aspirante viene constituida por un conjunto gráfico denominativo, sumamente peculiar y característico que en nada se asemeja a la marca oponente. Por otra parte, no existe concurrencia de los ámbitos aplicativos, de forma que los expresados servicios de la clase 42 y los productos que ampara la marca oponente en clases 29 y 30 son distintos y fácilmente diferenciables y opuestos en su naturaleza y fines, por lo que pueden coexistir pacíficamente al ser descartable toda posibilidad de riesgo de asociación en el público consumidor. Como se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 1995 «solamente entre productos similares cabe la hipótesis de equivocaciones o dudas, no cuando los respectivos productos son claramente diferentes», sin que esta conclusión pueda afectarle al alegación de la entidad recurrente relativa a que en los servicios de hostelería se venden los productos alimenticios que protege la marca oponente por no ser esta la ratio legis de la norma prohibitiva del artículo 12.1, a) de la Ley de Marcas, que se refiere a la disparidad de servicios y productos para excluir cualquier riesgo de confusión o asociación.

Por lo demás, no existe en autos ni siquiera una prueba indiciaria que haga presumir, que en la marca solicitada, el particular que pretende sus registros haya de obtener un provecho como el que la parte actora alude al invocar dicha posibilidad, contemplada en el artículo 13, c) de la Ley de Marcas .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad FERRERO, S.p.A., se articula en la exposición de dos motivos de casación.

En el primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, se denuncia que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva al no resolver las cuestiones planteadas en el recurso contencioso-administrativo en relación con los actos administrativos impugnados, al no pronunciarse sobre la pretensión de nulidad de la marca número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), reiterada «repetidamente» en el proceso, al referirse únicamente la sentencia a la marca número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta).

En el segundo motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos

12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al incurrir la Sala de instancia en error de Derecho al no apreciar la semejanza denominativa y la identidad conceptual entre las marcas enfrentadas, que, debido a la estrecha relación de complementariedad entre los servicios y productos designados, induce a confusión en el mercado, y no valorar el carácter notorio de las marcas de su titularidad, que produce un riesgo de asociación y un segundo efecto de aprovechamiento indebido de la reputación de los signos prioritarios registrados.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, que denuncia implícitamente la vulneración de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que institucionaliza el principio de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, al disponer que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», al deducirse del escrutinio de la sentencia recurrida que deja sin respuesta a la pretensión de nulidad de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2001, planteada en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y en el suplico de la demanda, en relación con la declaración de denegación de la inscripción de la marca número 2.226.3000 "TIC TACO", que designa servicios de la clase 42.

En efecto, el examen de los fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida permite aceptar el reproche efectuado por la parte recurrente de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva, porque se comprueba que no da ninguna respuesta a la pretensión de que se anule la resolución de la Oficina registral de 22 de mayo de 2001, que confirmó la legalidad de la inscripción de la marca número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), al sólo pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001, que confirmó la validez jurídica de la concesión de la marca número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta).

El objeto del recurso contencioso-administrativo se delimitó, por tanto, por las pretensiones de nulidad acumuladas de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001 y de 22 de mayo de 2001. Así se desprende de forma inequívoca del escrito de interposición del recurso contenciosoadministrativo, en el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, la defensa Letrada de la parte actora postula:

Que, habiendo por presentado este escrito (al que se acompaña fotocopia correspondiente del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 1 de julio de 2.001, en donde se publicaron los respectivos acuerdos de desestimación de los recursos de alzada que previamente habían sido interpuestos por mi representada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas), se sirva admitirlo y tener por interpuesto, en tiempo y forma debidos, este recurso Contencioso-Administrativo, contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el expediente del registro de marca nº 2.232.641 TIC TACO referida a la clase 42 del vigente Nomenclátor Internacional y en el expediente de registro de marca nº 2.226.300 TIC TACO referida a la clase 42 del Nomenclátor Internacional, de las que esta parte solicita la acumulación en un sólo recurso al objeto de cumplir el principio de economía procesal y lo dispuesto por la propia Ley 29/1998, de 13 de julio

, quien en su Exposición de Motivos cita como dominante "la preocupación por agilizar la tramitación de las causas". Así como la lógica disminución de las costas para mi representado.

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Esta pretensión de nulidad se reitera en el suplico formulado en el escrito de demanda, cuyo texto es del siguiente tenor:

Que, habiendo por presentado este escrito y con devolución del expediente administrativo correspondiente a la marca nº 2.232.641 TIC TACO, se sirva tener por formalizada la presente demanda contencioso-administrativa contra las resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 14 y 22 de mayo de 2.001 que vinieron a conceder la inscripción registral de las solicitudes de registro de marca nº 2.226.300 TIC TACO y nº 2.232.641 TIC TACO para distinguir ambas servicios de la clase 422 del vigente Nomenclátor Internacional; y en su día, previos los trámites legales pertinentes, dictar sentencia, anulando dichos acuerdos de concesión registral y, en consecuencia, acordándose la denegación de inscripción registral de dichas solicitudes nº 2.226.300 TIC TACO y n1 2.232.641 TIC TACO para distinguir ambas servicios de la clase 42 del vigente Nomenclátor Internacional.

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No obstante la deficiente redacción de la providencia de admisión a trámite del recurso contenciosoadministrativo de 31 de junio de 2001, en que se acuerda que se tiene por presentado el «escrito interponiendo recurso contencioso-administrativo» «contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 y 22/5/01», se infiere que el recurso se admite en relación con la impugnación de las dos resoluciones identificadas que se citan, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 22 de mayo de 2000 y de 5 de mayo de 2000, de concesión de las marcas número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta) y número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), aunque después, contradictoriamente, el proveído sólo se refiere al registro de la marca número 2.232.641.

Cabe considerar, por tanto, que el objeto del recurso contencioso-administrativo quedó delimitado en el escrito de interposición por las pretensiones de declarar la nulidad de las citadas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 y 22 de mayo de 2001, con base en la aplicación del principio pro actione, al no poder deducir consecuencias desfavorables para la empresa actora, causante de indefensión, y lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva, de la falta de diligencia de la Sala de instancia observada en la tramitación del recurso contencioso- administrativo.

En el Tercer Otrosí del escrito de demanda, la empresa actora suscita la deficiente tramitación del recurso contencioso-administrativo en los siguientes términos:

Aunque claramente en el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se interponía el mismo contra las solicitudes de marca nº 2.226.300 TIC TACO y nº 2.232.641 TIC TACO para distinguir ambas servicios de la clase nº 42 solicitándose la consiguiente acumulación, observamos que solamente se ha reclamado de la Oficina Española de Patentes y Marcas el expediente administrativo correspondiente a la solicitud de marca nº 2.232.641 TIC TACO.

Esta parte tiene copia de los antecedentes administrativos de la marca nº 2.226.300 TIC TACO, por lo que no ha sido necesaria la consulta directa de dicho expediente para redactar esta demanda. Ahora bien, en aras de una correcta actuación y para que el Tribunal tenga todos los elementos de juicio a su disposición, solicitamos que se reclame de la Oficina Española de Patentes y Marcas el expediente administrativo correspondiente a la marca nº 2.226.300 TIC TACO

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Se aprecia, por tanto, que el Tribunal a quo incurre en el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 de la Constitución, porque ignora los términos en que quedó delimitado el objeto del recurso contencioso- administrativo, causando indefensión material a la Empresa actora, al no poder extender la fundamentación referida a la compatibilidad de la marca número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta) para mantener, asimismo, la validez jurídica de la inscripción registral de la marca número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa).

A estos efectos, resulta pertinente recordar la reiterada doctrina de esta Sala acerca del alcance del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico; y sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en el vicio de incongruencia, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ), en cuya fundamentación jurídica dijimos:

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero

, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta doctrina constitucional, que se reitera en la sentencia 41/2007, de 26 de febrero

, procede concluir el examen de este primer motivo de casación subrayando que se aprecia que la Sala de instancia ha juzgado el caso sin respetar los límites del objeto del proceso, que se encuentra enmarcado por las peticiones formuladas en el suplico de la demanda concernientes a que se declaren nulas las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, que se concretiza en la declaración de que no procede la inscripción de las marcas número 2.232.641 "TIC TACO" (mixta) y número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), que amparan servicios en la clase 42, al comprobarse que el órgano judicial ha dejado imprejuzgada una de las pretensiones formuladas en el recurso contencioso-administrativo, de modo que se constata, en razón de las circunstancias expuestas, un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que la parte actora delimitó objetivamente sus pretensiones.

En consecuencia, al estimarse el primer motivo de casación articulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 846/2001, que casamos y anulamos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede examinar, como Sala de instancia, los motivos de impugnación formulados contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001 y de 22 de mayo de 2001.

Sobre los motivos de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001 y de 22 de mayo de 2001.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad

FERRERO, S.p.A. debe ser desestimando, al no apreciarse que concurren los motivos de impugnación deducidos al amparo de los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con base a las siguientes consideraciones jurídicas:

1. El motivo de impugnación de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001 y de 22 de mayo de 2001, fundado en la inadecuada aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas debe rechazarse, al considerar que no se produce infracción de este precepto legal que establece como supuesto de prohibición de registro de marcas, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, debido a la disimilitud fonética y conceptual en relación con la marca solicitada número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), en clase 42 y, disimilitud fonética, gráfica y conceptual en relación con la marca 2.232.641 "TIC TACO" (mixta).

   Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, asumiendo las funciones de Sala de instancia, no estima que la Oficina registral haya incurrido en infracción de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al declarar la compatibilidad de las marcas solicitadas número

   2.232.641 "TIC TACO" (mixta) y número 2.226.300 "TIC TACO" (denominativa), que amparan servicios en la clase 42, al deducir que no se genera riesgo de confusión en el mercado con la marca internacional obstaculizadora número 406.385 "TIC TAC", que protege productos alimenticios en las clases 29 y 30, por la existencia de disparidad denominativa, fonética, gráfica y conceptual, que se aprecia desde una visión global o de conjunto de los signos distintivos de las marcas en conflicto, aunque los ámbitos aplicativos puedan estar relacionados.

   Debe manifestarse que, conforme es doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expresada en la sentencia de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, deben ponderar globalmente, y de forma interdependiente, todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas y los nombres comerciales opuestos y a la relación de las actividades protegidas con los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

   Esta apreciación del riesgo de confusión ha de hacerse desde la percepción de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 8 de diciembre de 2005, a toda persona «normalmente informada y razonablemente atenta y perspicaz», dotada de raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

   Las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, al apreciar la compatibilidad de las marcas en conflicto, son acordes con lo dispuesto en la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, porque la disimilitud de los signos enfrentados compensa el grado de afinidad de los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, que propicia que no exista riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.

   Procede recordar que, conforme se expone en la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 (C-408/01 ), «según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una Ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. pg. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. pg. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. pg. I-5199, apartado 18 ).».

   En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo, en virtud del principio de colaboración institucional de los Tribunales nacionales con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desarrolla una jurisprudencia uniforme en materia de la interpretación aplicativa del Derecho de marcas, con la finalidad de preservar aquellos principios comunes que, vinculados a la ordenación reguladora de las marcas, garantizan la competencia en el mercado común, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

   Debe significarse que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas han respetado el principio de especialidad, que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y

2. que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

   En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

   Esta conclusión que alcanza la Oficina Española de Patentes y Marcas, al afirmar la compatibilidad de las marcas solicitadas con la marca internacional obstaculizadora, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de los signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre la relación entre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual.

   La concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

   No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la defensa letrada de la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala observa en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

   Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

   b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida

   .

2. La Oficina registral no ha conculcado el principio de protección reforzada de la marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, que no es susceptible de invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados, al no haberse acordado el recibimiento del proceso a prueba y no poder considerar como hecho notorio el renombre de los productos asociados al signo "TIC TAC", ni que su presitigio se debilite por su relación indirecta con el ámbito de los servicios de restauración y hostelería reivindicados por las marcas solicitadas .

   Los precedentes registrales invocados, que supusieron la denegación de las marcas solicitadas "TIC TACO" en clases 29 y 30, no pueden fundar el criterio de incompatibilidad de las marcas confrontadas en este recurso contencioso-administrativo al constatarse la falta de identidiad o semejanza de los ámbitos aplicativos de los productos y servicios reivindicados.

   Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

   Procede rechazar el motivo de impugnación fundado en la alegación de que la Oficina registral ha vulnerado por inaplicación el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que: "No podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", al no acreditarse que la marca obstaculizadora "TIC TAC", goce de general conocimiento en el mercado español, en el sector de la alimentación, que produzca en el consumidor riesgo de confusión respecto de los servicios de restauración y hostelería reivindicados por las marcas aspirantes.

   Conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

   , no puede disociarse del «juicio de confundibilidad» entre los signos enfrentados, de modo que, habiéndose declarado por el Tribunal sentenciador que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.

   El aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama.

   En consecuencia, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001 y de 22 de mayo de 2001, que desestimaron los recursos de alzada interpuestos contra las precedentes resoluciones de 22 de mayo de 2000 y de 5 de mayo de 2000, por ser conformes a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad FERRERO, S.p.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de mayo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 846/2001, que casamos y anulamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad FERRERO, S.p.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 22 de mayo de 2000, que concedió la marca número 2.232.646 "TIC TAC" (mixta), para designar servicios de la clase 42, del Nomenclátor Internacional de Marcas, y contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de mayo de 2000, que concedió la marca número 2.226.300 "TIC TAC" (denominativa), para designar servicios de la clase 42, del Nomenclátor Internacional de Marcas, por ser conformes a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.