STS, 14 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:7170 |
| Número de Recurso | 6726/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 14 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Noviembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 6726/1998, interpuesto por la entidad "MACMODA, L.D.A.", representado por la procuradora Doña Isabel Afonso Rodríguez y asistido de letrado, contra la sentencia nº 538/1998, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de Abril de 1998 y recaída en el recurso nº1733/1996, sobre denegación inscripción marca nº 608.204 "MAC MODA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad MACMODA, L.D.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de marzo de 1996, estimatoria del recurso ordinario, por la que se denegó la inscripción de la marca nº 608.204 "MACMODA", para amparar productos de la clase 25.
Notificada dicha sentencia a las partes, por dicha Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de junio de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (MACMODA, L.D.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 28 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto del art. 12.1 de la Ley de Marcas.
2) Infracción de la jurisprudencia aplicable sobre la interpretación del concepto jurídico indeterminado de "semejanza" de la denominación fonética.
Terminando por suplicar sentencia por la que declare la nulidad de las denegaciones previas y acuerde la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca internacional de la clase 25ª MACMODA.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 10 de Noviembre de 1999, ordenándose por otra de fecha 9 de diciembre de 1999 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 24 de julio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 13 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la Entidad MACMODA, L.D.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca internacional MAC MODA, con gráfico para distinguir, dentro de la clase 25 del Nomenclator, productos consistentes en vestidos y calzados, dada la semejanza con la marca inscrita MAX MODA, que protege, entre otros productos, prendas confeccionadas y calzado de la misma clase que la solicitada.
El Tribunal de instancia llegó a anterior conclusión con base en los siguientes fundamentos:
"El elemento denominativo de las marcas enfrentadas predomina sobre sus componentes gráfico y si bien estos últimos tienen un apreciable grado de distinción aquéllos alcanzan una similitud sumamente acusada hasta el punto de que fonética y gráfiamente son susceptibles de generar un apreciable grado de confusión. La única distinción es de una letra en un conjunto fonético que la engloba hasta hacerla casi desaparecer (Max por Mac seguido de Moda). A ello debe añadirse, como elemento esencial, la identidad aplicativa lo que definitivamente ha de decantar la solución hacia el lado de la incompatibilidad que contiene el acto recurrido.
[....] Frente a lo expuesto no puede prosperar el argumento de la identidad de la marca pretendida con la razón social de su titular pues ello conduciría a, llevada a este extremo, desvirtuar la protección de la marca en favor de las denominaciones sociales, cuestión absolutamente ajena a las normas vigentes y ajena también al criterio de flexibilidad interpretativa que para estos supuestos ha declarado la doctrina jurisprudencial que se cita en la demanda. Dicha flexibilidad, que la Sala desestima, no puede extenderse al acogimiento de la pretensión de inscripción de la demandante en contra de los derechos de la titular de la marca opuesta"
.
El recurrente en casación funda el recurso en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
No se observa que la sentencia haya incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas, pues teniendo en cuenta la similitud de los campos aplicativos, no hay duda que la prohibición relativa contemplada en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas se da en el presente supuesto, al existir también una semejanza entre los signos, que puede producir confusión entre los consumidores.
La anterior conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la marca aspirante únicamente pretenda la inscripción de su denominación social. Los razonamientos que en este punto da la sentencia recurrida son aceptados plenamente por esta Sala, pues uno de los fines que se trata de conseguir a través del Registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustrada en los casos en que se permitiera dar protección a una marca que es confundible con otra ya inscrita, por el solo motivo de que la aspirante responde a la denominación social de la entidad que pretende la inscripción. Los criterios de flexibilidad que se invocan por el recurrente para supuestos como el presente, podrían tener acogida en la anterior normativa, que es la que aplica la jurisprudencia que se cita, pero son difícilmente aceptables en la vigente Ley de Marcas, en donde rige el criterio de la especialidad, de tal forma que existiendo similitud en los campos aplicativos y en los signos enfrentados el acceso al Registro ha de denegarse de forma rigurosa para que no se destruya la seguridad que dicha institución ha de reportar a los particulares y a las empresas que tratan de identificar sus productos y servicios a través de signos distintivos.
Por las anteriores razones procede desestimar los dos motivos de casación.
Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 6726/1998, interpuesto por la Entidad MACMODA, L.D.A. contra la sentencia nº 538, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de abril de 1998 y recaída en el recurso nº 1733/1996; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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