STS, 8 de Octubre de 2008

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2008:5173
Número de Recurso626/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 8 de Octubre de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 626/2006, interpuesto por el Procurador Don Emilio Martínez Benítez, en nombre y representación de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1312/2003, seguido contra las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 28 de abril de 2003, que desestimaron los recursos de alzada planteados contra las precedentes resoluciones de 20 de septiembre de 2002, que acordaron conceder la inscripción de las marcas nacionales número 2.445.303 y número 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixtas), para amparar servicios en clases 35 y 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la Entidad Mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A., representada por el Procurador Don Luciano Rosch Nadal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 1312/2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 21 de octubre de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos en su integridad el Recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil " Cadenas de Establecimientos Más y Más, S.L. ", contra las dos Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de abril del año 2003, reseñadas en el Fundamento de Derecho Primero de esta Sentencia, todo ello sin costas.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 9 de enero de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 22 de febrero de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

tenga por presentado este escrito con sus copias, tenga por personada a esta parte en el recurso de casación, y por formulado e interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones que han sido objeto del debate, preparado por CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L., contra la sentencia Nº 1233, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005 ; admita dicho recurso a trámite y en su día dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando el mencionado fallo, en el sentido de revocar y anular la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se concede la inscripción registral de las marcas 2.445.303 y 2.445.304 MAS SUPERMERCADOS, y acuerde en su lugar, su denegación.

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CUARTO

Por providencia de la Sala de fecha 10 de abril de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de 26 de abril de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Entidad Mercantil GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Procurador Don Luciano Rosch Nadal, en escrito presentado el día 27 de diciembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, con sus copias, se sirva admitirlo, por formulada Oposición al Recurso de Casación y, previos los oportunos trámites legales, dicte Sentencia que confirme la dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid de fecha 21 de octubre de 2005, por la que desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo 1312/2003, ratificando el pronunciamiento desestimatorio de la misma, manteniendo por ello la concesión de las Marcas 2.445.303 "M.A.S. SUPERMERCADOS", mixta, gráfico denominativa, Clase 35 y 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS", mixta, gráfico denominativa, Clase 39.

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SEXTO

Por providencia de fecha 20 de junio de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 1 de octubre de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra las resoluciones del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 28 de abril de 2003, que desestimaron los recursos de alzada formulados contra las precedentes resoluciones de 20 de septiembre de 2002, que acordaron conceder el registro de las marcas número 2.445.303 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), para amparar servicios en clase 35 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y número 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), que ampara servicios en la clase 39 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo en la consideración de que no concurren los presupuestos de prohibición de registro contemplados en los artículos 11.1 f) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debido al carácter distintivo de los signos que configuran las marcas solicitadas y a la existencia de diferencias verbales, fonéticas y gráficas entre las marcas enfrentadas, que impide que se genere riesgo de confusión y de asociación, aunque los campos de aplicación coincidan, según se expone en el fundamento jurídico cuarto, en los siguientes términos:

[...] En el caso debatido la Sala, apreciando libre, conjunta y racionalmente la prueba practicada que obra en la causa, entiende que entre las marcas solicitadas y las prioritarias opuestas, existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas para evitar que se produzca el riesgo de confusión a de asociación que veda el artículo 12.1 de la LM, y ello a pesar de la coincidencias en los campos de aplicación de las marcas en liza.

En este sentido, desde el punto de vista fonético, no puede negarse que no suena de la misma forma a los oídos del consumidor medio la expresión " MASYMAS " que la de " MAS.SUPERMERCADOS ", y ello pese al carácter accesorio del segundo vocablo, accesoriedad que es fundamentalmente gráfica, que no fonética, ya que no hay razones para pensar que dicho consumidor vaya a prescindir del vocablo " supermercados " por el mero hecho de que en el diseño de la marca impugnada ocupe una posición subordinada a la palabra " MAS ", pues si se aceptara esta tesis sería tanto como sostener que la expresión " supermercados " no aparece en la marca solicitada e impugnada, lo que no puede aceptarse, de manera que siendo característica en general en el uso de las marcas su fonética, en la medida en que el consumidor cuando las solicita en el mercado las designa, pide un producto o servicio de una marca determinada, ese aspecto verbal hace que la marca solicitada tenga unas características verbales diferentes a la prioritaria, que por otra parte no se integra sólo por la palabra " MAS ", sino por la expresión " MASYMAS ", así configurada, lo que sin duda contribuye, además de dotarle de una identidad indiscutible, a que se distinga claramente de la solicitada. El aspecto gráfico de la marca impugnada, aunque secundario respecto al verbal, también contribuye a distinguir los signos enfrentados, toda vez que las marcas prioritarias son meramente denominativas, en tanto que las impugnadas tienen un diseño en colores y formas característico.

Las diferencias que acabamos de analizar impiden el riesgo de confusión o asociación aunque el campo de aplicación de las marcas enfrentadas coincida, porque tienen la suficiente fuerza identificativa para descartar dichos riesgos, no tratándose de signos idénticos sino a lo sumo semejantes, sin que sea de recibo la tesis de la demandante de que el término " supermercados " es de uso común y general, pues lo mismo puede decirse del vocablo " más ", así que aún siendo uno y otro de uso general por los hablantes del castellano, ello no impide que forme parte de una marca siempre y cuando aparezca con unas características y de una forma tal que permita que el signo de que se trate pueda funcionar como tal en el mercado, es decir que esa palabra de uso común se configure de una manera que dote de identidad propia a la marca.

En relación a la vulneración por las Resoluciones impugnadas de la prohibición de registro absoluta contenida en el artículo 11.1.1.f) de la LM, que postula la recurrente en su escrito de demanda, conviene señalar que ni la recurrente en vía administrativa ni sobre todo la OEPM al resolver sobre la concesión de los registros solicitados, la tuvieron en cuenta, habiéndose pronunciado el órgano administrativo sobre dichas marcas tan solo en cuanto a su compatibilidad con las de la recurrente en atención a lo dispuesto en el artículo 12.1 de la LM, a lo que se añade que, en cualquier caso, las marcas MAS.SUPERMERCADOS no incurren en la prohibición del artículo 11.1.f) de la LM, por el mero hecho de que la demandante sea titular de una cadena de supermercados que se denomina " MASYMAS " en la que se comercializan sus propios productos y servicios, porque la prohibición absoluta referida, cuando impide la inscripción como marcas de los signos o medios que puedan a inducir a al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios, está sin duda alguna refiriéndose a cualidades propias de los servicios o productos amparados, no a otras marcas presuntamente iguales o semejantes, para cuya apreciación sobre la semejanza o identidad con las marcas prioritarias, está el artículo 12.1 tan mencionado, por lo que se desestima el motivo y, con él, el Recurso en su integridad.

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia interpretativa de la referida disposición legal, se reprocha a la sentencia recurrida el error jurídico padecido al entender que entre las marcas solicitadas y las marcas prioritarias opuestas existen las suficientes diferencias fonéticas y gráficas para evitar que se produzca riesgo de confusión o de asociación, sin tomar en consideración los criterios jurídicos formulados por el Tribunal Supremo para comparar las marcas, que, en este supuesto, evidenciaría la irregistrabilidad de las marcas solicitadas por ser idénticas las denominaciones de los signos dominantes enfrentados, debido al indiscutible carácter genérico del vocablo "SUPERMERCADOS", que integra la marca solicitada, y la identidad de los servicios protegidos, tal como se reconoce en la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 6 de octubre de 2005.

El segundo motivo de casación, fundado en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la jurisprudencia acerca del factor tópico o de posición, que actúa de manera decisiva en la determinación de la compatibilidad o no de las marcas en conflicto y la incidencia de la identidad de clases del Nomenclátor Internacional de Marcas.

CUARTO

Sobre el primer y el segundo motivos de casación: la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

El primer y el segundo motivos de casación no pueden ser acogidos, puesto que consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», que se revela razonable y coherente con los criterios hermenéuticos de la lógica y con las reglas de la experiencia y del buen sentido, al basarse el pronunciamiento de compatibilidad de las marcas enfrentadas en la concreta apreciación de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre los signos en pugna, que excluye que se cree riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, aunque coincidan los servicios reivindicados.

En efecto, cabe referir que la Sala de instancia no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o arbitrariedad en la comparación de las marcas en conflicto, puesto que examina la marcas enfrentadas desde una visión de conjunto, sin descomponer artificialmente sus distintos elementos, y analiza los caracteres distintivos dominantes de los signos enfrentados, destacando la distintividad individualizadora de las marcas solicitadas por las diferencias fonéticas y gráficas y porque las marcas oponentes son denominativas, atribuyendo un carácter accesorio o secundario al término "SUPERMERCADOS", por su carácter genérico, aunque no impide que capte la atención del consumidor.

La Sala de instancia, en coherencia con su razonamiento argumental, concluye en la declaración de que no existe riesgo de confusión entre las marcas número 2.445.303 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), que ampara servicios en la clase 35, y número 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), que ampara servicios en la clase 39, con las marcas oponentes número 1.004.403 "MASYMAS", en clase 35 y número 2.436.539 "MASYMAS", en clase 39, al no poder aplicarse, en este caso, criterios de apreciación del riesgo de confundibilidad mas rigurosos o estrictos, debido al escaso carácter distintivo del vocablo "MAS", los servicios para los que se han solicitado (servicios de publicidad, comercio al por menor de toda clase de productos alimenticios (...); servicios de depósito y almacenaje, suministro, transporte y distribución de todo tipo de productos), y a la percepción de los consumidores y usuarios relevantes en estos sectores comerciales.

En el caso litigioso, la sentencia recurrida acierta al calificar el término "MAS" empleado en la configuración de las marcas en pugna de usual en el mercado para describir características de los servicios relacionados con la distribución y venta de productos alimenticios, aunque no sea inhábil para producir el efecto reflejo en el receptor cuando se integra en un complejo conjunto gráfico-denominativo que le dota de distintividad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala, en relación con la distintividad de las marcas, expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en la que dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

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Por ello, apreciamos que la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial que determina que la conjunción de vocablos genéricos puede componer un signo distintivo, ni incurre en error de Derecho al no descomponer las marcas solicitadas en sus diferentes elementos denominativos y gráficos para centrar exclusivamente la comparación en el vocablo "MAS", como pretende la entidad mercantil recurrente, que le permitiría monopolizar el referido término.

Cabe rechazar, por tanto, que la Sala de instancia se separe, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, de los criterios formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), en las que se sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, puesto que basa la ratio decidendi de su decisión en la apreciación de la disimilitud existente entre los elementos denominativos, fonéticos y gráficos que excluye todo riesgo de confusión, sin que atribuya al vocablo "MAS", que ocupa una posición prevalente en los signos enfrentados, un valor determinante de la declaración de incompatibilidad, debido a su escaso carácter distintivo para designar productos o servicios relativos a la distribución de productos alimenticios.

En este sentido, estimamos que el fallo de la Sala de instancia, al resolver que los nuevos signos no son susceptibles de confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras anteriores, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria, que goza de reputación en la actividad de mediación de seguros, entre los que se incluyen los seguros de hogar y, en consecuencia, en las actividades de reparación de daños cubiertos por seguros, frente a competidores que pretendan indebidamente aprovecharse del crédito ajeno, al garantizarse que el cliente que contrate servicios de la empresa CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. puede distinguir sin dificultad la procedencia empresarial respecto de los servicios ofrecidos por el titular de las marcas impugnadas.

Esta conclusión jurídica que sostiene la Sala de instancia, al afirmar la compatibilidad de las marcas enfrentadas, es, por ello, conforme con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

La contradicción del pronunciamiento de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el fallo de la sentencia dictada por la Sección Segunda de dicho Tribunal de 6 de octubre de 2005 (RCA 1642/2003 ), que ha devenido firme, al inadmitirse el recurso de casación interpuesto por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2007, no es determinante de poder apreciar infracción de la jurisprudencia, por tratarse de una sentencia que ha sido dictada por el Tribunal Supremo y por basarse el juicio sobre el riesgo de confundibilidad en la apreciación de la existencia de identidad fonética y de coincidencia de los servicios reivindicados en clase 42, con base en una doctrina jurisprudencial inaplicable, al formularse en relación con el derogado artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial.

Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, del prestigio adquirido y de su calidad.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la jurisprudencia de esta Sala que, en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, ha observado que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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La circunstancia de que las marcas aspirantes reivindiquen servicios que coinciden en las clases 35 y 39 de los servicios amparados por las marcas prioritarias oponentes, no impide su convivencia pacífica, ya que, como se ha expuesto, el grado de diferenciación denominativa, fonética y gráfica, promueve que entre los consumidores o usuarios no se suscite riesgo de confusión ni riesgo de asociación que provoque error en la determinación del origen empresarial.

Observamos que la sentencia de la Sala de instancia, que declara la compatibilidad de las marcas en conflicto, ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector del Derecho de Marcas se infiere del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad, puesto que en este supuesto las diferencias denominativas, fonéticas y gráficas existentes compensan el grado de identidad de los servicios designados.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

El riesgo de asociación, a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme es doctrina reiterada de esta Sala, no constituye un concepto jurídico autónomo o un criterio alternativo desligado del examen valorativo de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre las marcas confrontadas, porque no es posible su apreciación si no existe por parte del público la percepción de un riesgo de confusión, de modo que se integra en el juicio de confundibilidad de las marcas, como variante o modalidad del riesgo de confusión indirecto, que contribuye a precisar el alcance de éste, y que impide que el consumidor pueda confundir el origen de las marcas atribuyéndolas a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, al no poder caracterizarse de forma independiente, en sentido no relativo al origen de la procedencia empresarial de la marca, que constituiría una reducción injustificada de la libre competencia, por lo que procede rechazar que los signos que caracterizan las marcas aspirantes evoquen los servicios reivindicados por la compañía CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. y se cree riesgo de asociación entre las marcas en conflicto para el público al que van destinados dichos servicios.

Cabe concluir el examen de los dos motivos de casación articulados, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, con la declaración de que las marcas aspirantes número 2.445.303 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), que designa servicios en la clase 35, y número 2.445.304 "M.A.S. SUPERMERCADOS" (mixta), que distingue servicios de la clase 39, son compatibles con las marcas registradas oponentes números 1.004.403 y 2.436.539 "MASYMAS", que designan servicios en las clases 35 y 39, al ser suficientemente diferentes los elementos denominativos, fonéticos y gráficos para que puedan convivir en el mercado sin riesgo de confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que la coexistencia entre los signos enfrentados genere dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1312/2003.

QUINTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil CADENAS DE ESTABLECIMIENTOS MAS Y MAS, S.L. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de octubre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1312/2003.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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