STS, 10 de Octubre de 2003

PonenteD. Óscar González González
ECLIES:TS:2003:6204
Número de Recurso2173/1998
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION
Fecha de Resolución10 de Octubre de 2003
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diez de Octubre de dos mil tres.

En el recurso de casación nº 2.173/1998, interpuesto por la entidad SMITHS FOOD GROUP B.V., representada por la procuradora doña Almudena González García y asistida de letrado, contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1997, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 896/1995, sobre denegación de inscripción registral de las marcas internacionales gráficas números 552.363 y 552.364; habiendo comparecido como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la compañía LENG D'OR S.A., representada por el procurador don Antonio Mª Álvarez-Buylla Ballesteros, con asistencia de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la entidad SMITHS FOOD GROUP B.V. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 15 de abril de 1993, confirmadas en reposición por las de fecha 5 de abril de 1994, por las que se denegó la inscripción de las marcas internacionales gráficas números 552.363 y 552.364 por estimarlas incursas en la prohibición del apartado B.2 del artículo 6 quinquies del Convenio General de la Unión de París.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, por la demandante se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de enero de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente SMITHS FOOD GROUP B.V.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 27 de febrero de 1998 el escrito de interposición del recurso, en el cual expuso los siguientes motivos de casación:

1) Violación por inaplicación del artículo 2, apartado 2º, de la Ley de Marcas, al no reconocerse la resgistrabilidad de las marcas conformadas por la forma de un producto.

2) Infracción por aplicación indebida del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas, al ignorarse que para su aplicación la marca ha de consistir "exclusivamente" en un signo genérico, mientras que la propia sentencia reconoce que las marcas analizadas contienen elementos singulares, con lo que no se da el requisito de la exclusividad; así como por violación de la jurisprudencia contenida, entre otras, en las sentencias de 20 de abril de 1987 y 26 de enero de 1987, que obliga a una interpretación restrictiva de las prohibiciones en materia de propiedad industrial.

3) Violación, por aplicación indebida, del artículo 11.1.a) de la vigente Ley de Marcas, por la sentencia de instancia que, con base en dicho precepto, rechaza sin embargo la inscripción de las marcas solicitadas por pretender que son "usuales", lo que constituye la causa de prohibición de otro precepto distinto: el artículo 11.1.b) de la Ley de Marcas.

4) Infracción por aplicación indebida, en todo caso, del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas, porque en la aplicación del mismo se utilizan en la sentencia criterios de comparación, que sólo son propios de la aplicación del artículo 12 de la misma Ley, al tiempo que se gira la comparación con elementos probatorios no adverados.

5) Infracción de los artículos 14 y 24 de la Constitución española porque la circunstancia de hecho de que antes y después de denegársele al recurrente las marcas pretendidas se hayan concedido marcas similares, supone una vulneración de la seguridad jurídica y un atentado a la igualdad de la Ley que, al mantenerse tal criterio por la sentencia de instancia, igualmente se vulneran.

Terminando por suplicar sentencia por la que se case la recurrida y se decrete la pertinencia de que se revoque la denegación de los registros de las marcas internacionales números 552.363 (gráfica) y 552.364 (gráfica) y, en su lugar, se ordene la concesión de las mismas.

CUARTO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 15 de abril de 1999, ordenándose por otra de fecha 7 de mayo siguiente entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas, a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo.

QUINTO

Mediante escrito presentado en fecha 12 de mayo de 1999, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO contestó el trámite de oposición y, tras exponer los razonamientos que creyó oportunos, solicitó a la Sala dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

SEXTO

La entidad LENG D'OR S.A. presentó escrito de oposición en fecha 16 de junio de 1999, en el que manifestó los argumentos que consideró pertinentes y suplicó se dicte sentencia desestimatoria de todos los pedimentos de la recurrente, estimando íntegramente las pretensiones de la que suscribe y declarando ser conforme a derecho la sentencia del Tribunal de instancia, con los demás pronunciamientos inherentes.

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 17 de junio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por SMITHS FOOD GROUP B.V. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la protección en España para sus solicitudes 552.363 (gráfica) y 552.364 (gráfica), marcas internacionales relativas a diversos productos alimenticios salados, denominados "snacks", de las clases 29 y 30 del Nomenclátor internacional.

El Tribunal de instancia razona que: «lo que se trata de dilucidar es si los signos de las marcas cuya protección registral se pretende, son suficientemente distintivos para proteger los productos a que se refieren y, en este aspecto, conviene recordar que la función de las marcas es siempre de identificación, pues con ellas se trata de diferenciar unos productos para que no se confundan con otros, por lo que la confrontación ha de ser realizada en una visión de conjunto o sintética, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, habida cuenta que la fuerza distintiva de la marca gráfica estriba exclusivamente en los efectos visuales que el signo suscita en la mente de los consumidores. De acuerdo con esta pauta cabe afirmar que aunque sea posible mostrar un cierto número de peculiaridades o características propias de los signos que se reivindican como marcas, no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidas, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares, por cuanto la forma de parrilla, como la forma conoidal, resultan de uso general en el tráfico de los productos a que se refieren, a tenor de la prueba practicada en autos, con lo que la pretensión ejercitada cae dentro de las prohibiciones del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 6, quinquies, b) 2 del Convenio de París para protección de la propiedad industrial, modificado por el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, en cuanto, a juicio de la Sección, suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores, pues como ya ha declarado la jurisprudencia (sentencia de 27 de noviembre de 1994, entre otras varias) "la idea, concepto u objeto que se trata de representar debe primar sobre la utilización de los elementos gráficos que componen el dibujo" y de esta forma se pueden llegar a confundir los productos que se tratan de amparar con una marca, con los productos y actividades de otra produciendo, al menos, falta de claridad en el mercado, a lo que, no cabe oponer la existencia de precedentes, porque el precedente no es fuente de Derecho, ya que la Administración ha de resolver con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y menos aún pueden resultan vinculados los Tribunales que, a tenor del artículo 106.1 de la Constitución controlan la legalidad de la actuación administrativa y no podrían consolidar un eventual error padecido en una inscripción anterior, todo lo cual lleva a la desestimación de la demanda. Y puesto que no se cuestiona la facultad de denegar la protección de la marca internacional en España, reconocida por el artículo 74 de la Ley de Marcas, procedente será la desestimación del recurso contencioso-administrativo en cuanto los actos administrativos impugnados resultan ajustados a Derecho.»

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con apoyo en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes. El recurso ha sido formulado en forma adecuada con crítica de los razonamientos de la sentencia, por lo que no debe acogerse la inadmisibilidad que, con base en que se reproducen los fundamentos de la sentencia, postula una de las partes recurridas -LENG D'OR S.A.-.

SEGUNDO

El recurrente aduce en su primer motivo de casación, que la sentencia recurrida infringe el artículo 2.2º de la Ley de Marcas 32/1998, de 10 de noviembre, al no reconocer la registrabilidad de la marca consistente en la forma de un producto.

El motivo debe rechazarse, pues, aunque dicho precepto incluye entre los signos y medios que pueden especialmente constituir marca a "las formas tridimensionales entre las que se incluyen ... la forma del producto o su presentación", ello no quiere decir que tales signos no puedan incurrir en las prohibiciones previstas en la Ley. Es esto lo que indica la sentencia recurrida, que se limita a examinar, no la registrabilidad de las formas, sino si éstas tienen en el caso concreto que se le presenta, la suficiente virtualidad distintiva e identificadora, llegando a la conclusión de que no la tienen, lo que determinó su pronunciamiento de que incurren en la prohibición del artículo 11.1.a) de la Ley.

TERCERO

En los siguientes motivos se aduce que se vulnera dicho artículo, porque en la sentencia: 1) se exige para apreciar la genericidad que la marca solicitada consista "exclusivamente" en un signo genérico, siendo así que la sentencia reconoce que las marcas analizadas contienen elementos singulares -motivo 2º-; 2) se señala que los signos son usuales, lo que constituye la prohibición del apartado b) y no del a) que se menciona en la sentencia - motivo 3º-; y 3) se utilizan criterios de comparación que son propios del artículo 12 y no del 11 - motivo 4º-.

En los razonamientos de la sentencia se puede observar un doble hilo argumental: la falta de capacidad distintiva de la marca y su genericidad. Ambos tienen cabida en los artículos que cita a continuación: el 11.1 a), relativo a la prohibición absoluta de marcas genéricas, y el artículo 6, quinquies, b) 2 del Convenio de la Unión de París, que permite en su primer inciso rehusar las marcas "cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo".

Aunque se admitiera la tesis del recurrente de que no es aplicable la prohibición absoluta del artículo 11.1.a) por cualquiera de las razones que expone, quedarían subsistentes los razonamientos de la sentencia referentes a la falta de concurrencia del elemento de distintibilidad de la marca que constituye la base fundamental del derecho marcario, conforme se dice claramente en el artículo 1º y 11.1 -primer párrafo-, y en el precepto del Convenio de la Unión de París citado.

En efecto, ha de tratarse de un signo que "distinga o sirva para distinguir" un producto o servicio de los demás. El signo asociado al producto se convierte en verdadera marca cuando su observación produce en la mente del usuario o consumidor la representación de un origen empresarial, de una determinada calidad o fama, con la suficiente fuerza individualizadora o caracterizadora frente a otros que amparen productos o servicios iguales o similares.

La sentencia de instancia examina ese aspecto y llega a la conclusión de que "no alcanzan la suficiente fuerza individualizadora de los productos por ellas protegidos, para distinguirlas de otros existentes en el mercado que adoptan formas muy similares, por cuanto la forma de parrilla, como la forma conoidal, resultan de uso general en el tráfico de los productos a que se refieren".

Esta apreciación, que extrae de la prueba practicada en autos, no puede ser atacada en casación. Pero, además, es irreprochable, pues las formas de los productos alimenticios que se pretenden obtener en exclusiva se encuentran con ligerísimas variantes en numerosos productos de los denominados "SNACKS". Dada la rapidez con que se suele realizar el tráfico de productos alimentarios, las pequeñas diferencias existentes en productos también pequeños, vendidos en envoltorios, difícilmente permitirán una clara individualización, que sólo se realizará acudiendo al nombre de la empresa productora, por lo que la marca, en sí misma considerada, no sirve a su propia finalidad.

CUARTO

En su motivo sexto -debió decir quinto-, el recurrente atribuye a la sentencia recurrida infracción de los artículos 14 y 24 de la Constitución, lo que se produce, a su juicio, porque antes y después de el acto impugnado se han concedido marcas similares a las pretendidas.

El motivo debe igualmente rechazarse, porque, aparte de que los casos aportados como elemento de comparación muestran sustanciales diferencias con el presente, cabe aquí repetir lo reiteradamente expresado por esta Sala -sentencias de 28 de junio y 8 de julio de 1996 y 26 de mayo de 1997- de que "la concesión de una marca es una actividad reglada y no discrecional en la que, por tanto, no puede entrar en juego con carácter vinculante el precedente administrativo"; máxime, cuando de lo que se trata no es de que se ha admitido la inscripción relativa a la forma de un producto, sino de que dicha forma tenga distintividad e individualidad propia.

Debe igualmente añadirse, en relación con la igualdad en la aplicación de la Ley, que la jurisprudencia de esta Sala -sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo, 4 de abril, 25 de octubre y 12 de diciembre de 2000, 11 de julio de 2001 y 30 de abril de 2002, entre otras- ha señalado que la materia de marcas es eminentemente casuística, por lo que es difícil encontrar dos supuestos sustancialmente iguales, en los que concurran las mismas e idénticas circunstancias, siendo necesario, por el contrario, atender a los múltiples y variados factores que se dan en cada caso concreto.

QUINTO

Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas a la recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 2.173/1998, interpuesto por la entidad SMITHS FOOD GROUP B.V. contra la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1997, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso nº 896/1995; con condena a la parte actora en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 sentencias
  • SJS nº 1 122/2022, 7 de Marzo de 2022, de Guadalajara
    • España
    • March 7, 2022
    ...se encuentra, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1997, 13 de junio de 2000 y 19 de septiembre y 10 de octubre de 2003. Como dice la STS de 20 de marzo de 1997, reiterada por la de 22 de marzo de 2004, «en materia de interpretación de cláusulas de convenios ......
  • STSJ Cataluña 960/2004, 13 de Julio de 2004
    • España
    • July 13, 2004
    ...de evitar cualquier tipo de confusión, circunstancia que tampoco concurre en la marca solicitada. Como señala la jurisprudencia, STS, de 10 de octubre de 2003 , aunque el artículo 2 de La Ley de Marcas "incluye entre los signos y medios que pueden especialmente constituir marca a "las forma......
1 artículos doctrinales
  • La interpretación del convenio colectivo (Apuntes de Derecho comparado)
    • España
    • Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración Núm. 68, Julio 2007
    • November 1, 2007
    ...se encuentra, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1997, 13 de junio de 2000 y 19 de septiembre y 10 de octubre de 2003. Como dice la STS de 20 de marzo de 1997, reiterada por la de 22 de marzo de 2004, «en materia de interpretación de cláusulas de convenios ......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR