STS, 18 de Abril de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 1624/2000, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de enero de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de El Coto de Rioja S.A. contra el acto a que el mismo se contrae, acto que anulamos así como la inscripción de marca que aquél efectúa, sin costas.».

Contra la referida sentencia prepararon la Procuradora Doña María José Ruipérez Palomino y el Abogado del Estado, en las representaciones procesales que ostentan, respectivamente, de la Entidad Mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO y de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, recursos de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparados mediante providencia de fecha 7 de mayo de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 28 de junio de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que tenga por presentado este escrito y documentos acompañantes y sus copias, los admita, me tenga por personada y por interpuesto recurso de casación preparado contra la sentencia Nº 8 dictada en fecha 9 de Enero de 2.004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Cuarta, se admita a trámite el recurso, dictando en su día sentencia por la que, con estimación de este recurso, se case la sentencia recurrida y, en su lugar, se declare al derecho la concesión de la marca con denominación "CARRIL DE COTOS" solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número

2.182.290, con imposición de las costas a la parte adversa.».

El Abogado del Estado por escrito presentado con fecha 7 de julio de 2004, manifiesta que no sostiene la presente casación, dictándose Auto de fecha 23 de julio de 2004, en el que se acuerda declarar desierto el recurso de casación preparado por el Abogado del Estado.

Por providencia de fecha 14 de febrero de 2006, se admitió el recurso de casación preparado por la representación procesal de la Entidad Mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO.

Por providencia de fecha 19 de diciembre de 2006, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 11 de abril de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 2004, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil EL COTO DE RIOJA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, que acordó la inscripción de la marca número 2.182.290 "CARRIL DE COTOS", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, declarando la nulidad de dichas resoluciones por ser contrarias al ordenamiento jurídico.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca número 2.182.290 "CARRIL DE COTOS", que distingue productos pertenecientes a la clase 33 (vinos y otras bebidas alcohólicas, excepto cervezas), con la marca oponente número 907.994 "EL COTO", que ampara productos de la clase 33 (vinos, espirituosos y licores), que se fundamenta en la aplicación de los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de la existencia de similitud denominativa entre las marcas en conflicto, derivada de la utilización del término "COTOS" en la marca solicitada, que considera predominante desde una visión de conjunto, al atribuir al vocablo "CARRIL" un carácter distintivo secundario, y al estimar la probabilidad de que se produzca riesgo de asociación con la marca prioritaria y, en consecuencia, aprovechamiento indebido de la reputación ajena, según se razona en los fundamentos jurídicos segundo y tercero, en los siguientes términos:

Comenzando con los razonamientos referentes a la convivencia de marcas baste señalar que, dentro de la confusión que parece querer introducir la parte codemandada no ha acreditado ésta que ninguna de las marcas que supuestamente conviven sea anterior a la opuesta. Por otra parte sí se ha acreditado la existencia de numerosas marcas que contienen el término COTO por parte de la demandante hasta el punto de que, junto a su propia razón social, puede afirmarse que existe un conjunto amplio de denominaciones que identifican el producto -vino- con el término COTO o COTOS y la titularidad de la demandante. Puede por ello afirmarse, en razón a esa imagen de conjunto, que existe un consolidado mercado del producto asociado a la marca que se pretende proteger por prioritaria y que, ante la falta de explicación sobre la intencionalidad de la inscripción aceptada por el acto recurrido hace sumamente probable que este haya favorecido al indebido aprovechamiento del crédito ajeno con la consiguiente vulneración de lo dispuesto en el art. 13. c) de la Ley de Marcas .

Con relación a la similitud generadora de confusión en el consumidor el Tribunal se manifiesta, también, conforme a las pretensiones de la parte demandante y ello ante la valoración que efectúa de los términos del litigio. En las marcas enfrentadas hay un término predominante que es COTOS para la impugnada y COTO para la opuestas. Pues bien, no incide en una contemplación de conjunto la denominación "CARRIL" que carece de significado que pueda asociarse a la marca y, por ultimo, no puede hacerse reproche de genericidad a la denominación COTO ya que el carácter de genérico ha de ser predicado en relación con le producto significativamente vinculado a la caza o a la pesca, incluso a cualquier otro que se relacione con un terreno acotado o vedado a ciertas actividades pero no es propio ni asociable a una bebida alcohólica. Por todo lo expuesto entendemos que debe prosperar el recurso y la consiguiente y expresa declaración de incompatibilidad con la marca opuesta.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la exposición del primer motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, al basar la declaración de incompatibilidad de la marca solicitada número 2.182.290 "CARRIL DE COTOS" con la marca obstaculizadora número 907.994 "EL COTO", de forma arbitraria, sin atender a los criterios y factores adecuados para confrontar las marcas establecidos por esta Sala del Tribunal Supremo y sin tomar en consideración «la fuerza gráfica, fonética y expresiva» de los signos reivindicados respecto de la marca obstaculizadora, examinada desde una visión de conjunto, en contradicción con la aplicación que de dicho precepto, en casos idénticos, han realizado las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el segundo motivo de casación se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por la incorrecta aplicación que realiza la Sala de instancia de este precepto, fundado en un juicio de mera probabilidad del aprovechamiento indebido de la reputación del crédito ajeno, contrario a la teoría de las presunciones, y por exigir al titular de la marca solicitada explicación acerca de la intencionalidad de proceder a inscribir la marca "CARRIL DE COTOS", consideración que es ajena al Derecho de Marcas.

Sobre el primer motivo de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado, al deber considerar que la Sala de instancia ha infringido el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, al aplicar la prohibición de registrabilidad que contiene este precepto de forma inadecuada, al no tomar en consideración los criterios basados en las reglas de la lógica y el buen sentido que esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido como reglas jurídicas aplicables para determinar si la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión o de asociación, y evidenciarse que el Tribunal sentenciador, en este supuesto, ha incurrido en error patente al realizar el juicio de comparación basado en la desagregación artificial de los dos términos que componen la marca solicitada.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que no es convincente la argumentación expresada por el tribunal a quo para fundar la ratio decidendi de la sentencia en relación con la aplicación de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque, tras rechazar que el término "COTO" pueda calificarse de genérico, en razón de los productos reivindicados, aprecia de forma inapropiada la similitud denominativa existente entre las marcas en conflicto, derivado de la utilización de los vocablos "COTOS" y "COTO", eludiendo el análisis global o de conjunto de la marca solicitada que incluye el término "CARRIL", que tiene un carácter distintivo predominante, concluyendo, de forma errónea, en que se produce riesgo de confusión.

Debe referirse que, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Procede además advertir, que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos reivindicados y las condiciones objetivas de su comercialización, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia incurre en error jurídico al no valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor medio informado razonablemente, atento y perspicaz, que adquiere productos vinícolas, que se comercializan tanto en establecimientos dedicados al gran consumo como en tiendas especializadas, amparados en los distintivos de las marcas oponentes, no se produce evocación del carácter indicativo de la procedencia empresarial de dichos productos, de modo que se genere riesgo de asociación por la inclusión del término "COTO", que se anuda al significado del terreno, fundo, heredad o finca rústica donde se cultivan los viñedos, al no suscitarse la idea de que pertenecen a una misma firma o razón comercial.

Cabe significar que la sentencia de la Sala de instancia recurrida contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 9 de diciembre de 2004 (RC 217/2002 ), que reitera los criterios establecidos en las precedentes sentencias de 19 de noviembre de 2003 (RC 10004/1998), 1 de diciembre de 2003 (RC 7132/1998) y de 25 de febrero de 2004 (RC 1745/2000 ), de cuya fundamentación jurídica se desprende que la protección registral dispensada a la marca prioritaria "EL COTO" no impide que para productos vinícolas se registren otros signos que incorporen aquel vocablo con otras adiciones de términos distintivos significativos, de modo que el hecho de que una nueva marca que ampare vinos incorpore junto a otros el término "COTO" no obliga a aplicar, de forma absoluta, la prohibición registral prevista en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas .

Y, en concreto, en relación con la incorporación de marcas de composición binaria, que incluyen el término "COTO" y sobre el carácter genérico de este vocablo, se afirma en la citada sentencia:

En este específico supuesto la entidad recurrente sólo opuso inicialmente ante el organismo administrativo, como marca prioritaria, la número 1.614.514/3 "El Coto", por lo que no habría necesidad de hacer mayores consideraciones. Pero incluso si la comparación hubiera de hacerse con las otras marcas no opuestas en sede administrativa pero registradas a nombre de la empresa recurrente (a saber, Coto Vintage, Coto Privado, Coto Mayor, Coto de Imaz y Coto Vinícola) el contraste entre "Coto de Albeos" y todas ellas abocaría a la decisión corroborada por el tribunal de instancia, esto es, a la inexistencia de suficientes elementos de semejanza que hicieran entrar en juego la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1 .a). De nuevo nos remitimos en este punto a la doctrina que hemos recordado en el precedente fundamento de derecho sobre el control casacional de las apreciaciones de instancia, en este caso respecto a las apreciaciones sobre la semejanza de signos. Doctrina asimismo aplicable a las censuras que la parte recurrente vierte sobre la existencia de riesgo de confusión o riesgo de asociación entre la nueva marca y las prioritarias.

Finalmente, en el primer apartado del primer motivo de casación se añaden otras consideraciones ajenas en sí al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Afirma ahora la recurrente que la marca "Coto de Albeos", al incluir el toponímico de un lugar sito en la localidad de Creciente, en Pontevedra (de hecho, el lugar de Albeos es justamente el domicilio de la sociedad titular de la nueva marca, según los datos registrales que constan en el expediente administrativo) se halla incursa en la prohibición absoluta del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas, pues podría inducir a error sobre la procedencia geográfica del producto, su naturaleza, calidad y características. Alegación y cita de precepto que ni se instrumenta como motivo de casación autónomo ni fue planteada en el recurso de instancia (sobre la que, por lo tanto, no pudo pronunciarse el tribunal sentenciador), constituyendo una cuestión nueva inadmisible en casación.

En el segundo apartado del primer motivo se denuncia la infracción del artículo 11, apartado primero, letras a) y b), de la Ley de Marcas porque, a juicio de la recurrente, el tribunal de instancia no acierta al calificar de genérico al término "coto". Pero lo cierto es que en ningún momento la sentencia llega a calificar a dicho término de genérico, con las consecuencias legales inherentes, por lo que la censura resulta infundada.

La Sala de instancia se limitó a sostener, en cuanto apreciación adicional junto al resto de sus consideraciones, "la indudable relación que con la actividad vinícola tiene la utilización del término 'Coto' como referente a la base física donde se despliega dicha actividad, identificable con otros como podrían ser 'Finca' o 'Heredad', escasamente significativos en ese sector [...]". En cuanto apreciación de hecho sobre un elemento de experiencia común, de nuevo estas afirmaciones de la Sala de instancia difícilmente serían objetables en casación y, en todo caso, insistimos, no pueden ser impugnadas desde el punto de vista de los preceptos en que se funda esta parte del motivo. Pues si ciertamente el artículo 11, apartado primero, de la Ley de Marcas, impide el registro como marcas de los signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir (letra a) o de los que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común (letra b), no se entiende cómo el tribunal de instancia lo habría vulnerado al expresar las afirmaciones antes transcritas acerca del término "coto".

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Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, no ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al no atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar erróneamente que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión.

Esta conclusión jurídica que alcanzamos determinante de la declaración de compatibilidad de las marcas enfrentadas es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

Se constata que la sentencia de la Sala de instancia no ha respetado el principio de especialidad, que se infiere del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

En consecuencia, al estimarse el primer motivo de casación articulado, sin necesidad de examinar la procedencia del segundo motivo, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 1624/2000.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL COTO DE RIOJA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, por ser conformes a Derecho, al deber rechazarse el motivo de impugnación fundado en la infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, porque apreciada la existencia de suficientes elementos diferenciadores entre las marcas en conflicto, y deducido que no se genera riesgo de confusión ni riesgo de asociación, este precepto deviene inaplicable.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil SOCIEDAD COOPERATIVA AGROVITIVINÍCOLA SAN ISIDRO contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de enero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1624/2000, que casamos.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EL COTO DE RIOJA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de julio de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, que acordó la concesión de la marca número 2.182.290 "CARRIL DE COTOS", para designar productos de la clase 33, del Nomenclátor Internacional de Marcas por ser conforme a Derecho.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.