STS, 9 de Febrero de 2009

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2009:208
Número de Recurso5934/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 9 de Febrero de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a nueve de febrero de dos mil nueve

VISTO el recurso de casación número 5934/2006, interpuesto por la Procuradora Doña María José Corral Losada, en representación de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 489/2004, seguido contra la resolución del Director General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 16 de marzo de 2004, que desestimó el recurso de alzada planteado contra la precedente resolución de 11 de noviembre de 2003, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para amparar productos en clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 489/2004, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 7 de julio de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Que desestimamos el recurso interpuesto por la Procuradora Doña Mª José Corral Losada actuando en representación de GALLETAS GULLON S.A., contra la Resolución de 16 de marzo de 2004 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso interpuesto contra Resolución de la misma Oficina de fecha 11 de noviembre de 2003 y en consecuencia, denegó la inscripción de la marca denominativa nº 2.520.984 "FIBRACTIVE" solicitada para distinguir "galletas" en la clase 30 del Nomenclator Internacional, Resoluciones que confirmamos por ser ajustadas a Derecho, sin imposición de costas.

.

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 3 de octubre de 2006 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 28 de noviembre de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, con su copia, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenerme por comparecido en nombre y representación de GALLETAS GULLÓN, S.A. y por interpuesto Recurso de Casación contra la sentencia nº 580 dictada en los Autos de R. C.A. 489/2004, y previos los trámites preceptivos, se dicte sentencia en la que se acuerde el registro de la marca número 2.520.984 "FIBRACTIVE" para los productos solicitados de la clase 30 de la clasificación internacional.

.

CUARTO

Por providencia de fecha 10 de julio de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de fecha 5 de septiembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 11 de octubre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

.

SEXTO

Por providencia de 11 de noviembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 4 de febrero de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 16 de marzo de 2004, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 11 de noviembre de 2003, que denegó el registro de la marca nacional número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base jurídica en la aplicación de la prohibición absoluta de registro establecida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la apreciación de que los vocablos que componen el distintivo de la marca solicitada "FIBRA" y "ACTIVE" son de uso común para distinguir productos alimenticios, por lo que no pueden ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario, según se razona, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

«[...] El art. 4.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 diciembre 2001 ) dispone que "Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras".

Estableciendo el art. 5.1 c ) como prohibición absoluta de registro: "Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio".

El sentido de tal prohibición reside en dejar a libre disposición de todos los empresarios del sector todos los signos, medios ó indicaciones que por ser necesarios, usuales o útiles para designar el género, tipo, naturaleza, calidad, u otra característica de los mismos no deben de ser apropiados en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás. Siendo evidente por lo demás que la protección administrativa del derecho de propiedad industrial, a través del correspondiente registro tiene como uno de sus fundamentos y pilares la creatividad y la especialidad de los signos con que unos industriales, fabricantes, comerciantes pretenden distinguir de otros el resultado de su trabajo, fundamento que no puede apreciarse cuando el fonema, ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común.

Aplicado lo anterior al caso presente resulta que la marca solicitada está compuesta por el vocablo «FIBRA» que es de uso común para distinguir productos alimenticios que incorporen a su composición este elemento, tales como las galletas, unido al vocablo "ACTIVE" que no otorga distintividad alguna al vocablo FIBRA sino que lo redunda, indicando las características ó calidad del producto que ofrece, en este caso galletas que contienen fibra "activa",por lo que el añadido "ACTIVE" no otorga suficiente distintividad a la marca para poder ser registrada al amparo de lo establecido en el art. 5.3 de la Ley de Marcas, conforme al cual "Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley ",toda vez que como advierte la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997 [RJ 2003\3124 ]), la finalidad de este precepto no es permitir la simple conjunción de elementos comprendidos en los referidos apartados del artículo 5.1, sino solamente de aquellos que cumplen la función perseguida por el artículo 4, cual es distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que se trata de una denominación de fantasía, propia del ingenio de su inventor, que atribuye a la comparación un significado propio y distinto de sus elementos comparados, lo que como dijimos no ocurre en el caso presente por la simple adición del vocablo ACTIVE al de FIBRA.».

TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. se articula en la exposición de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que la Sala de instancia ha aplicado, indebidamente, la prohibición absoluta de registro que contempla dicha disposición legal, al no tomar en consideración que el apartado tres de dicho precepto autoriza que se registren marcas que se componen de la conjunción de varios signos descriptivos cuando el signo resultante tenga carácter distintivo.

CUARTO

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación articulado no puede ser acogido, puesto que consideramos que la censura que formula la defensa letrada de la entidad mercantil recurrente a la sentencia recurrida, fundada en la infracción del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en lo que concierne a la imputación a la Sala de instancia del error jurídico padecido en la apreciación de falta de suficiente distintividad de la denominación solicitada "FIBRACTIVE", resulta infundada, en cuanto que dicha palabra, compuesta por dos vocablos genéricos, descriptivos de la calidad, composición y cualidades de los productos que designan, no es susceptible de acceder al registro como signo exclusivo de un empresario.

A este respecto, resulta adecuado recordar, en relación con el presupuesto de distintividad de las marcas a que alude el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al disponer que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra», la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), que, en referencia a la aplicación del precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dijimos:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

.

En el caso presente que examinamos, como acertadamente sostiene la sentencia recurrida, los términos empleados en la configuración de la marca solicitada "FIBRA" y "ACTIVE" son los utilizados usualmente en el mercado para distinguir cualidades específicas de determinados productos alimenticios, como las galletas, por lo que resultan inadecuados para producir en el receptor el efecto reflejo que le permita recordar con facilidad el origen empresarial del producto designado.

La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al establecer que no podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector. impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca.

Por ello, procede rechazar que la Sala de instancia haya incurrido en infracción del apartado 3 del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que establece que «podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley », al estimar que no procede acceder al registro de la marca solicitada número 2.520.984 "FIBRACTIVE", para distinguir galletas, en la clase 30 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en cuanto que se basa dicha declaración en la apreciación de que la conjunción de los vocablos "FIBRA" y "ACTIVE" no dota a la marca de suficiente fuerza o capacidad distintiva, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de marzo de 2003 (RC 5632/1997 ).

En este sentido, observamos que la Sala de instancia no ha infringido el principio de interpretación del artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conforme al ordenamiento comunitario en materia de marcas, que vincula al juez nacional a privilegiar la interpretación de la norma nacional mas acorde con las Directivas o Reglamentos comunitarios.

En relación con la invocada sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 20 de septiembre de 2001 (C-383/99 P), cabe afirmar que los criterios jurídicos en ella formulados no permiten eludir el presupuesto de distintividad exigible para autorizar el registro de un signo como marca, ya que en este caso la conjunción de los vocablos considerados utilizados en la configuración de la marca "FIBRACTIVE", aún analizados desde una visión global o de conjunto, son percibidos por los consumidores pertinentes en el sector de la alimentación y, concretamente, en referencia a aquellos que adquieren galletas, como indicaciones de las características y cualidades intrínsecas del producto, que favorecen, por su composición, eficazmente el tránsito intestinal y, en consecuencia, no les permite reconocer el origen empresarial de dichos productos.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse el único motivo de casación articulado, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 489/2004.

QUINTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad mercantil GALLETAS GULLÓN, S.A. contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de julio de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 489/2004.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

46 sentencias
  • STSJ Comunidad de Madrid 2231/2009, 3 de Diciembre de 2009
    • España
    • 3 Diciembre 2009
    ...ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común. En palabras del Tribunal Supremo (STS 9 de febrero de 2009 ) La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al est......
  • STSJ Comunidad de Madrid 307/2023, 29 de Mayo de 2023
    • España
    • Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid, sala Contencioso Administrativo
    • 29 Mayo 2023
    ...permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca". En idéntico sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS 9 febrero 2009 (casación 5934/2006 ) y 15 diciembre 2010 (casación 1928/2010 ), Sentencia esta última en la que se incide en la consideración de que "La ......
  • STSJ Comunidad de Madrid 412/2022, 30 de Junio de 2022
    • España
    • 30 Junio 2022
    ...permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca". En idéntico sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS 9 febrero 2009 (casación 5934/2006) y 15 diciembre 2010 (casación 1928/2010), Sentencia esta última en la que se incide en la consideración de que "La ap......
  • STSJ Comunidad de Madrid 1502/2009, 9 de Julio de 2009
    • España
    • 9 Julio 2009
    ...ideograma ó gráfico utilizado carecen de toda novedad y además recogen conceptos de uso común. En palabras del Tribunal Supremo (STS 9 de febrero de 2009 ) La ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas , al es......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos
1 artículos doctrinales
  • Tribunal Supremo y otros tribunales
    • España
    • Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXX (2009-2010) Case Law Resoluciones Españolas
    • 3 Julio 2015
    ...Rosas» en los sectores interesados o de referencia y su atribución a una exclusiva y única procedencia empresarial. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, DE 9 DE FEBRERO 2009 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección (Ponente: Excmo Sr. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat) (Caso FIBRACTIVE) ......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR