STS, 27 de Junio de 2002
| Ponente | D. FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2002:4762 |
| Número de Recurso | 3780/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION |
| Fecha de Resolución | 27 de Junio de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Junio de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 3780/1996, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la sentencia nº 560 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1333/1992, de fecha 10 de octubre de 1995, sobre marca, siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 560 de fecha 10 de octubre de 1995, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de FEBRERO de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 3 de abril de 1996, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra estimando el recurso.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de julio de 1996, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 22 de julio de 1996, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 16 de abril de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de junio de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articulan dos motivos de casación; el primero, al amparo del Art. 95.1º.3º de la Ley Jurisdiccional por incongruencia de la sentencia con lo pedido en el recurso contencioso-administrativo; el segundo, al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción del Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial y jurisprudencia de la Sala aplicable al mismo.
En el primer motivo de casación articulado se alega infracción de los artículos 43.1 y 80 de la Ley Jurisdiccional al amparo del Art. 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por considerar que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia al resolver sólo la compatibilidad registral de las marcas IODINA y su oponente NIDINA, sin resolver la petición formulada en el recurso contencioso administrativo nº 1333/1992 por el recurrente NESTLE, S.A., que pretendía la denegación registral de la marca aspirante nº 1.298.306 por incompatibilidad con las marcas de su propiedad nº 1.164.416 NIDINA y nº 394.029 , mixta, DYNA. Así pues el recurrente en casación tiene razón cuando dice que la sentencia recurrida ha resuelto una cuestión no pedida por él en cuanto la sentencia solamente examina y resuelve la compatibilidad entre IODINA y NIDINA, omitiendo cualquier examen y pronunciamiento sobre la compatibilidad entre la marca aspirante IODINA y la marca mixta DYNA, propiedad del recurrente que era precisamente la pretensión que se ejercitaba en el recurso contencioso administrativo nº 1333/1992. No ofrece pues duda que la sentencia recurrida incurre en un vicio de incongruencia omisiva al no resolver el enfrentamiento entre la marca aspirante y las ya inscritas propiedad del recurrente, que era precisamente el único objeto del recurso contencioso administrativo y en consecuencia, dicha sentencia incurre en el vicio de incongruencia por infracción de las normas reguladoras de la sentencia al no resolver la verdadera pretensión ejercitada en la demanda, violando el artículo 359 de la L.E.C., y los artículos 43.1 y 80 de la Ley Jurisdiccional. Procede en consecuencia estimar el motivo de casación articulado por el recurrente casando y anulando dicha sentencia.
Una vez casando la sentencia recurrida, esta Sala, ha de resolver la verdadera pretensión del recurrente ejercitada en el recurso contencioso administrativo, dictando otra sentencia en dicho recurso de acuerdo con el contenido del mismo, para lo cual esta Sala se convierte en juzgador de instancia y recuperando todas las facultades que el Tribunal "a quo" tuvo para la práctica y valoración de la prueba en primera instancia, es decir sin las limitaciones que el recurso de casación tiene en materia de apreciación de la prueba practicada en primera instancia, y recuperando plena jurisdicción para resolver sobre el fondo del recurso, ha de decidir si entre las marcas enfrentadas en el recurso contencioso administrativo nº 1333/1992, IODINA aspirante nº 1.298.306, para productos de la clase 5ª, productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos de carácter farmacéutico, alimentos para bebés, material para curas, desinfectantes, fungicidas, herbicidas, y las marcas oponentes de las que es titular NESTLE, S.A., ya inscritas, marca internacional nº 394.029 mixta de gráfico y de leyenda DYNA, y la nº 1.164.416 NIDINA, ambas para proteger productos de la clase 5ª, existe o no la incompatibilidad fonética o gráfica que prohibe el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial. Esta Sala, coincide en lo substancial con lo dicho en la sentencia recurrida que interpreta correctamente el art. 124.1º, del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala aplicable al caso, dado que el problema se centra en determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial sin infringir el Art. 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 la marca aspirante nº 1.1.298.306 IODINA, para proteger productos de la clase 5ª, y sus oponentes ya registradas nº 394.029 mixta, DYNA y nº 1.164.416 NIDINA, ambas para proteger idénticos productos, llegando a la conclusión de que entre las marcas enfrentadas existen diferencias suficientes para poder convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, y que no concurre la prohibición del artículo 124.1º del mismo, puesto que como dice la sentencia de instancia, y ello es aplicable también a la marca DYNA omitida en dicha sentencia, las tres marcas enfrentadas coinciden fonéticamente en las dos sílabas finales DINA, pero se diferencia en la sílaba inicial IO de la aspirante que le otorga una fonética de IODO, a diferencia de sus oponentes NI que suenan a NIDO, y DINA que suena fonéticamente diferente y además respecto de ésta última cabe también la diferencia del gráfico que con forma de orla ovalada constituye su elemento gráfico, elementos diferenciativos suficientes para que puedan convivir registralmente sin riesgo de error o confusión entre ellas, tal como exige el Art. 124.1º del Estatuto, y que nos lleva a la desestimación del recurso contencioso-administrativo nº 1333/1992 interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A.
Al estimar el primer motivo de casación formulado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente ni a ninguna de las partes, tal como dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 3780/1996, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A., contra la sentencia nº 560 de fecha 10 de octubre de 1995, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1333/1992, que casamos y anulamos por no ser conforme a derecho al haber incurrido en vicio de incongruencia.
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) En su lugar dictamos otra sentencia por la que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1333/1992 interpuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE, S.A. contra las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 5 de abril de 1991 y 3 de marzo de 1993, que declaramos conformes a derecho acordamos la inscripción definitiva de la marca nº 1.298.306 IODINA, para proteger productos de la clase 5ª del Nomenclator.
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) No hacemos expresa condena en costas, ni de las del presente recurso de casación ni de las ocasionadas en primera instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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...una o varias, en su conjunto, según los casos ( SSTS. 20-3-98 ; 1-12-99 ; 28-1-2000 ; 13-6-2000 ; 25-10-2000 ; 16-2-2002 ; 19-6-2002 ; 27-6-02 ; 19-11-02 ; 18-7-03 ; 9-10-03 ; 13-12-03 y 19-4-04). En este sentido, según la STS, Sala Primera, de 9 de marzo de 1995: «... decae el motivo prime......
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...propio contexto objetivo de la prueba practicada ( SSTS. 20-3-98 ; 1-12-99 ; 28-1-2000 ; 13-6-2000 ; 25-10-2000 ; 16-2-2002 ; 19-6-2002 ; 27-6-02 ; 19-11-02 ; 18-7-03 ; 9-10-03 ; 13-12-03 y 19-4-04 ). La selección de pruebas para ser valoradas por el juez "a quo" es una facultad propia del ......