STS 207/1997, 17 de Marzo de 1997

PonenteD. JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO
Número de Recurso858/1993
ProcedimientoRECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución207/1997
Fecha de Resolución17 de Marzo de 1997
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Marzo de mil novecientos noventa y siete.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Oviedo sobre acción de cesación por violación de derecho de marca con resarcimiento de daños y perjuicios; cuyos recursos fueron interpuestos por Dª. Luisa, representada por el Procurador D. Nicolás Alvarez Real; así como por Dª. Laura, representada por la Procuradora Dª. Isabel Julia Corujo.ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- La Procuradora Dª. Pilar Oria Rodríguez, en nombre y representación de Dª. Laura, interpuso demanda de juicio de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Oviedo, siendo parte demandada Dª. Luisa, sobre acción de cesación por violación de derecho de marca con resarcimiento de daños y perjuicios, alegando, en síntesis, los siguientes hechos: Que la demandante obtuvo la concesión por el Registro de la Propiedad Industrial, de la marca "DIRECCION000", haciendo un uso ininterrumpido y notorio de la misma, la demandada ha usurpado de manera reiterada en el ejercicio de su actividad los derechos de la actora, creando un riesgo de error y confusión entre los consumidores. Alegó a continuación los fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que estimando la demanda se condene a la demandada a estar y pasar por la declaración del derecho de la demandante a no ser perturbada en el uso exclusivo de la denominación "DIRECCION000" para su aplicación a productos de confitería y pastelería, así como el reconocimiento del carácter del titular registral de tal marca en mi representada; se le condene a retirar a su costa del tráfico económico los embalajes, envoltorios y material publicitario que la demandada utiliza con tal denominación, con apercibimiento sobre las consecuencias de cualesquiera infracciones posteriores; se condene a la demandada a pagar a mi representada la suma de tres millones de pesetas (3.000.000) más cinco mil pesetas (pesetas 5.000) diarias, a contar desde el diecinueve de julio del presente año, hasta la cesación efectiva del uso indebido; con imposición de costas de contrario si se opusiere a estas pretensiones.".

  1. - El Procurador D. Francisco Montero González, en nombre y representación de Dª. Luisa, contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que estimando la excepción de nulidad de marca formulada por mi representada, se desestime la demanda y se acuerde la nulidad radical de la marca "DIRECCION000" por haber sido registrada contraviniendo lo dispuesto en las letras a) y b) del nº 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas 36/1980, ordenando lo procedente para su efectividad, con imposición de las costas a la actora.".

  2. - Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Ocho de Oviedo dictó sentencia con fecha 18 de septiembre de 1992, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando en todas sus partes la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar Oria Rodríguez, en representación de Dª. Laura, sobre acción de violación de derecho de marca con resarcimiento de daños y perjuicios, contra Dª. Luisa, representada en autos por el procurador de los Tribunales D. Francisco Montero González, debo declarar y declaro no haber lugar a las pretensiones de la misma, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos de la demanda y estimando en todas sus partes la excepción alegada por la parte demandada, debo declarar y declaro la nulidad del registro de la marca "DIRECCION000", obrante en el Registro de la Propiedad Industrial con el nº NUM000a nombre de la actora Dª. Laura, condenando a la parte actora al pago de las costas del juicio, con la limitación determinada en el fundamento undécimo de derecho.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Dª. Laura, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias, dictó sentencia con fecha 10 de febrero de 1993, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Se acoge parcialmente el recurso de apelación deducido por Doña Laura, contra la sentencia dictada por el Iltmo, Sr. Magistrado Juez, del Juzgado de primera instancia núm. 8 de Oviedo en Autos de Juicio de Menor Cuantía num. 246/92, seguidos a su instancia contra Doña Luisa, la que se revoca parcialmente, en el único sentido de dejar sin efecto el pronunciamiento de declaración de nulidad de la marca contenida en la misma. Se mantienen el resto de sus pronunciamientos, incluida la imposición de las costas de la primera instancia a la actora, sin hacer expresa imposición acerca de las causadas en esta alzada.".

TERCERO

1.- El Procurador D. Nicolás Alvarez Real, en nombre y representación de Dª. Luisa, interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, de fecha 10 de febrero de 1993, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 1º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción del artículo 688 del mismo cuerpo legal. SEGUNDO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia infracción del artículo 126 de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes, en relación con el artículo 40 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas.

  1. - El Procurador D. Luis Suárez Migoyo, posteriormente sustituido por la Procuradora Dª. Isabel Julia Corujo, en nombre y representación de Dª. Laura, interpuso recurso de casación respecto la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Asturias, de fecha 10 de febrero de 1993, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del número 3º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia quebrantamiento de las formas esenciales del juicio con violación de los artículos 240 y 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 260 y 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. SEGUNDO.- Al amparo del número 4º. del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se denuncia violación del artículo 14, párrafo primero, del Estatuto de la Propiedad Industrial vigente en el momento de la concesión registral de la marca y el artículo 1250 del Código Civil. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del artículo 14, párrafo primero, inciso segundo, del Estatuto de la Propiedad Industrial vigente en el momento de la concesión registral. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se denuncia infracción de la jurisprudencia referente al dominio sobre una marca.

  2. - Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido, el Procurador D. Nicolás Alvarez del Real, en nombre y representación de Dª. Luisa, presentó escrito de oposición al mismo.

  3. - No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 27 de febrero de 1997, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA MARTÍNEZ-PARDO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El motivo primero del recurso formulado por la parte actora, se apoya en el apartado tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y denuncia infracción de las formas esenciales del juicio, causando indefensión, por no haberse admitido una lista de testigos en primera instancia, rechazo que se repitió en la Audiencia.

El motivo vuelve a plantear la cuestión suscitada en ambas instancia y resuelta en sendos autos de 21 de julio de 1992 y 11 de noviembre de 1992, respectivamente, y de nuevo ha de rechazarse porque la razón de la inadmisión fue la extemporaneidad de la presentación de la lista de testigos (artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) en primera instancia y en segunda instancia el rechazo se fundó en que la prueba no se practicó por causa imputable al solicitante (artículo 862.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y como dichas razones no se desvirtúan en casación el motivo se desestima.

SEGUNDO

Los motivos segundo, tercero y cuarto, se apoyan en el apartado cuarto del artículo 1692 y denuncia infracción del artículo 14 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1931 vigente cuando se registró la marca, por no tener en cuenta, dice, que el certificado de concesión de una marca constituye presunción "iuris tantum" de propiedad, que se consolida a los tres años de explotación ininterrumpida; a continuación se dedica el recurso a hacer una análisis y estudio de las pruebas y tras ello recuerda que a partir de los tres años de vigencia y uso, la marca es inexpugnable. Todo ello, lo desarrolla en los tres motivos que se analizan conjuntamente.

Vigente, efectivamente, el Estatuto de Propiedad Industrial de 1931, cuando se registró la marca "DIRECCION000" en 1978, y vigente en la actualidad la Ley de Marcas de 1988, como puso de manifiesto la sentencia de instancia, la cuestión de la ley aplicable no suscita problemas en el presente caso porque Estatuto y Ley declaran no registrables los nombres genéricos y es un hecho inconcuso que el Juzgado y la Audiencia, tras minucioso estudio de las pruebas, llegaron a la conclusión de que el nombre "DIRECCION000" era de uso general en Asturias para designar una concreta variedad de dulces, cuyo nombre se atribuye a un antiguo profesor que lo ideó hace muchísimos años, y no fue creado por los antecesores de la actora y recurrente.

Es también hecho no discutido que la comercialización de la marca "DIRECCION000" la efectuó la recurrente añadiendo a la marca las palabras "del Profesor" y "Salas", lo que denota que no usó la marca tal como la registró y que el acto de registración no merece ser calificado como hecho de buena fe, porque pretendía beneficiarse en exclusiva de un nombre ya común en la región.

En consecuencia, no le corresponde a la recurrente la tutela jurídica que a las marcas concede la ley, porque al registrar se incurrió en causa determinante de nulidad, la cual puede ser alegada por los demandados tanto por vía de reconvención como por vía de excepción (artículo 126 de la Ley de Patente, al que remite el artículo 40 de la Ley de Marcas).

TERCERO

El motivo primero del recurso formulado por la demandada, denuncia infracción del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el cauce del número primero del artículo 1692 y un cúmulo de artículos todos ellos de carácter procesal.

La desestimación es insoslayable, porque el número primero citado comprende los supuestos de abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la Jurisdicción, que nada tienen que ver con el quebrantamiento de normas procesales, cuyo cauce de planteamiento es el del número tercero del artículo 1692, por lo que no procede analizar las infracciones también alegadas de los artículos 359 y 408 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los artículos 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Rechazo que se funda en los artículos 1707 y 1710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO

El motivo segundo por el cauce del número cuarto del artículo 1692, denuncia la infracción del artículo 126 de la Ley de Patentes, en relación con el artículo 40 de la Ley de Marcas.

Para el recurrente se han infringido porque alegada una causa de nulidad por vía de excepción no se ha declarado en la parte dispositiva de la sentencia y ello es infracción indudable.

La actora registró una marca con nombre genérico, la demandada alega su nulidad absoluta conforme al artículo 113, por vía de excepción, la nulidad es imprescriptible cuando como en este caso, se infringen los artículos 1 y 11 de la Ley de Marcas. No declarar la nulidad tras haber razonado en los fundamentos la infracción, puede constituir una incongruencia interna de la sentencia, que no ha podido apreciarse por estar mal planteado el motivo que la denunció, pero es también infracción de preceptos substantivos por interpretación errónea, con son los artículos citados, puesto que sí cabe fundar la contestación a la demanda en la nulidad de la marca por su carácter genérico, y cabe alegarlo como excepción, no puede eludirse en el fallo la declaración de nulidad pedida y que es consecuencia de la aplicación del precepto invocado. Por ello, el motivo debe prosperar.

QUINTO

Las costas del recurso interpuesto por la actora se le impone al amparo del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y cada parte pagará las causadas a su instancia respecto del recurso interpuesto por la demandada.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DESESTIMAR EL RECURSO interpuesto por la Procuradora Dª. Isabel Julia Corujo respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Sexta, de fecha 10 de febrero de 1993.

QUE ESTIMAMOS EL RECURSO interpuesto por el Procurador D. Nicolás Alvarez Real, casamos la sentencia de la Audiencia y confirmamos la dictada en primera instancia.

Se imponen a la actora las costas del recurso por ella formalizado. Las costas del recurso de la demandada serán satisfechas por la parte que las hubiera causado.

Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE LUIS ALBACAR LOPEZ.- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.- ROMAN GARCIA VARELA.- Rubricados. LECTORES: T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil AUTO DE ACLARACIÓN Fecha Auto: 10/04/97 Recurso Num.: 858/1993 Ponente Excmo. Sr. D. : Jesús Marina Martínez-Pardo Secretaría de Sala: Sr. Llorente García Escrito por: RSJ AUTO DE ACLARACION SENT. 858/1993. Recurso Num.: 858/1993 Ponente Excmo. Sr. D. : Jesús Marina Martínez-Pardo Secretaría Sr./Sra.: Sr. Llorente García A U T O TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CIVIL Excmos. Sres.: D. José Luis Albácar López D. Jesús Marina Martínez-Pardo D. Román García Varela _______________________ En la Villa de Madrid, a diez de Abril de mil novecientos noventa y siete. H E C H O S UNICO.- El Procurador D. Nicolás Alvarez Real, en nombre y representación de Dª. Luisa, presentó recurso de aclaración respecto la sentencia dictada por esta Sala de fecha 17 de marzo de 1997, en cuanto que considera que en materia de costas existe contradicción entre el fundamento de derecho quinto y la parte dispositiva. Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. JESÚS MARINA MARTÍNEZ-PARDO

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS UNICO.- No hacer pronunciamiento sobre costas en una sentencia; decidir que cada parte satisfaga las suyas o establecer que cada parte satisfará las por ella causadas, son tres formas de decir lo mismo. Y lo que está claro no necesita aclaración. Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. LA SALA ACUERDA: NO HABER LUGAR A LA ACLARACION instada por el Procurador D. Nicolás Alvarez Real respecto la sentencia de esta Sala de fecha 17 de marzo de 1997. Así lo acordamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Marina Martínez-Pardo, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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