STS, 23 de Marzo de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 1526/2003, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 17 de enero de 2007, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso interpuesto por el Procurador Sr. Martín Jaureguibeitia, en representación de Eroski Sociedad Cooperativa, sin costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA recurso de casación que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 21 de febrero de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil recurrente EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 3 de abril de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que habiendo por presentado este escrito con el poder, lo admita, me tenga por parte legítima en nombre de quien comparezco y por interpuesto RECURSO DE CASACIÓN contra la sentencia de fecha 16 de Enero de 2007 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después de los trámites que procedan y en base a los motivos que se citan en el cuerpo de este escrito, dicte sentencia en su día casando la referida resolución en cuanto desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi poderdante contra la resolución de 17 de Junio de 2003 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la Marca núm. 2.442.107 "SANUS", declarando que esta resolución administrativa no se ajusta a derecho y, por ende, denegando dicho registro, con lo demás que procediere.

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La Sala, por providencia de fecha 18 de octubre de 2007, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 20 de noviembre de 2007, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la entidad mercantil CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A..) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado, en escrito presentado el día 20 de diciembre de 2007, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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2. - El Procurador Don Isacio Calleja García, en representación de CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A., en escrito presentado el 14 de enero de 2008, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que habiendo presentado este escrito junto con sus copias, se sirva admitirlo y tener por impugnado en tiempo y forma en la representación que ostento de CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A., el recurso de casación interpuesto por EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, contra la Sentencia de fecha 17 de enero de 2007 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictando Sentencia por la que, acogiendo los motivos de impugnación expresados en el cuerpo de este escrito se desestime íntegramente dicho recurso confirmando la sentencia anterior, y se acuerde, en definitiva, el mantenimiento de la concesión a mi representada de la Marca Española nº 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" Y GRÁFICO con imposición de costas a la recurrente.

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Por providencia de fecha 18 de diciembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 18 de marzo de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala..

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación que enjuiciamientos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2007, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 17 de junio de 2003, que acordó conceder el registro de la marca número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que designa productos en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada interpuesto por la Entidad Mercantil CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. contra la precedente resolución de 21 de octubre de 2002.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA, con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo formulada en relación con este precepto, en la apreciación de la existencia de diferencias gráficas, debido a su original diseño, entre la marca aspirante número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que distingue productos de leche fermentada, en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la marca oponente número 2.394.772 "SANUN", que distingue productos de la clase 29, que permite su convivencia en el mercado sin riesgo de confusión de los consumidores, según se razona, en el fundamento jurídico sexto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

.[...] En este estado de la situación vemos que el acto recurrido ya se olvida del art. 11-1-c de la Ley de Marcas entonces vigente y se centra en el estudio comparativo de los signos. Pues bien, examinados se comprueba que la marca obstativa es simplemente denominativa en tanto la pedida se configura como un envase (muy frecuente, por cierto, en estos productos bebibles) donde se lee la marca ya descrita con el dibujo de un sol amarillo saliendo de o poniéndose sobre un manto verde con un fondo de cielo azul sobre el que se inscribe la leyenda. En resumen, un diseño original inconfundible con la marca obstativa que nada dice por sí misma, con lo que no se da el riesgo de colisión vedada en el art. 12-1-a de la Ley.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer motivo de casación se denuncia que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, pues aprecia la inconfundibilidad entre los signos en pugna, sin tener en cuenta el elemento relativo a la naturaleza de los productos que se pretende distinguir, que son coincidentes en cuanto designan productos lácteos, y descarta el riesgo de error de asociación en el mercado, despreciando el análisis sobre la evidente concurrencia de identidad o similitud entre los signos y los productos amparados, que considera un criterio comparativo de carácter complementario.

El segundo motivo de casación imputa a la Sala de instancia la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable, en relación con el artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial y con el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, al no tomar en consideración los criterios referentes a la necesidad de atender en el análisis comparativo al elemento característico, preponderante o relevante de los signos y tener en mayor consideración los elementos denominativos respecto de los gráficos.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

El primer y el segundo motivos de casación, fundamentados en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable al caso, que examinamos, por razones de lógica procesal conjuntamente, deben ser estimados.

Siguiendo la doctrina expuesta en las sentencias de esta Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2008 (RC 3955/2005) y de 19 de diciembre de 2008 (RC 5662/2006 ), consideramos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación inadecuada del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», pues no estima aplicable la prohibición relativa de registro contemplada en dicha disposición legal, con base en la doctrina del Tribunal Supremo formulada en relación con lo dispuesto en el artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, y, por ello, sin tener en cuenta la similitud denominativa existente entre la marca solicitada número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que distingue productos de leche fermentada, en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, y la marca oponente número 2.394.772 "SANUN", que distingue productos análogos -leche y productos lácteos- en la misma clase 29, que no se debilita por la configuración gráfica de la marca concedida, puesto que el riesgo de confundibilidad debe centrarse en la comparación de los signos "SANUS" y "SANUN", debido a la escasa distintividad de los demás términos "NATURAL + FIBRA", que configuran la marca aspirante, por aludir a la composición del producto, y la identidad de los ámbitos aplicativos reivindicados, que genera riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación entre los consumidores sobre la procedencia empresarial de dichos productos.

En efecto, acogiendo la referida doctrina jurisprudencial, apreciamos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho al no tomar en consideración el principio de interdependencia entre los signos enfrentados y los productos reivindicados, pues, conforme es doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

Procede, además, advertir, que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos amparados por las marcas en pugna destinados al gran público -productos de alimentación relacionados con las bebidas lácteas-, y la coincidencia de los establecimientos en que se comercializan dichos productos -supermercados y otros equipamientos comerciales-, la Sala de instancia debió valorar, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Conforme a este criterio apreciamos que la Sala de instancia incurre en error de apreciación al no valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor medio informado razonablemente, atento y perspicaz, que solicita productos lácteos, amparados en los distintivos de las marcas enfrentadas, se produce confusión acerca del carácter indicativo de la procedencia empresarial, puesto que consideramos que se genera riesgo de asociación por la inclusión del término "SANUS" en la denominación de la marca aspirante que evoca el distintivo de la marca prioritaria.

Entendemos, asimismo, que la Sala de instancia ha vulnerado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio rector del Derecho de Marcas se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, según se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", puesto que no expresa, en este supuesto, un juicio adecuado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. ».

Debe recordarse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

El grado de similitud denominativa existente entre los distintivos enfrentados, debido a la escasa fuerza expresiva de la denominación de raíz latina "SANUS", que alude al término en lengua castellana "SANO", que cabe calificar de término genérico, en relación con el distintivo prioritario "SANUN", que neutraliza el grado de disparidad gráfica, apreciable en una visión de conjunto de las marcas confrontadas, y el grado de identidad de los productos ofrecidos por ambas marcas, suscita en los consumidores riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999 ), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe estimar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

En consecuencia con lo razonado, procede declarar haber lugar el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1526/2003.

Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA y anular la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de junio de 2003, que acordó conceder el registro de la marca número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que designa productos en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por no ser conforme a Derecho.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución.

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal entidad mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de enero de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1526/2003, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 17 de junio de 2003, que acordó conceder el registro de la marca número 2.442.107 "SANUS NATURAL + FIBRA" (mixta), que designa productos en clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, procediendo la denegación del registro de la referida marca.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.