STS, 1 de Febrero de 2005

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2005:521
Número de Recurso7327/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 1 de Febrero de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil cinco.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7.327/2.000, interpuesto por PEPE JEANS CORPORATION (NETHERLANDS ANTILLES) N.V., representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 18 de abril de 2.000 en los recursos contencioso-administrativos números 1.302/1.996 y acumulados, sobre denegación de inscripción de rótulos de establecimientos número 209.149 "JEANS WEAR WORLD PEPE SERVICE" y números 209.148, 212.266, 250.119 y 250.924 "JEANS WEAR WORLD PEPE'S SERVICE".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y TEXTIL AYELO DE MALFERIT, S.L., representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de abril de 2.000, estimatoria de las demandas formuladas por Textil Ayelo de Malferit, S.L. que dieron lugar a los siguientes autos posteriormente acumulados en fecha 7 de enero de 1.998:

- 1.302/1.996 de la Sección Cuarta, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de marzo de 1.996, que estimaba el recurso interpuesto contra la del mismo organismo de 7 de agosto de 1.995 y denegaba la inscripción del registro del rótulo de establecimiento número 212.266 "JEANS WEAR WORLD PEPE'S SERVICE", para el ámbito de venta de prendas de vestir confeccionadas, especialmente ropa vaquera, dentro del límite territorial de los municipios de Catarroja y Torrente (Valencia);

- 1.750/1.996 de la Sección Quinta, interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de noviembre de 1.995 y 21 de marzo de 1.996 -confirmatoria de la denegación del registro del rótulo de establecimiento 250.119 "JEANS WEAR WORLD PEPE'S SERVICE", para el ámbito de venta de prendas de vestir confeccionadas, especialmente ropa vaquera, en el ámbito territorial de los municipios de Cuenca y Valencia;

- 219/1.997 de la Sección Séptima, interpuesto contra sendas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de octubre de 1.996 que, estimando el recurso interpuesto contra las anteriores de 5 de junio de 1.995 del mismo organismo, denegaba la inscripción de los rótulos de establecimiento 209.148 "JEANS WEAR WORLD PEPE'S SERVICE" y 209.149 "JEANS WEAR WORLD PEPE SERVICE", ambas solicitadas para el ámbito de fabricación y comercialización de toda clase de prendas de vestir, especialmente de chaquetillas y pantalones vaqueros y circunscritas territorialmente al municipio de Benetuser (Valencia), y

- 329/1.997 de la Sección Sexta, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 15 de octubre de 1.996, que estima el recurso interpuesto contra la de 1 de marzo de 1.996, denegando la inscripción del rótulo de establecimiento 250.924 "JEANS WEAR WORLD PEPE'S SERVICE" acordado en ésta última para el ámbito de venta de prendas de vestir confeccionadas, especialmente ropa vaquera, en los municipios de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Zaragoza, Huesca, Teruel, Pamplona, Logroño, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Oviedo, Santander, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Salamanca, Valladolid, Palencia, Soria, Segovia, Ávila, Alicante, Murcia, Albacete, Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Sevilla, Cádiz, Málaga, Huelva, Mallorca, Ibiza, Ceuta, Melilla, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Burgos, León y Zamora.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la codemandada presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 19 de octubre de 2.000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Pepe Jeans (Netherlands Antilles) N.V. compareció en forma en fecha 29 de noviembre de 2.000, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 120.3 de la Constitución, y

- 2º, amparado en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción de los artículos 86 y 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable a tales normas.

Terminaba suplicando que se case la sentencia recurrida y que se decrete la nulidad de la resolución que concedió el acceso al registro de los rótulos de establecimiento 209.148, 209.149, 212.266, 250.119 y 250.924.

El recurso de casación fue admitido por auto de la Sala de fecha 21 de octubre de 2.002.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas a al recurrente.

Habiéndose personado también como recurrida la sociedad Textil Ayelo de Malferit, S.L., por providencia de 8 de septiembre de 2.004 se declaró caducado su trámite de oposición al recurso, al no haber presentado escrito en el plazo concedido al efecto.

QUINTO

Por providencia de fecha 2 de noviembre de 2.004 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 18 de enero de 2.005, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La entidad comercial Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V. recurre en casación contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 18 de abril de 2.000, que había estimado el recurso dirigido contra la denegación de los rótulos de establecimiento "Jeans Wear World Pepe Service" (número 209.149) y "Jeans Wear World Pepe's Service" (números 209.148, 212.266, 250.119 y 250.924) acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La Sentencia impugnada fundaba su fallo estimatorio en las siguientes consideraciones:

"SEXTO: Tiene declarado el Tribunal Supremo en Sentencias como la de 1 de julio de 1987 (1987/5468) y la de 1.2.91 (1991/1202) que "No podrá registrarse como rótulo de establecimiento el que no se distinga suficientemente de una denominación registrada como marca o como nombre comercial o de otro rótulo, sin que esté previsto para su denegación el presupuesto de una simple semejanza, tal como ocurre con las marcas, sino que para denegar un rótulo se precisa que la semejanza sea cualificada, es decir de un grado superior a la que pueda exigirse para denegar marcas, debido precisamente a la diferente naturaleza, finalidad y ámbito territorial de protección de los rótulos, respecto a los demás signos, lo que exige una peculiar matización en la interpretación de las reglas prohibitivas que se contienen en el Estatuto para esta modalidad registral".

SÉPTIMO

Como tienen dicho reiteradamente las Secciones de esta Sala, la palabra "Pepe" es un nombre propio común, no susceptible de apropiación en exclusiva por entidad ni marca alguna, y por tanto no resulta aplicable la prohibición de poder utilizado por marcas distintas. Esta es la razón que hayan podido convivir en el mercado, con las marcas de la entidad demandada.

Pero es que además el rótulo pretendido por la parte demandante, junto a la palabra PEPE, tiene otras como JEAN, WEAR, SERVICE o WORLD, que no se parecen a ninguna de las palabras que están en las marcas de la entidad que se ha opuesto a la concesión de la marca solicitada. No cabe duda que las dos palabras conforman una unidad que ninguna confusión puede producir al consumidor.

En un cierto paralelismo, llevaría al absurdo considerar que porque una persona se llame PEPE, nadie más puede tener ese nombre. Precisamente para evitar confusiones el que, en todo el mundo, junto al nombre de una persona haya de ponerse su apellido o sus apellidos, que son los que pueden intentar individualizar a una persona. Con mayor motivo, en el presente caso, debe entenderse que así ocurre.

Por todo ello, procede estimar la demanda." (fundamentos de derecho sexto y séptimo)

El recurso de casación se articula mediante dos motivos. El primero de ellos formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por incongruencia de la Sentencia recurrida al incurrir supuestamente en manifiesto errores en cuanto a las marcas enfrentadas. El segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del citado precepto legal, aduce la infracción de los artículos 86 y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la jurisprudencia aplicativa de los mismos.

SEGUNDO

Según se ha indicado en el anterior fundamento de derecho, el litigio se plantea en torno a la solicitud de los rótulos de establecimiento 209.148, 209.149. 212.266, 250.119 y 250.924, todos ellos para establecimientos comerciales dedicados a ropa, especialmente vaquera, frente a los que la parte actora en casación opuso una serie de marcas prioritarias entre las que se encuentran la marca mixta nº 1.648.543 "Pepe World Service", la denominativa 1.750.632 "World Pepe Service" y otras.

Pues bien, basta la lectura del fundamento de derecho séptimo de la Sentencia recurrida que se ha reproducido más arriba para constatar que, efectivamente y tal como denuncia la actora en el primer motivo, la Sentencia incurre en incongruencia al no ajustar su resolución a las pretensiones de las partes. En efecto, la Sala de instancia, tras defender la inapropiabilidad del término "Pepe" - algo que coincide con la constante jurisprudencia de esta Sala en los numerosos litigios que se han planteado en torno al uso de dicho vocablo-, afirma que el rótulo pretendido incluye otras palabras "como Jean, Wear, Service o World, que no se parecen a ninguna de las palabras que están en las marcas de la entidad que se ha opuesto a la concesión de la marca solicitada". Teniendo en cuanta que la sociedad mercantil Pepe Jeans Corporation opuso a la solicitud de los rótulos diversas marcas y que entre ellas se encuentran -en todos los casos, como puede comprobarse en el expediente- una u otra, o ambas, de las marcas citadas ("Pepe World Service" o "World Pepe Service"), es evidente que la Sala se confunde respecto a cuales son las marcas opuestas. Sin duda opera sobre el error de entender que las marcas opuestas son sólo "Pepe Jean", "Don Pepe" o alguna otra de las que opuso la actora, sin advertir que entre las que opone a cada uno de los cinco rótulos solicitados se encuentran alguna de las dos mencionadas, que precisamente incluyen los términos "World" y "Service", además del apelativo "Pepe", todos ellos integrantes de los rótulos en cuestión.

La Sentencia incurre pues en la incongruencia que se denuncia al no efectuar la comparación entre los rótulos solicitados y todas las marcas opuestas, resolviendo en consecuencia en términos que no son los planteados por las partes, lo que hace procedente estimar el primer motivo de casación y resolver la cuestión debatida según las pretensiones efectivamente formuladas.

TERCERO

Al estimar el recurso de casación debemos resolver sobre la compatibilidad de los rótulos solicitados y denegados por la Oficina Española de Patentes y Marcas con las marcas que la actora en casación ha opuesto, entre las que se cuentan las ya citadas. El artículo 86 de la Ley de Marcas prohíbe la inscripción registral de un rótulo de establecimiento que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal. Pues bien, comparando los rótulos solicitados en el presente litigio "Jeans Wear World Pepe Service" (número 209.149) y "Jeans Wear World Pepe's Service" (números 209.148, 212.266, 250.119 y 250.924), frente a las marcas opuestas y, en particular, frente a las dos ya reiteradamente citadas, la número 1.648.543 "Pepe World Service" (opuesta a los cinco rótulos solicitados) y la número 1.750.632 "World Pepe Service" (opuesta a los rótulos números 212.266, 250.119 y 250.924), se constata un parecido indiscutible entre unos y otras originado por la coincidencia de tres términos de los cinco que integran ambos rótulos, que nos lleva a declarar la incompatibilidad de los signos enfrentados.

Dicho parecido denominativo se impone al consumidor medio que observa una coincidencia notable de términos que, aunque en orden distinto y aunque desconozca el significado en español de varios de ellos, puede inducirle al error de atribuir un común origen empresarial a la marca y a los establecimientos dedicados al mismo tipo de productos (ropa, en especial la vaquera). Tanto más cuanto que no se trata de una solicitud aislada de un rótulo para una localidad única, sino para una amplísimo número de localidades en toda España, lo que denota la presumible intención de implantar una cadena comercial con esa denominación. Tampoco supone un paliativo a la posibilidad de error el que una de las dos marcas sea gráfica (la número 1.648.543), al ser el elemento denominativo suficientemente parecido como para provocar la asociación entre unos y otras y provocar el error mencionado sobre su común origen comercial.

En definitiva, por aplicación directa de lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Marcas -y sin necesidad de considerar la posible infracción de las prohibiciones del artículo 12 de la propia Ley marcaria, en virtud de lo prevenido en su artículo 85, primer inciso- debemos denegar la inscripción de los rótulos pretendidos por Textil Ayelo de Malferit, S.A., por no distinguirse suficientemente de algunas de las marcas opuestas por Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V.

CUARTO

Consecuencia de lo visto en los anteriores fundamentos de derecho es la estimación del recurso de casación, formalizado por la empresa Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V., casando y anulando la sentencia de instancia, así como la desestimación del recurso contencioso administrativo entablado por la entidad Textil Ayelo de Malferit, S.A., denegando la inscipción de todos los rótulos de establecimientos solicitados por ella. De acuerdo con lo prevenido por los artículos 95.3 y 139.1 y 2, no se imponen las costas ni de la casación ni de la instancia, por no concurrir las circunstancias legales previstas para ello.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Pepe Jeans Corporation (Netherlands Antilles) N.V. contra la sentencia de 18 de abril de 2.000 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.302/1.996 y acumulados, que casamos y anulamos.

  2. Que DESESTIMAMOS dichos recursos contenciosos-administrativos, que fueron interpuestos por Textil Ayelo de Malferit, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas siguientes: de 24 de octubre de 1.996 en el expediente de rótulo de establecimiento número 209.148, de 24 de octubre de 1.996 en el expediente de rótulo de establecimiento número 209.149, de 27 de marzo de 1.996 en el expediente de rótulo de establecimiento número 212.266, de 2 de noviembre de 1.995 y 21 de marzo de 1.996 en el expediente de rótulo de establecimiento número 250.119, y de 15 de octubre de 1.996 en el expediente de rótulo de establecimiento número 250.924, resoluciones que confirmamos.

  3. Sin imposición de las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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