STS, 15 de Noviembre de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:7200 |
| Número de Recurso | 2954/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2954/2004 interpuesto por "METROVACESA, S.A.", representada por la Procurador Dª. Beatriz Ruano Casanova, contra la sentencia dictada con fecha 15 de diciembre de 2003 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 2786/2001, sobre denegación del rótulo de establecimiento número 263.778, "Meliá Madrid Princesa"; es parte recurrida "DORPAN, S.L.", representada por la Procurador Dª. Almudena González García.
"Dorpan, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 2786/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de mayo de 2001 que, al estimar el recurso administrativo interpuesto por "Inmobiliaria Metropolitana Vasco-Central, S.A.", anuló la resolución de 5 de mayo de 2000 y denegó el registro del rótulo de establecimiento número 263.778, "Meliá Madrid Princesa".
En su escrito de demanda, de 14 de octubre de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "declarando haber lugar al recurso y anulando la resolución dictada, dejándola sin ningún valor ni efecto, disponer la concesión del rótulo de establecimiento núm. 263.778 Meliá Madrid Princesa".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 26 de noviembre de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "declarando la desestimación del recurso contencioso-administrativo".
"Metrovacesa, S.A." contestó a la demanda con fecha 7 de febrero de 2003 y suplicó "sentencia desestimando el presente recurso en todas las peticiones de contrario, manteniéndose la expresada resolución registral, como acto conforme a Derecho". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 12 de febrero de 2003 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de diciembre de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con estimación del recurso interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en representación de Dorpan, S.L., debemos anular y anulamos la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23-5-01 reconociendo el derecho de la recurrente a la inscripción del rótulo Meliá Madrid Princesa, sin costas".
Con fecha 19 de abril de 2004 "Metrovacesa, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2954/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (en relación con el artículo 86 y 82 de la misma Ley ) [...] así como infracción de la jurisprudencia aplicable al respecto; infringiéndose también los artículos 1, 3.1 y 30 de la misma Ley ".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo en los supuestos de identidad aplicativa".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia recurrida infringe, por inaplicación, la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo sobre la regla de que en las marcas compuestas prevalece el elemento dominante".
"Dorpan, S.L." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas a la recurrente.
Por providencia de 23 de junio de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de diciembre de 2003, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Dorpan, S.L.", anuló la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada y acordó la inscripción del rótulo de establecimiento número 263.778, "Meliá Madrid Princesa".
A la inscripción del citado rótulo de establecimiento número 263.778, "Meliá Madrid Princesa", solicitada por "Dorpan, S.L.", se había opuesto "Inmobiliaria Metropolitana Vasco-Central, S.A." en cuanto titular del rótulo de establecimiento número 209, 209.382, "Hotel Princesa", y de las marcas números 1.728.647 (clase
16), 1.728.648 (clase 35) y 1.728.649 (clase 42), "Hotel Princesa", y 93.887 y 608.140, "Hotel Princesa Plaza".
La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta había considerado finalmente, tras rectificar su decisión inicial, que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 y 85 [de la Ley ] ya citados, por existir entre los distintivos enfrentados 'Hotel Princesa' (marca y rótulo prioritarios) y 'Meliá Madrid Princesa' (rótulo de establecimiento solicitado), una evidente similitud denominativa al coincidir el término 'Princesa', único elemento caracterizante del registro previo, ya que al solicitarse para un hotel cuando la marca prioritaria está registrada en la clase 42 para servicios de alojamiento en hoteles, se generaría en el público consumidor el riesgo de confusión proscrito por la Ley de Marcas. La coincidencia aplicativa impide la convivencia registral, al no existir suficientes disparidades denominativas entre los signos [...]".
Las consideraciones en las que, por su parte, se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
" [...] Es notorio que en el rótulo pedido destaca la referencia a la cadena MELIA con expansión mundial. A ello hemos de añadir que es titular la recurrente de HOTEL MELIA MADRID y por ello, y cuando se rotula un hotel como MELIA se le suele añadir la población donde se sitúa y si en una misma hay varios, no es de extrañar que se agregue otro elemento más de ubicación, en este caso PRINCESA con referencia a la calle (frente a Castilla, por ejemplo). En la oponente, por el contrario, lo determinante es PRINCESA, y en esto coincidimos con la resolución recurrida, pero este vocablo no es una referencia a lugar concreto sino denominación específica y así una sentencia de 27-2-97 de la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó a Metrovacesa S.A., su oposición a HOTEL PLAZA BARCELONA sobre la base de sus inscripciones HOTEL PLAZA y HOTEL PLAZA PRINCESA, considerando que PLAZA es solo un lugar urbano. Es decir, que para aquel Tribunal lo determinante era PRINCESA pero no como ubicación. Aquí el significado sigue siendo el mismo, lo esencial pero por sí mismo, y no con referencia a Madrid como municipio. Por el contrario, en el rótulo pedido lo esencial es MELIA, y los otros dos vocablos son simples datos de ubicación, de manera que si la oponente quiere esgrimir PRINCESA como lugar, no tiene razón su ubicación en Barcelona y, además, no cabe apropiación en exclusiva de una calle, una plaza o un municipio."
Aunque el recurso de casación consta de tres motivos, en realidad el primero y el tercero coinciden en su planteamiento. En el primero se acusa al tribunal de instancia de "inaplicación" del artículo
12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con sus artículos 86 y 82 . Cita la recurrente asimismo como infringidos los artículos 1, 3.1 y 30 de dicha Ley en cuanto definen lo que son las marcas registrables y cómo se adquiere el derecho sobre ellas. En el tercer motivo, por su parte, considera que aquella Sala no ha aplicado debidamente la regla jurisprudencial de que en la comparación de las marcas compuestas exigida por el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 "prevalece el elemento dominante".
El desarrollo argumental de ambos motivos se centra en subrayar las similitudes de los signos en conflicto, estimando la recurrente que existe una "identidad apreciable en el distintivo representado por la partícula "Princesa". A su juicio el rótulo "Meliá Madrid Princesa" tiene los suficientes elementos de similitud con las marcas o rótulo prioritarios ("Hotel Princesa" y "Hotel Plaza Princesa") como para justificar la denegación de su registro pues uno y otras coinciden en la partícula más cargada de significación.
Ninguno de ambos motivos puede prosperar, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. El tribunal de instancia ha aplicado el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 en un determinado sentido y ha valorado asimismo, dentro de su apreciación y a los efectos de aplicar la citada regla jurisprudencial, cuál era el elemento más característico (o "dominante") del nuevo signo distintivo presentado al registro. No es que con ello niegue el valor propio de los registros precedentes sino que se limita a permitir la adición de nuevos signos que no son incompatibles con aquéllos.
Es doctrina reiterada de esta Sala que no le corresponde, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones. Las consideraciones relativas a las marcas son igualmente extensibles a los rótulos de establecimiento, dado que el artículo 85 de la Ley 32/1988 hace aplicable a éstos las normas de la Ley relativas a las marcas y que el artículo 86 impide registrar los rótulos que no se "distingan suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal".
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable concluir que en el rótulo del establecimiento hotelero que aspira a su registro el elemento más característico y con mayor carga distintiva respecto de otros análogos es la partícula "Meliá", y no "Princesa". Con ella -y con la adición de los términos "Madrid" y "Princesa", alusivo este último a la calle de esta capital en la que se ubica- se singulariza un determinado hotel perteneciente a una cadena que, según afirma la Sala de instancia como hecho notorio, tiene una "extensión mundial". El conjunto denominativo así formado hace que un hotel denominado "Meliá Madrid Princesa" tenga los suficientes elementos de diferenciación con cualquiera de los opuestos como para permitir el acceso del nuevo rótulo al registro sin riesgo de confusión entre los usuarios. La parcial similitud con las marcas o rótulo prioritarios ("Hotel Princesa" y "Hotel Plaza Princesa") sólo sería relevante si se hubiera omitido que el nuevo establecimiento incorpora precisamente el término "Meliá" como rasgo característico de su identificación, término que lo hace fácilmente distinguible de aquéllos.
Tampoco el segundo motivo de casación puede ser estimado. Su breve contenido se limita a transcribir parcialmente un fragmento de la sentencia de esta Sala de 20 de junio de 1961 y a afirmar que estamos ante un supuesto de "identidad aplicativa" (lo que la Sala de instancia no ha negado en absoluto) por lo que la comparación de los signos enfrentados debe hacerse con "carácter restrictivo".
La referencia jurisprudencial corresponde a una situación normativa distinta de la aplicable al caso de autos. Desde la aprobación de la Ley 32/1988 -obviamente, no vigente en el momento al que se refiere aquella sentencia- la prohibición relativa de registro inserta en su artículo 12.1a .) se aplica tan sólo cuanto los signos aspirantes tengan la doble identidad o semejanza (fonética, gráfica o conceptual, por un lado, y aplicativa, por otro) con los signos precedentes. Estos últimos han de designar en todo caso, para que entre en juego aquella prohibición, productos o servicios idénticos o similares a los que la nueva marca trate de proteger.
Quiérese decir con ello que la semejanza o identidad aplicativa no es ya un elemento contingente que determine una mayor restricción en el juicio de comparación fonética, gráfica o conceptual, sino un factor de necesaria concurrencia para impedir el acceso al registro de nuevos signos que, precisamente por su doble concomitancia, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
En el caso de autos ya hemos analizado cómo la comparación en su conjunto que lleva a cabo el tribunal de instancia, sin negar en modo alguno que unos y otros signos coincidan en su ámbito de aplicación (hoteles), le lleva a negar la existencia de los demás factores de semejanza o identidad, sin cuya concurrencia simplemente no entra en juego la tan citada prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 2954/2004, interpuesto por "Metrovacesa, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de diciembre de 2003 recaída en el recurso número 2786 de 2001. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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