STS, 17 de Octubre de 2007

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2007:6642
Número de Recurso345/2005
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución17 de Octubre de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecisiete de Octubre de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 345/2005, interpuesto por Doña Estefanía, representada por el Procurador Don Isidro Orquín Cedenilla, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 1606/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 11 de octubre de 2004, recaída en el recurso nº 1777/2001, sobre denegación de inscripción de la marca mixta nº 2.243.484 "RM ROSA MARÍA LLADRÓ"; habiendo comparecido como parte recurrida la Entidad LLADRÓ COMERCIAL, S.A., representada por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, y asistido de letrado, y la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Doña Estefanía contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 12 de septiembre de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de octubre de 2000, que denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.243.484 "RM ROSA MARÍA LLADRÓ", para designar productos de las clases 42ª del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 1 de diciembre de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (doña Estefanía ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 9 de febrero de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los arts. 12.1, 13 a), b), c) y de), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los arts. 4.4, 5.2 y 6.1 a), de la Primera Directiva 89/1004/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas.

Terminando por suplicar sentencia que, con estimación del presente recurso, case y revoque la resolución recurrida, dictándose en su lugar otra que estime la demanda presentada por la recurrente, de conformidad con los motivos que se articulan.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 10 de enero de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 15 de febrero de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (LLADRÓ COMERCIAL, S.A. y ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hicieron mediante escritos de fechas 3 y 20 de abril de 2006 respectivamente, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dicte sentencia declarando la inadmisión del recurso o subsidiariamente desestimado, con expresa imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 14 de junio de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de octubre siguiente, dictándose otra en fecha 4 de octubre, en la que por necesidades del servicio, se deja sin efecto el señalamiento acordado, y se señala nuevamente para el día 9 de octubre de 2007, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.243.484 RM ROSA MARÍA LLADRÓ de la clase 42, para "servicios de Ingenieros que se encargan de evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes, en particular, la elaboración de planos para la construcción, la asesoría en materia de construcción, servicios de arquitectura, decoración de interiores y dibujo industrial".

Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que recayó sentencia desestimatoria con base en los siguientes argumentos:

"En el presente caso, como hemos dicho, se enfrentan las marcas LLADRO Y RM ROSA MARIA LLADRO, existiendo una obvia similitud desde el momento en que la marca denegada incluye completamente la marca anterior puesto que, como invoca la recurrente, se trata de su propio apellido, circunstancia que no puede tener las implicaciones que señala relativas a su derecho al nombre, habida cuenta de que nos encontramos (por mucho que éste sea el origen) ante el análisis de dos marcas, por lo que las denominaciones solo pueden ser analizadas desde el punto de vista de la propiedad industrial y se trata asimismo de un litigio entre personas jurídicas dentro de este ámbito.

Por otra parte, debemos señalar que además de que la marca codemandada en este procedimiento se encuentra registrada en la mayor parte de las clases previstas legalmente, la clase 42 (para la que se reclama la inscripción) tiene una amplitud que por sí misma puede incluir cualquiera de las que ostenta la primera de ellas.

Conviene señalar asimismo la STS de 21 de junio 2002 cuando establece que "El artículo 3 de la nueva Ley (de Marcas ) dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad". La presente casación se interpone frente a la anterior sentencia con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

De acuerdo con las consideraciones anteriores no es discutible en casación la apreciación realizada por la Sala de instancia de que existe similitud entre las marcas enfrentadas "desde el momento en que la marca denegada incluye completamente la marca anterior". Esta similitud, que no puede estimarse arbitraria ni irracional, pues el término "lladró" ciertamente aparece en ambas, lleva al juzgador a entender que se produce un riesgo de confusión al que se refería en el apartado c) del fundamento jurídico segundo de su sentencia. Frente a esta apreciación no pueden acogerse las afirmaciones de la recurrente de que existen elementos gráficos y denominativos diferenciales, ya que en la valoración del juzgador "a quo" estos elementos no son suficientes para evitar la confusión, aunque ello le lleve a disentir de las afirmaciones en contrario recogidas en la resolución recurrida de OEPM, (que pese a ello deniega por otro motivo), ya que, sin duda, el indicado término es el más relevante y el más atractivo para el consumidor en su labor mental de identificación del producto o servicio.

Debe tenerse presente que, en el caso de denominaciones compuestas, el consumidor acostumbra a designar el producto por el vocablo que le resulte más característico; de tal forma que esta reducción se generaliza y adquiere carta de naturaleza, hasta el extremo de desecharse los otros componentes del signo, que pierden su sustantividad y pasan a segundo plano, llegando incluso a difundirse en el mercado con la expresión dominante, que así resulta evocadora del objeto o servicio que se comercializa.

Es esto lo que ocurrirá con la marca "RM ROSA MARIA LLADRO". Con referencia a ella, el consumidor no empleará, como términos identificadores, ni "ROSA MARIA", ni "RM", por su escaso valor definitorio. Hablará de lladró no sólo por su fácil dicción, sino además, porque con ella se designan una serie de productos que son comúnmente conocidos, por pertenecer a una marca renombrada, que ha adquirido difusión en el mercado de los productos derivados de la porcelana. Asociará cualquier mercancía o servicio que lleve este nombre con su origen.

Si con el Registro se trata de amparar, por un lado, al titular de un signo precedentemente inscrito que con su esfuerzo ha dado fama y prestigio al objeto que comercializa, y evitar, por otro, falsas indicaciones de procedencia que puedan inducir al consumidor a confusión sobre el verdadero fabricante o empresario; esa función individualizadora debe cumplirla siempre que el peligro se manifieste de forma clara y evidente. Frente a ello no puede invocarse un pretendido derecho de inscripción del propio nombre y apellidos, pues por encima del derecho personal al uso del nombre se encuentra la transparencia y seguridad en el mercado.

Por ello, es correcta también la afirmación realizada en la sentencia de que el uso de los nombres en la denominación de una marca en nada varía el marco jurídico de prohibiciones de la Ley de Marcas. Así se desprende, en efecto, del artículo 13 a) de la Ley de Marcas que prohibe el registro del "nombre, apellidos, seudónimos o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca, siempre que los mismos estén incursos en algunas de las prohibiciones contenidas en el artículo 12 ".

En relación con los ámbitos aplicativos, tampoco puede modificarse la valoración efectuada por la Sala de instancia de que los servicios que amparan la marca solicitada "puede incluir cualquiera de los que ostenta la primera de ellas", es decir las oponentes. En efecto, los servicios de ingenieros a que se extiende el ámbito de la marca solicitada, y que ya han quedado transcritos anteriormente, se encuentran dentro de los propios de las marcas opositoras, como son los referentes a "servicios de estudio y proyectos" de la número 1.319.603, cuya caducidad declarada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Valencia, ha sido revocada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de abril de 2003 .

Esta similitud de denominaciones y campos aplicativos lleva a observar un mayor rigor en la aplicación de las prohibiciones de la Ley de Marcas, máxime cuando se trata de comparaciones a efectuar con una marca notoria, conforme se desprende del artículo 3 de la Ley de Marcas .

Por ello ha de considerarse que la valoración efectuada por la sentencia de instancia es correcta, al ampararse en la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas, y no en la del artículo 13 c), que aunque cita de pasada, no constituye la base de la desestimación del recurso, por lo que son irrelevantes los argumentos vertidos en el escrito de interposición relativos a la falta de aprovechamiento del prestigio ajeno, como lo son igualmente los referentes al uso de marcas Lladró por otros usuarios, pues, aunque estuvieran inscritas, el precedente en este campo no es vinculante, máxime si la introducción de un nuevo signo de similares características iba a aumentar la confusión.

Por último, al partir de un riesgo de confusión por semejanza de denominaciones y campos aplicativos, la prohibición aplicable será la prevista en el apartado 1.b) del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE, y no el apartado 4 .c) y artículo 5.2 que se refieren a los supuestos de que los productos no sean similares, sin que sea de aplicación el artículo 6.1, pues lo que se ha resuelto no es el derecho al uso sino el derecho de acceso al Registro. Debiendo en consecuencia desestimarse el segundo motivo de casación.

TERCERO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 345/2005, interpuesto por Doña Estefanía, contra la sentencia nº 1606/2004 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 11 de octubre de 2004, recaída en el recurso nº 1777/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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