STS 1224/2000, 29 de Diciembre de 2000

Ponente:MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL
Número de Recurso:3705/1995
Procedimiento:01
Número de Resolución:1224/2000
Fecha de Resolución:29 de Diciembre de 2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

"ACCIÓN REIVINDICATORIA. La normativa aplicable, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, (B.O.E. n° 272, de 12 de noviembre de 1988) señla en su Disposición Transitoria Tercera que ha de ejercitarse la acción ""antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular"". Pues bién, respecto al primer plazo, hay que tener en cuenta que la referida Ley entró en vigor (Disposición Final Primera) ""a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado"" y dado que la publicación lo fue el 12 de noviembre de 1988 y tal plazo ha de entenderse de días naturales, sin descuento de los festivos y no comprendiendo en él el día de la publicación, puede señlarse que el dies ad quem es el 13 de mayo de 1989. Como la demanda se presentó el 25 de noviembre de 1990 es obvio que no habían transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la Ley por lo que tal requisito aparece cumplido. Se estima la demanda. Se estima la apelación."

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 20 de octubre de 1995, como consecuencia del juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid sobre acción reivindicatoria del derecho de propiedad sobre marca, interpuesto por S. K., S.A., representada por el Procurador Sr. López Arevalillo, siendo parte recurrida la sociedad "P. R. S.L.", Dña. S.R.R. y D. G. P.G-R., representados por el Procurador Sr. Velasco M-C.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, la compañía mercantil "S,. K, S.A." promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra Dña. S.R.R., Don G.P.G.R. y la compañía mercantil "P.R., S.L." sobre acción reivindicatoria del derecho de propiedad sobre marca y en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1º) Declarando que "S.K., S.A." es titular de la marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento "S..".- 2º) Declarando que Doña S.R.R. y Don G.P.G.R. han usurpado para su propio beneficio y para el de la sociedad "P.R. S.L." la marca "S..", que pertenece a "S. K., S.A.".- 3º) Declarando, en su consecuencia, NULA la inscripción de la citada marca "S.." en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de Doña S.R.R. y Don G.P.G.R., con el nº 1.219.067.- 4º) Condenando a los demandados a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos y a que indemnicen a la demandante los daños y perjuicios que se le han ocasionado y puedan seguir ocasionando.- 5º) Disponiendo que se cancele en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de la marca antes mencionada-. 6º) Imponiendo a los demandados las costas procesales.".

Asimismo, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 14, Doña S.R.R. y Don G.P.G.R, promovieron demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la mercantil "S.K., S.A." por violación de derecho de Propiedad Industrial y Competencia Desleal y la representación procesal de "S.K., S.A." solicitó la acumulación de éstos a los tramitados en el Juzgado de Primera Instancia nº 12, por ser los más antiguos, lo cual fue decretado por auto de 9 de enero de 1991 por el Juzgado número 12.

Admitida a trámite la demanda y comparecidos los demandados, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "1º) Se desestime la demanda interpuesta por S.K., S.A. contra mis poderdantes por no acreditar la parte actora un derecho que justifique la procedencia de las acciones que promueve en reivindicación de la propiedad o de nulidad en relación al registro de la marca nº 1.219.067, denominada "S..", efectuado a nombre de Dña. S.R.R. y D. G.P.G-R. 2º) Condene a S.K. S.A. a indemnizar a mis poderdantes Dña. S.R.R, D. G.P.G-R y P.R., S.L. los daños materiales y morales que ha causado a mis representados con su actuación reflejada en este litigio y con el uso indebido de la marca "S.." que ha reconocido ella misma, cuantificándose el importe de la indemnización debida en trámite de ejecución de sentencia. 3º) Condene a S.K., S.A. al pago de las costas de este procedimiento, entrando a considerar si concurre la cualidad de litigante temerario en la parte actora."

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 4 de marzo de 1994 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que estimando la demanda deducida por el Procurador Sr. L. A., en nombre y representación de "S. K., S.A.", contra Dña. S.R.R, D. G.P.G.R y entidad "P-R, S.L." y desestimando la demanda deducida por Dña. S.R.R. y Don G.P.G.R contra entidad "S.K. S.A.", debo hacer los siguientes pronunciamientos: 1.- Declarar que "S.K., S.A." es titular de la marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento "S..". 2.- Declarar nula la inscripción de la marca 1.21º9.067, "S..", a favor de Doña S.R.R y Don G.P.G.R, ordenando su cancelación.- 3º.- Condenar a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.- 4º.- Las costas del procedimiento se imponen a los demandados Dña. S.R.R, D. G.P.G.R y entidad "P-R, S.L." .

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en fecha 20 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que desestimando las pretensiones de la demanda del actor "S.K., S.A." y estimando las pretensiones del demandado "R." (por existir acumulación de autos), debemos declarar y declaramos: 1.- Se declara el derecho Registral de Propiedad Industrial que la demandada, Doña S.R.R. y Don G.P.G-R. tienen el uso en exclusiva del signo distinto "S.." al amparo de su inscripción sobre el mismo en el Registro de la Propiedad Industrial con el nº de expediente: 1.219.067.- 2.- Condenar a la actora a que se abstenga de seguir utilizando la denominación de "·Sandwichlandia". 3.- Condenar a la actora a que retire de su establecimiento, así como de cualquier otro lugar los rótulos, carteles, impresos, tarjetas y en general toda documentación mercantil o publicitaria que muestre la denominación "S..". 4.- Se desestiman el resto de las peticiones.- 5.- No se hace expresa imposición de costas ni en primera ni en segunda instancia. (art. 523 y 896 de la LEC.)."

TERCERO.- Por el Procurador de los Tribunales, Don Elías López Arevalillo, en nombre y representación de "S.K., S.A.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos: Primero

.- Amparado en el art. 1692, de la LEC, por infracción de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 32/1988, de Marcas, de fecha 10/11/1988, en relación con el art. 3,2 de la misma, y 9,3, de la Constitución Española. Segundo.- Con base en art. 1692,4º de la LEC. y 5,4 de la LOPJ por infracción de los arts. 24,1 y 2 de la C.E. y la doctrina legal citada.

CUARTO.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador , D. Francisco V. M-C., en representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ambas sentencias, de primero y segundo grado, totalmente contradictorias entre sí, se han pronunciado sobre un supuesto de acumulación de autos producido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid en que se tramitaba el juicio declarativo de menor cuantía 1019/90, al que se acumuló el proceso de igual clase y ante el Juzgado nº 14 bajo el nº 1314/90. Aquel fue promovido por la entidad S. K. S.A. contra Dña. S.R.R, D. G.P.G.R y la entidad social "P-R, S.L." y en el acumulado a éste figuraban como actores los demandados en el otro y como demandada la entidad S. K. S.A.

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid dictó con fecha de 4 de marzo de 1994 sentencia estimatoria de la demanda promovida por S.K. S.A. con imposición a los demandados de las costas procesales.

Interpuesto contra dicho fallo recurso de apelación por la parte demandada, la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 20 de octubre de 1995 desestimó las pretensiones de S K S.A. y estimó las de los demandados -actores en los autos acumulados- sin hacer imposición de costas en ninguna de las instancias.

En el recurso de casación interpuesto contra dicho fallo de alzada por S K S.A. se articulan dos motivos, ambos amparados en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El primero estima infringida la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 3,2 de dicha normativa y el artículo 9,3 de la Constitución Española y el segundo y último que aduce infracción de los artículos 24,1 y 2 y 120,3 de la Constitución Española y de la doctrina recogida en las sentencias de esta Sala de 7 de marzo de 1992 y 18 de mayo de 1993, así como en las en ellas citadas.

SEGUNDO.- Figuran como hechos probados en la instancia, los siguientes: a) La entidad S.K. S.A. fue constituida por escritura pública de 24 de junio de 1986, ante el Notario de Madrid, Don T. V. C. bajo el nº 1468 de su Protocolo, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 14 de octubre de 1986. b) PR S.L., originariamente como empresa individual y con denominación GPG-R, desde el año 1967 ejerce su actividad en el nº 119 de la calle Fuencarral de Madrid y la entidad P-R S.L. se constituyó por escritura pública de 5 de noviembre de 1981, ante el Notario de Madrid, Don HSV con el nº 1468 de su Protocolo y que fué subsanada por escritura otorgada ante el mismo fedatario el 1 de abril de 1982 y con el nº 477 de su Protocolo y año, de modificación de los artículos 13 y 14 de los Estatutos de dicha Sociedad. c) Que la Sociedad SKS.A. viene utilizando el vocablo "S..", como signo distintivo de su establecimiento comercial, sito en la Glorieta de Q. nº 2 de Madrid, como nombre comercial y marca de sus productos desde octubre de 1987. d) Doña S.R.R. y Don G.PGR presentaron una solicitud de inscripción de la marca S.. el 13 de noviembre de 1987, siéndoles concedida el 16 de octubre de 1989 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de mayo de 1990, "para los servicios o actividades prestados por establecimientos que se encarguen de procurar alimentos y bebidas para el consumo, de auto-servicio y de hostelería en general" con el nº 1.219.067. e). Que, asimismo los citados presentaron el 5 de abril de 1990 solicitud de inscripción con la denominación "S.." para las marcas números 1.561.107 y 1.561.108. f) S.K. S.A. solicitó el 12 de febrero de 1988 la marca nº 161.751 con denominación "S..", siéndole denegada por el parecido/identidad con la marca oponente 1.219.067 el 20 de febrero de 1990 y publicándose tal denegación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de abril de 1990 y g) Que la demanda de esta litis promovida por S.K. S.A., con data de 17 de septiembre de 1990 fue presentada el 25 de noviembre de 1990.

TERCERO.- Recoge el primer motivo del recurso, que la Disposición Transitoria Tercera de la vigente Ley de Marcas, autoriza a quien esté usando la marca para pedir la anulación de una registrada siempre que ejercite la acción antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y que no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular. Dicha disposición, sigue diciendo el desarrollo del motivo, no hace referencia alguna al término "notoriedad", por lo que la parte que pretende la anulación de la marca, con apoyo en tal disposición,

únicamente debe probar el uso que venía haciendo de la misma La sentencia recurrida no aplica la Disposición Transitoria Tercera, sino únicamente el artículo 3,2 de la Ley, siendo así que los hechos son anteriores a la entrada en vigor de la Ley 32/1988, y se les deben aplicar por ende las disposiciones transitorias.

El motivo tiene que ser acogido. Grave defecto de la resolución recurrida en esta vía casacional es haber prescindido, hacer caso omiso de la citada Disposición Transitoria.

La normativa aplicable, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, (B.O.E. nº 272, de 12 de noviembre de 1988) señala en su Disposición Transitoria Tercera que ha de ejercitarse la acción "antes de que transcurran tres años desde la entrada en vigor de la Ley y no hayan pasado tres años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular". Pues bién, respecto al primer plazo, hay que tener en cuenta que la referida Ley entró en vigor (Disposición Final Primera) "a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado" y dado que la publicación lo fue el 12 de noviembre de 1988 y tal plazo ha de entenderse de días naturales, sin descuento de los festivos y no comprendiendo en él el día de la publicación, puede señalarse que el dies ad quem es el 13 de mayo de 1989. Como la demanda se presentó el 25 de noviembre de 1990 es obvio que no habían transcurrido tres años desde la entrada en vigor de la Ley por lo que tal requisito aparece cumplido. Igualmente puede afirmarse que no habían transcurrido los tres años desde la concesión de la marca cuyo registro se pretende anular, que fue publicada el 1 de mayo de 1990 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Cumplida la exigencia del uso por la parte recurrente desde octubre de 1987, notoriamente anterior a la concesión tabular a favor de los demandados, el motivo tiene que ser acogido, revocada la sentencia recurrida y aceptada la de primer grado, excepto en cuanto al pronunciamiento sobre costas.

CUARTO.- El acogimiento del motivo hace superfluo el examen del segundo planteado y lleva como consecuencia que esta Sala acepta el fallo de Primera Instancia, excepto en el pronunciamiento de costas y que se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias.

.

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Elías LA, en nombre y representación de S K S.A. frente a la sentencia pronunciada por la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de octubre de 1995 en autos de juicio declarativo de menor cuantía 1019/1990 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, revocando dicha sentencia y aceptando el fallo de Primera Instancia, excepto en las costas que se da aquí por reproducido para evitar innecesarias repeticiones y sin hacer declaración sobre las costas de este recurso, ni sobre ninguna de las instancias.

.- IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.- ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.-JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.- Firmado y Rubricado.