STS 166/2000, 29 de Febrero de 2000

Ponente:GARCIA VARELA, ROMAN
Número de Recurso:1575/1995
Procedimiento:01
Número de Resolución:166/2000
Fecha de Resolución:29 de Febrero de 2000
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil
RESUMEN

REIVINDICACION. NULIDAD DE MARCA. NOMBRE COMERCIAL EXTRANJERO. El nombre comercial extranjero no necesita inscripción en Españ para gozar de protección. Tampoco requiere el uso en nuestro país, sino que basta la demostración de su utilización antecedente en el país de origen. No cabe la exigencia del registro de su nombre comercial en Españ, debido a que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no lo requiere, y pese a que el artículo 77 de la Ley de Marcas indica que el nombre comercial se haya usado en nuestro país, el citado precepto del Convenio no reconoce tal circunstancia. Se desestima la demanda. Se desestima la apelación. A la casación ha lugar.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo integrada por los Magistrados arriba indicados, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en grado de apelación, en fecha 27 de junio de 1994, en el rollo número 443/93, por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía sobre reivindicación y nulidad de marca e indemnización de daños y perjuicios, seguidos con el número 655/91 ante el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia; recurso que fue interpuesto por la entidad mercantil "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", representada por el Procurador don Rafael R.M., en él que también fue parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador don Fernando B.M., en nombre y, representación de la mercantil "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía, turnada al Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia, sobre reivindicación de la marca número 1.302.736 "CASADEY", nulidad de la marca 1.165.343 "CASSADEY" e indemnización de daños y perjuicios, contra la "SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL REY", en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "Que se dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare: 1º.- El derecho de propiedad de "CALZATURIFICIO CASADEI, S.P.A" sobre la marca 1.302.736

"CASADEI". la nulidad de la marca 1.165.343 "CASSADEY" concedida a la empresa demandada, inscribiéndose tal nulidad en el Registro de la Propiedad Industrial. Que el registro de las marcas 1.165.343 "CASSADEY" y 1.302.736 "CASADEI" por la demandada constituye un acto de competencia desleal. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2.- A restituir a la entidad actora su marca "CASADEI". Restitución que tendrá lugar mediante la subrogación de la actora en la titularidad registral indebidamente obtenida por la demandada, de tal suerte que la empresa "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A" se inscriba como titular de la marca 1.302.736 "CASADEI" en el Registro de la Propiedad Industrial. 3.- Abstenerse en el futuro de toda utilización de la marca que se ha reivindicado. 4.- Indemnizar a mi representada los daños y perjuicios ocasionados, con su actividad de competencia desleal, los cuales se determinarán en ejecución de sentencia.

5.- A pagar las costas del presente pleito, habida cuenta de la mala fe con la que ha procedido la demandada".

Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, el Procurador don Germán C.S., en su representación, la contestó y formuló a su vez demanda reconvencional, suplicando al Juzgado: "Tenga por presentado este escrito con el poder, documentos y copias, por contestada la demanda, y por formulada reconvención, y de traslado de la misma a la actora, para que la conteste, y en su día previo recibimiento a prueba, dicte sentencia donde se desestime la demanda y absuelva de la misma a la demandada, se estime la reconvención y se declare: a) Que la actora carece de derecho a introducir, fabricar y vender en España, por sí o por otras personas o entidades calzados con la marca "CASADEI", por estar registrada a favor de la demandada, condenándola: b) A indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandada con la venta de calzado con la marca

"CASADEI", a determinar en el proceso y en ejecución de sentencia, por alguno de los modos previstos en el artículo 38 de la Ley de Marcas. c) A retirar del mercado las existencias de calzado con dicha marca y la publicidad que existe de la misma, en el plazo de quince días desde la firmeza de la sentencia. d) A publicar la misma en un periódico de gran circulación de Alicante, a costa de la actora-reconvenida. e) Al pago de todas las costas de este juicio". El Procurador don Fernando B.M., en nombre y representación de "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", en su contestación a la reconvención, suplicó al Juzgado: "Que en su día se dicte sentencia definitiva por la que se desestime la reconvención formulada de contrario, absolviendo a mi representada y se decreten los pronunciamientos de declaración y condena especificados en el "petitum" de la demanda, con imposición de las costas procesales a la parte contraria".

El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia dictó sentencia, en fecha 20 de marzo de 1993, cuya parte dispositiva se transcribe literalmente: "Que desestimando la excepción de prescripción de la acción de nulidad y desestimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Fernando B.M., en nombre y representación de la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A" contra la "SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL REY", actualmente denominada "CALZADOS REY COOPERATIVA VALENCIANA", debo declarar y declaro no haber lugar a la misma y, en consecuencia debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones contenidas en la demanda contra la misma formulada, con expresa imposición de costas a la parte actora. Y, estimando parcialmente la demanda reconvencional formulada por el Procurador de los Tribunales don Germán C.S., en nombre y representación de la entidad "CALZADOS REY COOPERATIVA VALENCIANA", contra la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", debo declarar y declaro haber lugar parcialmente a la misma, y en consecuencia: 1º. Debo declarar y declaro que la entidad actora-reconvenida "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", carece de derecho a introducir, fabricar y vender en España, por sí o por otras personas físicas o jurídicas, calzados con la marca "CASADEI", registrada a favor de la entidad demandada reconviniente. 2º. Debo condenar y condeno a la entidad actora reconvenida a retirar del mercado las existencias de calzado con la marca "CASADEI" y la publicada que exista de la misma, dentro del plazo que se fije a tal efecto en ejecución de sentencia. 3º. Debo condenar y condeno a la entidad actora reconvenida a publicar, a su costa, la parte dispositiva de la presente resolución en un periódico de gran circulación de Alicante. Todo ello sin efectuar expresa imposición de costas".

SEGUNDO.- Apelada la sentencia de primera instancia por la representación procesal de la actora, y, sustanciada la alzada, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia, en fecha 27 de junio de 1994, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A" contra la sentencia dictada en primera instancia de este proceso, la confirmamos, con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada".

TERCERO.- El Procurador don Rafael R.M., en nombre y representación de la entidad mercantil "CALZATURIFICIO CASADEI, S.p.A", interpuso, en fecha 12 de junio de 1995, recurso de casación contra la referida sentencia, por los siguientes motivos al amparo del artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 1º) por interpretación errónea del artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, en relación con el artículo 2 del citado Cuerpo legal y artículo 10.3 de la Ley de Marcas; 2º) por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso, contenida, entre otras, en SSTS de 3 de marzo de 1978, 24 de enero y 3 de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1989, que interpretan y aplican el artículo 8 del Convenio de la Unión de París;

  1. ) por aplicación indebida de los artículos 35 y 36 apartados a) y c) de la Ley de Marcas de 1988; 4º) por inaplicación del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal de 1991y, suplicó a la Sala: "...Que se declare admitido el recurso respecto a los motivos articulados, y en su día, con estimación de los motivos amparados en el artículo 1692.4 de la Ley de Enj uiciamiento Civil, declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida, y, en consecuencia, dictando la correspondiente sentencia ajustada a Derecho".

CUARTO.- Admitido el recurso, la Sala acordó resolverlo previa votación y fallo, señalando para llevarla a efecto el día 11 de febrero del año 2.000, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A." demandó por los trámites del juicio declarativo de menor cuantía a la "SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL REY", actualmente denominada "CALZADOS REY COOPERATIVA VALENCIANA", e interesó las peticiones detalladas en el antecedente de hecho primero de esta sentencia.

La cuestión litigiosa gira primordialmente en torno a si la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A", que se había constituido el 28 de noviembre de 1979, y desde entonces inició su actividad de fabricación y comercialización de calzado con la marca "CASADEI" en Italia, goza o no de protección en España desde aquella fecha aunque no esté registrada, en virtud de que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no exige la inscripción.

El Juzgado rechazó la demanda y su sentencia fue confirmada en grado de apelación por la de la Audiencia.

La entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A." ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia.

SEGUNDO.- Los motivos primero y segundo del recurso, ambos con cobijo en el artículo 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -uno, por interpretación errónea del artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 1883 para la protección de la propiedad industrial, de aplicación en España, en conexión con el artículo 2 del citado texto legal y artículo 10, apartado 3, de la Ley de Marcas, por cuanto que, según denuncia, la sentencia impugnada no ha valorado que el nombre comercial "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A", por aplicación de aquel precepto del referido Convenio, goza de protección en España desde el año 1979, aunque no esté registrado y no se haya usado en España; y otro, por transgresión de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso y contenida en las sentencias de 3 de marzo de 1978, 24 de enero de 1987, 3 de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1989, las cuales han interpretado el artículo 8 del Convenio de la Unión de París- se examinan conjuntamente, por su unidad de planteamiento, y se estiman por las razones que se dicen seguidamente.

La sentencia de instancia expresa que para alcanzar una correcta interpretación del citado artículo 8 ("el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio"), la sentencia de instancia lo ha puesto en relación con otros preceptos del mismo ordenamiento y con aquellas disposiciones que lo introducen y facilitan su utilización en el Derecho español, y así recuerda que el artículo 2 del Convenio, tras otorgar en cada país de la Unión a los nacionales de otros países signatarios las ventajas que las leyes respectivas concedan a los nacionales, añade que "aquellos tendrán la misma protección que éstos siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales" y que "ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de algunos de los derechos de la propiedad industrial", y, tras estos razonamientos, precisa que la colisión entre el artículo 8 del Convenio de la Unión de París resulta de la excesiva amplitud que concede la actora a lo dispuesto en el primero de estos preceptos, ya que no puede aceptarse la interpretación de que una persona natural o jurídica perteneciente a un país signatario de la Unión de París, por este solo hecho, sin previo registro y sin demostración del uso prioritario de su nombre o denominación comercial, pueda solicitar y obtener la declaración de nulidad de una marca que ha sido anteriormente registrada en el Registro de la Propiedad Industrial de España y que continua vigente, y argumenta que aunque no se considere de aplicación al caso el artículo 78 de la Ley de Marcas y si, en cambio, el artículo 77 de la misma, el accionante, conforme a este último precepto, deberá acreditar el uso en España y que la marca impugnada ha sido registrada con posterioridad, y estos dos requisitos no han sido demostrados a lo largo del proceso.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia contradice la doctrina jurisprudencial mencionada por la recurrente, relativa a que, en orden a la protección en España, hay que estar al Convenio de la Unión de París (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), el cual, en su artículo 8, establece aquella cobertura al conectarlo con el artículo 2 del mismo Tratado, de modo que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de ésta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las Leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que éstos y la misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los nacionales, de lo que se deriva, a tenor de la STS de 3 de febrero de 1987, que «para otorgar al nombre comercial -y también por extensión a la marca- la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social, según la normativa del país de origen y sin que tampoco se precise el uso en España, sino que basta demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de París»; consecuentemente, conforme a dicho artículo 8 del expresado Convenio, se equiparan los extranjeros a los españoles, que al ser potestativo el registro del nombre comercial, lo hubieren registrado, pues se protege el derecho cual si se hallara efectivamente inscrito, en acatamiento a la normativa unionista.

La doctrina jurisprudencial referida mantiene: 1º) Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España para gozar de protección. 2º) Que tampoco requiere el uso en nuestro país, sino que basta la demostración de su utilización antecedente en el país de origen, de manera que está en lo cierto la recurrente al insistir en que no cabe la exigencia del registro de su nombre comercial en España, debido a que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no lo requiere, y pese a que el artículo 77 de la Ley de Marcas indica que el nombre comercial se haya usado en nuestro país, el citado precepto del Convenio no reconoce tal circunstancia y, al serle esta norma mas favorable, no queda obligada al cumplimiento de tal requisito.

En el presente caso, "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A." ha probado el uso de su nombre comercial en Italia, y también en España, a través de la prueba documental aportada, por lo que debe anularse una marca cuasi-idéntica a la denominación "CASADEI", como es la "CASSADEY", que ha registrado la entidad "CALZADOS REY COOPERATIVA VALENCIANA".

TERCERO.- La estimación de los dos primeros motivos del recurso hace innecesario el examen de los restantes y determina la casación de la sentencia recurrida, así como la revocación de la recaída en el Juzgado, y asumidas por esta Sala las funciones de la instancia, procede estimar la demanda formulada por la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A.", con base en los razonamientos contenidos en el fundamento de derecho segundo de esta resolución.

Respecto a la indemnización de daños y perjuicios a determinar en la fase de ejecución de sentencia, las bases para su concreción de fijarán, previa la correspondiente prueba pericial, en consideración al tiempo en que la demandada ha utilizado la marca referida y las pérdidas o menoscabos económicos que, por tal uso, sufrió la actora.

Por la singularidad y complejidad del asunto, no hacemos un especial pronunciamiento de las costas ocasionadas en las instancias, y, con mención a las de este recurso, cada parte satisfará las suyas.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A." contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, cuya resolución anulamos; y con revocación de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia el veinte de marzo de mil novecientos noventa y tres, estimamos la demanda formulada por el Procurador don Fernando B.M., en nombre y representación de la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A.", contra la "SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL REY", hoy denominada "CALZADOS REY COOPERATIVA VALENCIANA", y, en su consecuencia, debemos declarar y declaramos: 1º, El derecho de propiedad de la actora sobre la marca 1.302.736 "CASADEI". 2º, La nulidad de la marca 1.165.736 "CASSADEY" concedida a la empresa demandada, incribiéndose tal nulidad en el Registro de la Propiedad Industrial. 3º, Que el registro de las marcas 1.165.343 "CASSADEY" por la demandada constituye un acto de competencia desleal. Y, como derivación de lo anterior, condenamos a la demandada: 1º, A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º, A restituir a la entidad actora su marca "CASADEI", lo que tendrá lugar mediante la subrogación de la actora en la titularidad registral indebidamente obtenida por la demandada, de tal suerte que la entidad "CALZATURIFICIO CASADEI S.p.A." se inscriba como titular de la marca "CASADEI" en el Registro de la Propiedad Industrial.

  1. , Que la demandada se abstenga de toda utilización de la marca que se ha reivindicado. 4º, A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se determinarán en fase de ejecución de sentencia mediante las bases indicadas en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia.

No hacemos especial pronunciamiento sobre las costas de las instancias, y respecto a las de este recurso de casación, cada parte abonará las suyas.

Comuníquese esta sentencia a la referida Audiencia con devolución de los autos y rollo en su día remitidos.

ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL; ROMÁN GARCÍA VARELA; JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ. Firmado y rubricado.