STS, 25 de Octubre de 2004

PonenteD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2004:6763
Número de Recurso4880/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución25 de Octubre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Octubre de dos mil cuatro.

VISTO el recurso de casación número 4880/2001, interpuesto por el Procurador D. Antonio Mª Álvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la Entidad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2001, en el recurso contencioso-administrativo número 1594/1999, interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de fecha 5 de octubre de 1998, que concedió la inscripción de la marca número 2.109.355 "MADRID PREMIERE" (con gráfico), para amparar productos de la clase 38 del Nomenclator Internacional.. Han sido partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la Entidad TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID, S.A. (TELEMADRID), representada por la Procuradora Dª Gloria Rincón Mayoral.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 1594/1999, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 18 de junio de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Antonio María Álvarez-Buylla Ballesteros en representación de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A., debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A. recurso de casación, que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 5 de julio de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 14 de septiembre de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito, con los poderes acompañados y sus copias, se sirva admitirlo y tenerme por personado en nombre de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A., y por formalizado el recurso de casación contra la sentencia dictada con fecha 18 de junio de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se desestimó el recurso contencioso- administrativo número 1594/99 interpuesto por dicha sociedad contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron la inscripción de la marca Madrid PREMIERE número 2.109.355, dándose al presente recurso la tramitación correspondiente para en su día dictar sentencia estimándola por los motivos planteados y casando por ello la sentencia recurrida, para dictar otra declarando nulos los acuerdos de concesión de la marca Madrid PREMIERE número 2.109.355, por no ser ajustados a Derecho, acordando en su lugar la denegación de la indicada marca, con todos los demás pronunciamientos a que haya lugar.».

CUARTO

La Sala, por Auto de fecha 21 de febrero de 2003, admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 5 de septiembre de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 17 de septiembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

SEXTO

Por resolución de fecha 13 de enero de 2004 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Entidad TELEVISIÓN AUTONOMÍA MADRID, S.A., TELEMADRID) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera asimismo oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 12 de febrero de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito, me tenga por opuesto, en tiempo y forma, al recurso de casación interpuesto por la representación de HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A., y, por los motivos brevemente expuestos, dicte en su día sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación, confirmando en todos sus términos la sentencia dictada el 18 de junio de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarando ajustada a Derecho la resolución por la que la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió a TELEMADRID la marca denominativa "MADRID PREMIERE" en la clase 38 (marca número 2.109.355), todo ello con los pronunciamientos inherentes a la confirmación de la sentencia recurrida.».

SÉPTIMO

Por providencia de fecha 15 de junio de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 19 de octubre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de junio de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Compañía Mercantil HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de junio de 1999, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución precedente de 5 de octubre de 1998, que concedió la marca número 2.109.355 "MADRID PREMIERE" para amparar productos comprendidos en la clase 38 del Nomenclator Internacional de Marcas.

SEGUNDO

La sentencia de la Sala de instancia declara la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de octubre de 1998 y de 2 de junio de 1999, al apreciar, en aplicación del artículo 12.1 a) y del artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, la disparidad denominativa y fonética existente entre la marca aspirante número 2.109.355 "MADRID PREMIERE", que distingue productos de la clase 38 (servicios de comunicaciones por radio y televisión) y la marca internacional oponente número 650.865 "PREMIERE", que ampara también productos y servicios de la clase 38, en el sector de las telecomunicaciones, agencias de información, agencias de prensa, difusión de programas de televisión, entre otros, y considerar la no acreditación de la notoriedad atribuida a la marca obstaculizadora, que, como publicación especializada en la actividad cinematográfica, es poco conocida por el público español en razón de su difusión, lo que impide afirmar que se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo de la marca prioritaria que pueda causar perjuicio a esa, vulnerando la prohibición de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca registrada, en base a los siguientes razonamientos que se refieren en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto, en los siguientes términos:

En el presente caso, y teniendo en cuenta que RTVE no es parte, huelga toda referencia a ella. Centrándonos en la pretensión de la recurrente, la demanda se encamina por dos direcciones, la prohibición contenida en el art. 12.1-a (proximidad fonética y aplicativa) y la regulada en el art. 13-c, ambas de la Ley 32/88 de Marcas. En cuanto a lo primero, es indudable la proximidad aplicativa, pero no tanto la fonética, e incluso la primera, dada la prueba practicada, es dudosa porque el único ámbito en que la actora acredita actividad es en la publicación de una revista y sólo eso es lo que ha querido probar. Fonéticamente hay coincidencia en PREMIERE (estreno en francés), pero la unión con la referencia MADRID ya es más identificadora y le dota de un criterio de individualidad de que carece la oponente. Más aún, y a pesar de la oposición de la aquí actora que sostiene pleito con la demandada, la solicitante tiene reconocida a su favor la marca PREMIERE MADRID en clases 38 y 41, acto que no podemos enjuiciar aquí.

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TERCERO

La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación articulado al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, denunciando que la sentencia de instancia incurre en vulneración del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en conexión con el artículo 11.1 h) de la referida norma.

En apoyo de esta queja casacional, se alega sustancialmente que la Sala de instancia no tomó en consideración el criterio jurídico de la semejanza denominativa, que se revela por la utilización de un elemento distintivo denominativo común, el vocablo PREMIERE, ni la identidad aplicativa por amparar ambas marcas servicios de la misma clase 38 del Nomenclator Internacional de Marcas, e incurre el órgano sentenciador en error de apreciación al dar carácter distintivo relevante al término "MADRID, que sólo puede constituir un elemento accesorio del distintivo principal por reproducir la denominación de una ciudad española.

En la formulación del segundo motivo de casación, que se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso recaída en interpretación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, se invoca la doctrina de esta Sala referida en las sentencias de 4 de diciembre de 1992, 30 de abril de 1993, 7 de mayo de 1993, 12 de septiembre de 1994, 2 de diciembre de 1994, 13 de febrero de 1997 y la de 11 de marzo de 1998, que, según se expone, en la comparación de las marcas enfrentadas deniegan el acceso registral a todas aquéllas marcas en las que se da una coincidencia plena en el distintivo denominativo principal y que sólo se diferencian por la presencia de una referencia geográfica en una de ellas.

CUARTO

Procede rechazar que la sentencia de la Sala de instancia incurra en la infracción legal y de la jurisprudencia que fundamentan el primer y segundo motivos de casación, que, por su conexión, deben ser examinados conjuntamente, al realizar una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Cabe compartir el criterio de la Sala de instancia que aprecia que no existe riesgo de confusión entre las marcas confrontadas por la mera coincidencia en la utilización de un elemento denominativo común, el vocablo PREMIERE, al distinguirse con claridad por la disparidad denominativa, fonética y conceptual, valorando de forma global o de conjunto los términos denominativos utilizados en la marca internacional "PREMIERE" y en la marca aspirante "MADRID PREMIERE", atendiendo a la percepción que tiene el consumidor medio de los servicios ofrecidos, que compensa la relación de los campos aplicativos y las condiciones en que los servicios de ambas marcas acceden al mercado.

Esta conclusión jurídica de compatibilidad de las marcas opositoras que declara la sentencia de la Sala de instancia, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala que, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, declara que el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, lo que promueve la desestimación del segundo motivo de casación articulado por infracción de la jurisprudencia aplicable.

La concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza fonética o gráfica, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

No puede considerarse la infracción de la jurisprudencia invocada por la Entidad recurrente, porque debe advertirse que esta Sala en la sentencia de 4 de diciembre de 2003 ha observado que "en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad".

Debe recordarse la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (R.C. 553/19996), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Debe desestimarse que la Sala de instancia infrinja el artículo 11.1 h) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización, y que prescribe que, en todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal, al tratarse de una cuestión nueva no planteada en el escrito de demanda formulado en la instancia en que la defensa letrada de la Entidad Mercantil actora se limita en este ámbito a exponer, como argumento para fundamentar la pretensión de nulidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, el factor de la semejanza denominativa, que se sostiene al amparo del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, con el objeto de acreditar que la inclusión del término geográfico y genérico "MADRID" no aporta distintividad alguna a la marca aspirante, pudiendo inducir a los consumidores a atribuir un origen empresarial común a los productos de una y otra sociedad.

La naturaleza extraordinaria del recurso de casación reside también en que en este recurso, del que conoce la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y que tiene como finalidad asegurar la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico mediante la formación de doctrina jurisprudencial que constituye fuente del Derecho, no se pueda modificar el objeto del recurso contencioso-administrativo ni el debate jurídico-procesal constituido, ni alterar, ni suscitar motivos nuevos a los planteados en la instancia, porque el juicio de legalidad no se realiza por esta Sala de forma abstracta, sino mediante el procedimiento de revisión de la sentencia del Tribunal a quo, que ha debido decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso, conforme reza el artículo 80 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta Sala del Tribunal Supremo, en el ejercicio de sus funciones casacionales se encuentra vinculada a respetar el principio de congruencia que interesa la más perfecta adecuación entre las pretensiones de las partes y la decisión jurisdiccional de instancia y la causa petendi instada en el recurso de casación, sin que las partes dispongan de poder de disposición sobre el Derecho material que les faculte para pretender en sede de este recurso extraordinario de casación la introducción de nuevos fundamentos jurídicos que sostengan la impugnación de los actos administrativos que no hubieren sido objeto de alegación en el recurso contencioso-administrativo de instancia.

El principio de congruencia en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que impone al juez el deber de motivar las resoluciones judiciales mediante la exposición de los razonamientos suficientes que se corresponda con las pretensiones formuladas y las alegaciones aducidas por las partes, se proyecta como deber procesal a las partes impidiendo que puedan suscitar en el recurso de casación cuestiones que no han sido planteadas en el recurso contencioso- administrativo y que, consecuentemente, no han sido objeto de razonamiento por el juzgador al no gozar de un poder de disposición material que le faculte para solicitar en sede del recurso de casación una revocación de la sentencia en base a nuevos fundamentos jurídicos.

Refiere esta Sala en la sentencia de 9 de mayo de 2001 (RC 1049/1996), que en el recurso de casación, es necesario: en primer lugar, que los preceptos o la jurisprudencia que se citen como infringidos, tanto en los motivos formales como los de fondo, guarden relación con la cuestión o cuestiones debatidas en la instancia, como se desprende de la lectura del artículo 100.2.b) de la Ley Jurisdiccional, que permite declarar la inadmisión del recurso "cuando no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas" y cuando las citas hechas "no guardan relación alguna con las cuestiones debatidas"; y, en segundo término, que no se introduzcan a través de los motivos casacionales, del 4º del art. 95.1 fundamentalmente cuestiones jurídicas que no hayan sido planteadas ni debatidas en la instancia, esto es, "cuestiones nuevas", entendiendo por tales aquellas en que se postule una nueva calificación jurídica o la aplicación de un precepto o de una doctrina jurisprudencial, hasta el momento no invocada, que comporte unas consecuencias jurídicas que en la instancia no se hayan planteado ni debatido. Este último requisito es fundamental para no confundir la "cuestión nueva" en casación con la simple aportación de nuevos argumentos o, incluso, la cita de nuevos preceptos o nuevas sentencias que sirvan para sustentar la misma calificación o consecuencia jurídica, esto es, que no supongan la alteración del punto de vista jurídico. Téngase presente que, siendo la pretensión principal que se hace valer en un proceso contencioso administrativo una pretensión de anulación, la "causa petendi" está integrada no solo por los hechos individualizadores de esa pretensión, sino también por el título jurídico en virtud del cual se solicita la anulación. Por consiguiente, si la cita de un distinto precepto como infringido comporta un cambio del título o motivo de nulidad esgrimido en la instancia, que no ha sido debatido en ella ni podido ser considerado en la sentencia que le hubiera puesto fín, se estaría ante una "cuestión nueva" insusceptible de articulación en un recurso de casación, situación distinta a la de cambios que signifiquen una ampliación, matización o complemento del punto de vista jurídico mantenido en la instancia.

Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que la marca aspirante número 2.109.355 "MADRID PREMIERE" es compatible con la marca internacional registrada número 650.865 "PREMIERE" para distinguir productos y servicios de la clase 38, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, que revelan disparidad conceptual ya que la utilización del primer vocablo de carácter geográfico en la marca aspirante tiene la necesaria fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambas marcas se refieran a productos y servicios de comunicaciones por radio y televisión que se distribuyen en la misma área comercial.

QUINTO

Procede, consecuentemente, desestimar y declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1594/1999. SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, S.A contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 18 de junio de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1594/1999.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Saubrier. Firmado.

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