STS, 11 de Julio de 2007

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2007:5372
Número de Recurso10451/2004
Fecha de Resolución11 de Julio de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a once de Julio de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 10.451/2.004, interpuesto por BASE DETALL ESPORT, S.A., representada por la Procuradora Dª Mª Paz Juristo Sánchez, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 9 de junio de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 1.018/2.002, sobre denegación de inscripción de marca número 2.231.792 "BASE".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 9 de junio de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Detall Esport, S.A. -anterior denominación social de la entidad recurrente- contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de diciembre de 1.999 y 19 de febrero de 2.002, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca nº

2.231.792 "BASE", de tipo mixto, para productos de la clase 16 del nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de septiembre de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Base Detall Esport, S.A. compareció en forma en fecha 14 de diciembre de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, formulando un único motivo por infracción de los artículos 11 y 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de los artículos 9, 14 y 38 de la Constitución.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia que, revocando la de instancia, conceda finalmente el registro de la marca nº 2.231.792 .

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 24 de noviembre de 2.005 .

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 2 de marzo de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 27 de junio de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso de casación.

La sociedad mercantil Base Detall Esport, S.A. impugna la Sentencia dictada el 9 de junio de 2.004 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual desestimó el recurso contra la denegación del registro de la marca mixta nº 2.231.792 "Base", para productos de la clase 16. La denegación se fundaba en el parecido detectado de oficio con determinadas marcas ("Sport Base" y "La Base"), ambas para la misma clase citada.

La Sentencia de instancia funda el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:

"TERCERO.- Así pues, la cuestión a dilucidar aquí se concreta en determinar si los distintivos enfrentados, de un lado la marca solicitada 2.2.31.792, integrada por la denominación "BASE", escrita con letras de molde regresadas de color, seguida de dos puntos ortográficos, todo ello encuadrado en un rectángulo de fondo de color negro, clase 16, y del contrario, las marcas opuestas, la nº 545.573, integrada por la denominación "La BASE", (mixta), y la denominativa, nº 1.,236.845, "SPORT BASE", ambas de la clase 16, pueden o no convivir pacíficamente en el mercado.

Así, una vez efectuado el análisis comparativo en la forma indicada anteriormente, llegamos a la conclusión de que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de confusión para el consumidor. Y ello porque, en relación con la marca nº 545.,573, en el aspecto fonético existe casi una total identidad entre los vocablos que constituyen ambos distintivos, consistentes, en ambos casos, en la denominación "BASE", de manera que aunque en la marca prioritaria la precede el artículo "La", es obvio que no existe entre ambas diferencia auditiva alguna, sin que el gráfico que acompaña a la marca solicitada pueda hacer variar esta conclusión. En cuanto a la otra marca oponente, la nº 1.236.845, si bien es cierto que la integra también la palabra "Sport", ésta no tiene suficiente fuerza distintiva, por lo que consideramos que existe igualmente riesgo de confusión en el consumidor, quien podría percibir ambas marcas como pertenecientes a la misma familia de productos, asociando la procedencia empresarial.

Consideramos pues, que el parecido existente entre las denominaciones de las marcas enfrentadas pueden dar lugar a error en los consumidores y en las transacciones comerciales en el mercado, debiendo recordar a este respecto la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, entre otras en Sentencia de 10 de octubre de 1.997 RJ 1997\7586, en la que se pone de relieve "en los casos en que las marcas cuestionadas tienen identidad absoluta o gran semejanza entre las leyendas de ambas, incurren en la prohibición del art. 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial al existir entre ambas semejanza fonética, lo cual es suficiente para que exista tal incompatibilidad dado que el art. 124.1 se refiere a la semejanza fonética o gráfica, lo que equivale a decir que basta una de ellas para que entre en juego la prohibición cuando se trata de diferenciarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento denominativo, y con mucha mayor razón se producirá la incompatibilidad del artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial, cuando la leyenda de ambas sean idénticas como ocurre en el caso de autos..., en cuyo caso resulta totalmente imposible conceder la compatibilidad entre ambas...".

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las marcas en conflicto protegen productos y servicios que pertenecen a la misma clase del Nomenclátor internacional, la 16, amparando similares productos, por lo que podrán fácilmente originar riesgo de error en el consumidor, debiéndose señalar en tal sentido que el Tribunal Supremo tiene declarado en numerosas sentencias que "podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo".

CUARTO

En cuanto a la alegación referida a la inscripción registral a favor de la entidad hoy recurrente integradas también por la palabra "BASE", consideramos que tampoco puede ser acogida, ya que el Tribunal Supremo ha declarado con reiteración que "el precedente carece de eficacia alguna en orden a la concesión de la marca solicitada, pues la concesión o denegación de una marca es un acto reglado, y no discrecional, en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad, precedente que vincula al Registro de la Propiedad Industrial que al igual que los Tribunales queda sujeto al principio de legalidad" (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de

1.996, RJ 1996\5994 ), sin que en esta ocasión, en la comparación de las marcas y productos y servicios en conflicto, concurran los factores o circunstancias de diferenciación que entonces llevaron a la concesión de la inscripción de los distintivos que se enuncian (Sentencia de 12 de mayo de 1.997 RJ 1997\4364 ).

En consecuencia, consideramos que no concurren los suficientes factores de diferenciación entre los distintivos enfrentados como para excluirse el riesgo de error en el mercado y en el consumidor, lo que impide su convivencia pacífica, y lleva a concluir la desestimación del presente recurso contencioso administrativo." (fundamentos de derecho tercero y cuarto)

El recurso se basa en un único motivo acogido al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción . En el mismo se alega la infracción de los artículos 11 y 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre

), por su errónea aplicación, así como de los artículos 9, 14 y 38 de la Constitución.

SEGUNDO

Sobre la alegación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas .

En el único motivo se aduce, con defectuosa técnica casacional, la infracción de diversos preceptos tanto de la Ley de Marcas como de la Constitución. Debe decirse, sin embargo, que el único precepto legal cuya infracción se alegó en la instancia es el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (que se desarrolla en el apartado segundo del motivo de casación). Con todo, la referencia de la Sala de instancia en el fundamento jurídico cuarto de su Sentencia al valor de los precedentes en el derecho de marcas, da pie a la actora a invocar la infracción de los artículos 9 y 14 de la Constitución invocando los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos e igualdad (apartado tercero del motivo de casación), alegación que también examinaremos.

Reiteradamente hemos señalado que en el recurso de casación no procede la revisión de los hechos probados o de las apreciaciones de carácter fáctico que se efectúan en la instancia, al ser la casación un recurso extraordinario encaminado en exclusiva a la correcta aplicación e interpretación del derecho (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -). En el caso presente, la Sala ha entendido en su fundamento de derecho tercero, que se ha transcrito, que la marca solicitada ("Base") no puede convivir pacíficamente en el mercado con las marcas opuestas de oficio ("Sport Base" y "La Base") por existir riesgo de confusión con ellas, y lo ha expresado de forma motivada, razonable y no arbitraria, y sin incurrir en error flagrante, por lo que se trata de un juicio fáctico que no podemos revisar. El recurso no evidencia, en cambio, ninguna infracción jurídica en cuanto a la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, sino que tan solo expresa una legítima discrepancia con el juicio realizado por la Sala, por lo que el motivo debe ser rechazado.

Como hemos avanzado, al hilo de lo expresado en el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia recurrida la parte actora alega la infracción de los artículos 9 y 14 de la Constitución (apartado tercero del motivo) al no haber aplicado a su marca el mismo criterio de compatibilidad que se tuvo en cuenta en su momento respecto a las dos marcas obstaculizantes y otras que contienen el término "base". Debemos rechazar también semejante alegación, pues esta Sala ha reiterado con frecuencia la escasa virtualidad de los precedentes en el derecho de marcas, al versar sobre marcas y ámbitos aplicativos siempre distintos. Por lo demás y como la Sala de instancia recuerda, la inscripción registral es una actividad reglada en la que los precedentes no pueden vincular ni a la Administración ni, menos todavía, a los órganos jurisdiccionales, por encima del principio de legalidad.

En cuanto a la invocación a los restantes preceptos (artículos 11 de la Ley de Marcas y 38 de la Constitución), se invocan por vez primera en esta sede de casación, pues no lo fueron en el escrito de demanda contencioso administrativa. En consecuencia, su alegación en el mismo apartado segundo del motivo (artículo 11 de la Ley de Marcas ) y en el cuarto (artículo 38 de la Norma superior), es improcedente y debe ser rechazada de plano, pues constituyen cuestiones nuevas no debatidas en la instancia (artículo 95.1 en relación con el 93.2 b) de la Ley Jurisdiccional).

TERCERO

Conclusión y costas.

Al decaer el motivo en que se basa el recurso, éste debe ser desestimado. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Base Detall Esport, S.A. contra la sentencia de 9 de junio de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo

1.018/2.002 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez- Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.-El Magistrado Excmo. Sr. D. Óscar González González votó en Sala y no pudo firmar.-Fernando Ledesma Bartret.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-

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