STS, 27 de Febrero de 2003
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:1346 |
| Número de Recurso | 4947/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION?? |
| Fecha de Resolución | 27 de Febrero de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Febrero de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4947/1997 interpuesto por la Cía. Mercantil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co/Kg representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, asistido de Letrado, contra la sentencia nº 57 dictada el 21 de enero de 1997 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 41/1995, sobre marca; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 41/95, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 57 de fecha 21 de enero de 1997, cuya parte dispositiva dice: "FALLAMOS: Desestimamos el recurso contencioso administrativo nº 41/95, interpuesto por DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH-CO/KG. No se efectúa imposición de costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH-CO/KG se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de mayo de 1997, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de junio de 1997, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, pide a esta Sala que "dicte en su día sentencia por la que, dando lugar al mismo, case y anule, por no ser conforme a derecho, la mencionada sentencia y los actos registrales que denegaron la marca solicitada y en su lugar se acuerde la inscripción registral de la marca internacional nº 559.549.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 4 de marzo de 1998, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 27 de marzo de 1998, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 20 de noviembre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 20 de febrero de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
Es objeto del presente recurso de casación la sentencia nº 57 de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmatoria de las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de agosto de 1993 y 8 de agosto de 1994 que habían denegado el registro de la marca internacional nº 559.549, de la clase mixta DOM, con gráfico, solicitada para los productos de las clases 6ª, cerraduras cilíndricas de bomba y llaves para puertas; clase 9ª, dispositivos de alarma y control y clase 20ª, adornos de puertas, ventanas y de muebles, y materia plástica, si bien en la demanda el recurrente menciona a las clase 6ª y 20ª, se limita a mantener su pretensión para la clase 9ª, dispositivos de alarma y control, denegando la sentencia recurrida la concesión de la marca solicitada.
Las decisiones denegatorias del Registro se fundan en la identidad con las marcas números 146.850 y 146.849 DOM y D.O.M. clase 1 a la 34 de la titularidad de Destilerias de Licor L'ANCIENNE DE ABBAYE DE FECAMP, opuestas de oficio por el Registro. Habiendo aportado el solicitando consentimiento de las marcas opuestas de oficio con fecha 28 de febrero de 1992 y con base en el Art. 12.2 de la Ley de Marcas.
La marca aspirante DOM interpuso recurso contencioso-administrativo contra esas decisiones, que fue desestimado por la sentencia ahora impugnada. En ella, la Sala de instancia se centra en que entre las marcas enfrentadas, existe identidad denominativa, lo que, unido a que los productos amparados por las dos marcas guardan relación de áreas comerciales, nos encontramos ante un supuesto de identidad de marcas prohibido por el Art. 12.2 de la Ley de Marcas 32/1988.
El recurrente interpone el presente recurso de casación al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley de la Jurisdicción y formula dos motivos: el primero, consistente en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de Marcas, con cita de diversas sentencias del Tribunal Supremo; el segundo, por infracción del artículo 12.2 de la Ley 32/1988.
Los dos motivos de casación articulados deben ser examinados de forma conjunta, dada la evidente interconexión existente entre ellos con el fin de evitar repeticiones inútiles y en aras de una mayor claridad de la sentencia. La sentencia de instancia hoy recurrida, yerra en dos cuestiones esenciales, una, cuando afirma que nos encontramos ante dos marcas idénticas, y otra, cuando afirma igualmente que ambas marcas protegen productos semejantes o relacionados, siendo es evidente que la marca internacional aspirante nº 559.549 de la titularidad de DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH & Co KG, es una marca mixta compuesta por un gráfico a modo de una pantalla de un aparato de televisión de color negro, en cuyo interior o pantalla aparece la leyenda DOM que forma parte de la razón social de la recurrente, para proteger productos de las clases 6ª, cerraduras cilíndricas de bombo y llaves de puerta, y clase 9ª, dispositivos de alarma y control, y clase 20ª, adornos de puertas, ventanas y muebles, habiéndose renunciado en la demanda a las clases 6ª y 20ª, mientras que las marcas opuestas de oficio por el Registro números 146.850 y 146.849, también mixtas con la leyenda D.O.M. y DOM, y un diseño inconfundible, son marcas de garantía o protección para amparar productos de todas las clases del Nomenclátor comprendidas entre las clases 1ª a la 34ª, de la titularidad de DESTILLERIE DE LA LIQUER DE L'ANCIENNE ABBAYE DE FECAMP, FRANCE, la cual en ningún momento ha comparecido ni en vía administrativa ni en la judicial formulando oposición a la concesión de la marca aspirante, y por el contrario, prestó su consentimiento fehaciente en favor de la inscripción de la marca aspirante con fecha 28 de febrero de 1992. De todo lo expuesto, no ofrece duda a esta Sala, que nos encontramos ante una confrontación entre marcas no idénticas, sino simplemente semejantes que amparan productos totalmente diferentes, pues el hecho de que el titular inscrito posea marcas que protegen productos de la clase 9ª, que pretende el recurrente, en nada significa que sean incompatibles pues la incompatibilidad no deriva de la misma clase del Nomenclátor, sino de la semejanza de productos y no existe ninguna prueba que el oponente de oficio registral, proteja cerraduras, llaves, ni dispositivos de alarma y seguridad, y en consecuencia, nos encontramos ante un supuesto de semejanza fonética, diferencias gráficas y diversidad de productos protegidos, que no incurren en la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, que pueden convivir registralmente por no existir riesgo de confusión entre ellas, y al mismo tiempo, el consentimiento prestado por el titular registral, por tratarse de un supuesto de semejanza, y no de identidad, prestando fehaciente, debe ser eficaz y surtir efecto al no estar incurso en la prohibición del Art. 12.2 de dicha Ley, que a diferencia del anterior Estatuto que prohibía el consentimiento en caso de identidad, en el momento actual la Ley, solamente permite el consentimiento en caso de semejanza, cualquiera que sea ésta, de lo cual hay que deducir que el consentimiento es eficaz en cualquier grado de semejanza y por supuesto en el caso contemplado en autos al no estar incurso en la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley 32/88, y procede en consecuencia estimar los dos motivos de casación articulados en cuanto que la sentencia de instancia infringe el Art. 12.1 a) y el Art. 12.2 de la Ley de Marcas, procediendo en consecuencia casar y anular dicha sentencia.
Que una vez casada la sentencia y recuperando esta Sala plena jurisdicción para conocer del recurso contencioso administrativo, se convierte en Sala de instancia y debe dictar otra sentencia en sustitución de la anterior, lo que así hacemos estimando el recurso contencioso administrativo nº 41/1995 interpuesto por DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH & Co KG, contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 2 de agosto de 1993 y 8 de agosto de 1994, a las que la demanda se contrae, y declaramos que dichas resoluciones que denegaron la inscripción registral de la marca internacional nº 559.549 DOM, mixta, con gráfico, para proteger productos de las clases 6ª, 9ª y 20ª, no son conformes a Derecho y como tal las anulamos, declarando que procede la inscripción definitiva de dicha marca para proteger productos de la clase 9ª, en la forma en que fueron solicitadas.
Al estimar los dos motivos de casación alegados, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4947/1997, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH-Co/KG, contra la sentencia nº 57 de fecha 21 de enero de 1997, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 41/1995, casando y anulando dicha sentencia.
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) Que en su lugar dictamos otra sentencia por la que se estima el recurso contencioso-administrativo nº 41/1995 interpuesto por DOM SICHERHEITSTECHNIK GMBH- Co/KG, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 2 de agosto de 1993 y 8 de agosto de 1994 a las que la demanda se contrae, declaramos que dichas resoluciones no son conformes a Derecho y como tal las anulamos, declarando que procede la inscripción registral definitiva de la marca internacional nº 559.549 DOM, mixta con gráfico, clase 9ª, en la forma que fueron solicitadas.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las ocasionadas por el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
