STS, 2 de Marzo de 2004

PonenteD. Fernando Cid Fontán
ECLIES:TS:2004:1412
Número de Recurso1908/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO DE CASACION
Fecha de Resolución 2 de Marzo de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Marzo de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 1908/2000, interpuesto por el Procurador D. Juan Luis Navas García, en nombre y representación de CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME) con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 267 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 241/1995, con fecha 2 de marzo de 1999, sobre inscripción de la marca nº 1.650.609 "SAMINSA" con gráfico de estrella, clase 37; siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo nº 241/1995, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 267 de fecha 2 de marzo de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS" Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la "Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 4.10.93 y de 13.10.94, a que este proceso se refiere, sin formular condena al pago de las costas procesales". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de CEPYME se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de febrero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 9 de marzo de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se acordara la revocación de la concesión registral de la marca nº. 1.650.609 "SAMINSA" con gráfico de estrella, clase 37.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 17 de junio de 2002, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 25 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.

CUARTO

Por providencia de fecha 25 de noviembre de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 24 de febrero de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia nº 267 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2 de marzo de 1999, que desestimó el recurso contencioso-administrativo 241/95, interpuesto por CEPYME contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 13 de octubre de 1994 que desestimó el recurso ordinario formulado contra la resolución de 4 de octubre de 1993, que concedió la marca nº 1.650.609 "SAMINSA" con gráfico de estrella, para productos de la clase 37 "servicios de limpieza", pese a la oposición formulada por CEPYME como titular de la marca nº 1.609.147 gráfica de una estrella, para proteger productos de la clase 37 "servicios prestados en la construcción de edificios permanentes, servicios de restauración de objetos sin alteración de sus propiedades, servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, servicios de alquiler de herramientas y materiales de construcción, servicios de reparación de edificios, servicios de conservación de objetos". La sentencia de instancia, tras reconocer la casi igualdad gráfica de ambas marcas, ello no obstante estima suficientes diferencias para que puedan convivir ambas marcas tanto por el elemento denominativo de la aspirante, de lo que carece la oponente y porque aunque los productos de ambas son todos ellos de la clase 37, no son coincidentes, por lo que es posible la declaración de compatibilidad de la marca aspirante en base al artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

SEGUNDO

En los dos motivos de casación articulados por el recurrente, al amparo del Art. 95.1.4º de la antigua Ley Jurisdiccional, hoy Art. 88.1.d), alega que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en los artículos 12.1 y 13 c) y d) de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre, y el segundo, infracción de la jurisprudencia de la Sala aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, por lo que dada la íntima relación existente entre ambos motivos, esta Sala opina que deben ser estudiados conjuntamente para evitar repeticiones inútiles. Toda la argumentación del recurrente se dirige a pretender razonar que la sentencia recurrida se equivoca al concluir que entre las marcas enfrentadas no existe semejanza con suficiente virtualidad para inducir a error en el mercado, pues es evidente que uno de los elementos gráficos de la marca solicitada, la estrella que figura en primer término, es gráficamente igual a toda la marca gráfica de la titularidad del recurrente. Tampoco es menos cierto que en la aspirante concurren otros elementos susceptibles de diferenciarlas gráficamente, a lo cual cabe añadir que los servicios de ambas aunque de la misma clase, tampoco son coincidentes, por todo lo cual ha de concluirse que las mismas presentan en conjunto diferencias que las individualizan, y que ambas tienen carga expresiva suficiente para ser diferenciadas, alegando el recurrente que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en los artículos 12.1 a), 13 c) y 13 d) de la Ley de Marcas. En ambos motivos el recurrente pretende sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el suyo propio, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia deducida de la prueba, afirmando, que la marca aspirante nº 1.650.609 "SAMINSA" Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A., con gráfico de una estrella, compuesta por seis puntas de flechas convergentes en el centro, de la titularidad de Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A., clase 37 "servicios de limpieza", y su oponente marca nº 1.609.147, y otras, de la titularidad de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME), clase 37, que protegen servicios de la clase 37, pero no coincidentes al tratarse de "servicios prestados a la construcción de edificios permanentes, servicios de restauración de objetos sin alteración de sus propiedades, servicios edificaciones especializados en el campo de la construcción, servicios de alquiler de herramientas y materiales de construcción", al presentar gran semejanza gráfica como expresamente reconoce la sentencia recurrida, constituye causa suficiente para estar incursa en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, incurriendo en la prohibición del artículo 13 c) de la misma Ley, por tratarse de signos o medios que pretenden aprovecharse del crédito o reputación de las marcas oponentes y asimismo, infracción del artículo 13 d) de la Ley en cuanto pretende reproducir o imitar creaciones protegidas por el derecho de la propiedad industrial contenidas en las marcas gráficas registradas a nombre del recurrente, y que gozan de prioridad sobre la marca del hoy aspirante. La sentencia recurrida llega a la conclusión de deducida de la prueba practicada en autos, que la marca hoy aspirante nº 1.650.609, de la clase mixta, compuesta por la leyenda "SAMINSA" Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A., precedida de un gráfico de una estrella y caracterizado por un tipo de letra sombreada y dibujada, para proteger servicios de la clase 37, "servicios de limpieza", aunque es muy semejante en el gráfico con las marcas de la titularidad de la recurrente "CEPYME", presenta elementos susceptibles de diferenciarla de sus oponentes, tanto por los elementos gráficos de ambas, como por los elementos denominativos de la aspirante, y ello unido a que los servicios de ambas, aunque comprendidos en el mismo números del Nomenclátor, clase 37, no son coincidentes y no existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos, todo lo cual les hace no incurrir en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988. Conclusión que comparte esta Sala, al rechazar la tesis del recurrente que pretende fijar la comparación exclusivamente en el gráfico cuando la marca aspirante se compone de un elemento gráfico de estrella, en cierto modo coincidente con el gráfico del recurrente en cuanto ambas imitan una estrella formada por seis puntas de flecha convergentes, pero que se diferencia a simple vista, tanto por el elemento blanco del centro de cada flecha, como del conjunto óptico de rayas blancas que aparecen en el centro, y ello unido al elemento también gráfico del tipo de letra sombreada empleado en el elemento denominativo, la gran importancia diferenciativa de la leyenda "SAMINSA", Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A., así como la diferente naturaleza de los servicios que ambas protegen, todo ello en su conjunto forman una unidad con propia substantividad y diferencial suficiente para cumplir la misión específica individualizadora que persigue el artículo 1 de la Ley de Marcas. No cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, y todas ellas anteriores a la vigente Ley de Marcas, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala alegada por el recurrente, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley al elemento de semejanza, gráfica, denominativa o conceptual añade con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionado a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que no basta la semejanza fonética o gráfica para determinar la incompatibilidad, sino que además, se requiere la semejanza de productos o servicios de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta plenamente la sentencia recurrida al afirmar que no existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988. Una vez que esta Sala llega a la misma conclusión a la que llegó la sentencia recurrida, declarando que no existe riesgo de error o confusión entre las marcas enfrentadas, sobra cualquier otro comentario relativo a las posibles infracciones de los artículos 13 c) y 13 d) a que alude el recurrente, pues siendo diferentes e inconfundibles no es posible decir que pretende aprovecharse del crédito o reputación del recurrente, ni que pretende imitar o reproducir creaciones protegidas por la Propiedad Industrial, porque al ser diferentes en su conjunto no cabe tratar de equipararlas simplemente por un parecido entre el elemento gráfico o por pertenecer al mismo número del Nomenclátor, pues sabido es, que no toda semejanza es susceptible de ser apreciada para declarar la incompatibilidad, sino que solamente se podrá llegar a ello cuando produzca el resultado final de inducir a error o confusión en el consumidor, circunstancia que no ocurre en el caso de autos, y procede la desestimación de los dos motivos de casación examinados.

TERCERO

Al rechazar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 1908/2000, interpuesto por el Procurador D. Juan Luis Navas García, en nombre y representación de CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA (CEPYME) contra la sentencia nº 267 de fecha 2 de marzo de 1999, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso- administrativo nº 241/1995, con expresa condena en costas al recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.

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