STS 1038/2005, 30 de Diciembre de 2005
| Ponente | JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL |
| ECLI | ES:TS:2005:7928 |
| Número de Recurso | 1864/1999 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 1038/2005 |
| Fecha de Resolución | 30 de Diciembre de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Diciembre de dos mil cinco.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto, por COMERCIAL QUIMISOL, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, contra la Sentencia dictada, el día 1 de febrero de 1.999, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada , que resolvió el recurso de apelación interpuesto en su día contra la Sentencia que había pronunciado, el Juzgado de Primera Instancia número Ocho, de los de Granada. Es parte recurrida D. Rafael, representada por el Procurador de los Tribunales D. Agustín Sanz Arroyo.
Ante el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de los de Granada, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la Comercial Quimisol, S.A., contra D. Rafael, en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte en su día sentencia anulando las marcas POTEMOR, MINERSOL, LIMCRIS, IODOBAC, IMPERLIZAN, HERSUHOR, EJM-976, DESBLOC, RATONIK, DESCOIL, CARMOR, CONERTOX, ALKADESEN, ABRILIM, APERBLOC, ADIGAS, CLORAK, HIDROSEC, MICROCOM, registradas a favor del demandado y declarando que las marcas son propiedad de Comercial Quimisol S.A., con expresa imposición de costas al demandado".
Admitida a trámite la demanda fue emplazado el demandado, alegando la representación de D. Rafael, como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte en su día Sentencia, por la que se desestime totalmente la demanda, absolviendo libremente de la misma a mi representado, de todos los pedimentos deducidos en la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora".
Habiendose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.
El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 16 de julio de 1.997 , y con la siguiente parte dispositiva: " Que estimando la demanda formulada por el procurador Sr. García Valdecasas Ruíz, en representación de "Comercial Quimisol S.A.", contra D. Rafael, debo declarar y declaro la anulación de las marcas señaladas en el primer fundamento jurídico de esta sentencia que actualmente ostenta el demandado, declarando asímismo la propiedad de dichas marcas en favor de la entidad actora, con imposición de costas a la parte demandada. Firme que sea esta sentencia se alza la suspensión de la tramitación de las marcas interesada por el actor".
Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. Rafael. Sustanciada la apelación, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada dictó Sentencia, con fecha 1 de febrero de 1.999 , con el siguiente fallo: " Estimando en parte el recurso, debemos revocar en el mismo sentido la sentencia apelada estimando la demanda respecto a las marcas ALKADESES Y APERBLOC, rechazándola respecto a las demás 17 restantes".
La Comercial Quimisol, representado por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, con fundamento en los siguientes motivos:
Por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, siempre que en este último caso, se haya producido indefensión para la parte. Concretamente se han infringidos las normas contenidas en los artículos 359 y 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , produciéndose una notable contradicción entre lo pedido y lo concedido, adoleciendo de incongruencia.
Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objetos del debate.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Agustín Sanz Arroyo, en nombre y representación de Rafael, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.
Se señaló como día para votación y fallo del recurso el trece de diciembre de dos mil cinco, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL
Comercial Quimisol, S.A. alegó en la demanda que, en ejercicio de la actividad económica que constituía su objeto, la venta de productos químicos, había utilizado diecinueve marcas para designar el origen empresarial de los mismos; que dichos signos no los había registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas; y que D. Rafael, que había ocupado en diversas etapas, en su seno, las posiciones de socio mayoritario, de administrador único, de gerente y de director comercial, los registró a su nombre, para identificar el mismo tipo de productos, una vez que, transmitidas las acciones de que era titular, se desvinculó totalmente de ella.
Con ese antecedente y con apoyo en los apartados segundo y tercero del artículo 3 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (aplicable al litigio), pretendió la declaración, por un lado, de la nulidad de los registros practicados a nombre del demandado y, por otro lado, la de que ella debía ser la legítima titular de los mismos.
Ha de indicarse que la lectura de la demanda no permite entender que las dos indicadas pretensiones, esto es, la de anulación de registros de marca y la de reivindicación de marcas registradas, se hubieran deducido eventualmente acumuladas, es decir, para que una fuera estimada de no serlo la otra.
El Juzgado de Primera Instancia consideró que concurrían los requisitos precisos para el éxito de las dos y, aunque su sentencia exteriorizase dudas sobre la utilidad de la acumulación (fundamento de derecho cuarto), las estimó declarando, por un lado, la nulidad de las marcas y, por otro, la "propiedad de las mismas en favor de la actora".
La Audiencia Provincial, ante la que había llevado el litigio el demandado apelante, con la pretensión de que se desestimara íntegramente la demanda, examinó de nuevo la prueba para constatar si concurrían los requisitos precisos para el éxito de la acción de nulidad y declaró que la notoriedad sólo lo hacía respecto de dos de las diecinueve marcas impugnadas, de modo que estimó el recurso y sólo en parte la demanda, con declaración de la nulidad "respecto a las marcas Alkadesen y Aperbloc" (se expondrá seguidamente que la actora atribuye a la sentencia de segundo grado falta de exhaustividad, como consecuencia de no haberse pronunciado el Tribunal de apelación sobre la acción reivindicatoria).
El recurso de casación interpuesto por Comercial Quimisol, S.A. contra dicha sentencia se compone de dos motivos. Uno se basa en el apartado tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el otro en el apartado cuarto. Ambos se examinan a continuación, bien que alterando el orden de su formulación, por considerarse que es lo mejor para una sistemática exposición de los razonamientos en que se basa esta resolución.
Con carácter previo el demandado negó, al impugnarlo, que el recurso fuera admisible. Sostiene que no debía haber sido admitido, en aplicación del artículo 1.710.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , por la omisión del trámite previsto en el artículo 1.694.2 de la misma Ley .
Dicho óbice de admisibilidad del recurso ha de ser rechazado, de conformidad con reiterada jurisprudencia ( sentencias de 28 de octubre, 27 de noviembre de 2.003, 31 de mayo de 2.005 ) en la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 tal como quedó modificada por Ley 10/92, de 30 de abril , ya que la cuantía litigiosa se consideró inestimable y las sentencias de la primera y la segunda instancia no son entre sí conformes de toda conformidad.
En el segundo de los motivos de su recurso, Comercial Quimisol, S.A. afirma infringido el artículo 3.2 de la Ley 32/1.988 . Lo hace porque la Audiencia Provincial negó la notoriedad de diecisiete de las diecinueve marcas a que se refiere la demanda, previamente usadas por ella y registradas a nombre de D. Rafael, siendo, en su opinión, que los medios de prueba practicados en el proceso habían demostrado que todas tenían aquella cualidad y que ésta, además, había sido admitida por el demandado en el escrito de contestación de la demanda.
El motivo no merece ser estimado, ya que la norma citada no guarda relación con la cuestión de prueba (sobre su necesidad y su valoración) que ha sido planteada. Se trata de un vicio que constituye causa de inadmisión del recurso (la prevista en el artículo 1.710.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 ) y, ahora, de desestimación del mismo (sentencias de 29 de junio de 1.993, 9 de diciembre de 1.994, 28 de mayo de 1.996, 18 de abril de 1.997, 24 de junio de 2.005 , entre otras muchas).
En efecto, el artículo 3 de la Ley 32/1.988 contiene, en su apartado segundo, una excepción a la regla general de inscripción constitutiva para el nacimiento del derecho sobre la marca, que sanciona el apartado primero. Atribuye al uso sin apoyo registral unos efectos limitados, pues exclusivamente legitima al usuario para ejercitar la acción de anulación de un registro posterior, obtenido por un tercero, de una marca que pueda crear confusión con la previamente usada y condiciona esa eficacia a la notoriedad de ésta.
Pero no se refiere la norma a la prueba de dicha notoriedad. En particular, no lo hace a la valoración de los medios practicados a tal fin y, menos, en términos que permitan hablar de prueba legal y que posibiliten la casación por el llamado error de derecho.
Tampoco se refiere el artículo 3.2 al efecto que, en orden a la necesidad de prueba, se vinculan a la admisión de hechos por el demandado.
Debe recordarse, con la sentencia de 15 de julio de 1.998 , que la casación constituye, no una tercera instancia en la que se permita la revisión de todo lo actuado en el proceso, sino un recurso extraordinario que, a partir de los hechos declarados probados, trata de determinar si se les han aplicado correctamente las normas jurídicas, ya para considerarlos demostrados, ya, a partir de ellos, para resolver el conflicto.
Vista la cuestión desde otro punto, no cabe sino entender que constituye una inadmisible petición de principio, en cuanto afirmación de lo mismo que, habiendo sido negado, se trataría de demostrar ( sentencias de 27 de junio de 1.995, 22 de octubre de 2.002, 4 de abril, 4, 5, 9, 12 y 30 de mayo, 3, 7, 9, 21, 27 de junio, 5, 12 y 15 de julio de 2.005 ), acusar la infracción de la norma que condiciona el éxito de la acción de nulidad de marcas registradas a la notoriedad de las no registradas, cuando el Tribunal de apelación ha negado que la mayoría de aquellas a que se refiere la demanda tengan dicha cualidad y cuando tal conclusión de hecho no ha sido atacada con invocación de preceptos que permitan calificarla como jurídicamente incorrecta.
En el motivo primero se denuncia el quebrantamiento de formas esenciales del juicio por infracción del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 . Alega la recurrente que la sentencia de apelación adolece de un defecto de exhaustividad, ya que ella ejercitó en la demanda dos acciones que fueron estimadas en la primera instancia, sin que la Audiencia Provincial, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandado, se hubiera pronunciado sobre una (la reivindicatoria).
El motivo debe ser estimado.
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Las sentencias deben decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Destaca la de 18 de diciembre de 2.003 que el principio de congruencia proclamado en el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige, inexcusablemente, que resuelvan absolutamente todas las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta procedente.
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Como se dijo al principio, en el escrito de demanda se ejercitaron dos acciones: la de nulidad del registro de marcas que regula el artículo 3.2 de la Ley 32/1.988 y la reivindicatoria a que se refiere el apartado 3 del mismo artículo.
El Juzgado de Primera Instancia estimó las dos, por sentencia que fue recurrida sólo por el demandado, con la pretensión de que la demanda se desestimara íntegramente.
La Audiencia Provincial estimó en parte el recurso de apelación y, con él, también en parte la demanda (declaró la nulidad de dos de las diecinueve marcas impugnadas), pero no se pronunció sobre la acción reivindicatoria, que había alcanzado éxito en la primera instancia, pese a lo que desestimó la demanda en cuanto a lo demás (las otras diecisiete marcas).
Es cierto que el fundamento de derecho sexto de la sentencia recurrida se refiere a la falta de prueba de un alegado pacto de los litigantes por el que, supuestamente, la actora habría cedido al demandado sus derechos sobre las marcas litigiosas. Sin embargo, tal argumentación está referida por el Tribunal de apelación a la acción de nulidad, no a la otra.
En conclusión, ningún canon hermenéutico posibilita dar a la parte dispositiva de la sentencia recurrida una interpretación correctora de su literalidad, de la que resulta que el Tribunal de segundo grado, como se ha dicho, estimó con el recurso en parte la demanda, anuló dos marcas de las identificadas en ese escrito por haber sido usadas previamente por la demandante y ser notorias, y, sin pronunciamiento sobre la acción reivindicatoria, desestimó la demanda en todo lo demás.
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Establece el artículo 1.715.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 que, de ser estimado algún motivo de infracción comprendido en el primer inciso del artículo 1.692 de la misma Ley , la Sala resolverá lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate.
El invocado y aplicable artículo 3 de la Ley 32./1.988 , después del proclamar que el derecho sobre la marca se adquiere con su registro (apartado primero) y de combinar la necesidad de inscripción con el mero uso si hubiera notoriedad (apartado segundo), manda tomar en consideración la realidad previa externa al mundo tabular, a fin de proteger el mejor derecho a una marca (a su uso y a su registro) de quien se viera privado de él por la actuación fraudulenta o contraria a norma jurídica o reglamentación contractual (sentencia de 17 de noviembre de 1.999 ) de quien solicitó u obtuvo un asiento que cierra el registro (artículo 12.1.a) y le permite ejercitar, erga omnes, el ius prohibendi que se vincula al derecho de exclusiva (artículos 30 y 31).
El expediente que utiliza la norma consiste en legitimar al perjudicado para que, mediante el ejercicio de una acción (llamada reivindicatoria), ocupe la posición registral, en el trámite o en la inscripción, ganada por el demandado, así como la plenitud de la protección legal que a la solicitud o al asiento se vincula, la cual, por los medios con los que fue ganada por aquel, no protege el ordenamiento, pese a su regularidad formal, sino que las sacrifica en beneficio de valores ajenos al registro.
La sentencia de 25 de febrero de 2.005 se hace eco de la doctrina que atribuye al artículo 3.3 la función de provocar una subrogación subjetiva en la posición indebidamente obtenida por un tercero en la titularidad sobre la solicitud o, en su caso, sobre la marca ya concedida, por parte del perjudicado y verdadero legitimado para ello.
El Juzgado de Primera Instancia estimó la acción reivindicatoria al calificar como fraudulento el aprovechamiento por el demandado de la posición que, en el mercado, había ganado la sociedad demandante con el uso de las marcas litigiosas. No atendió, como se advierte, al contenido de las relaciones jurídicas que, en diversas etapas, vincularon a ambos y, por ello, a si la posición registral del primero fue ganada con el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales frente a la segunda.
Ello supuesto, hay que entender que la referencia que el artículo 3.3 hace al fraude (fraus omnia corrumpit; fraus nemini prodest) para justificar la reivindicación se explica porque la ventaja que la solicitud o la inscripción significan y el correlativo perjuicio de quien tenía mejor derecho a ellas, son consecuencia de un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte en titular, de ese modo, de la facultad de excluir a los demás.
La sentencia de la primera instancia declaró que el demandado había registrado las diecinueve marcas utilizadas anteriormente, para identificar los productos que vendía, por la sociedad demandante, de la que había sido administrador, una vez se hubo desvinculado de ella al enajenar las acciones de que era titular.
La sentencia de la segunda instancia negó que se hubiera probado el pacto entre demandante y demandado que éste había alegado como supuesta causa de su derecho a registrar las marcas.
En definitiva, se comparte la conclusión a que, al fin, llegó el Juzgado, ya que el aprovechamiento por el demandado, sin consentimiento de la sociedad actora, en cuyos órganos había estado integrado, de la posición ganada en el mercado por la misma con el uso de las marcas, constituye un acto contrario a la buena fe, en su significado objetivo de modelo de conducta exigible desde un punto de vista ético y social, fuente de deberes de conducta y de prohibiciones.
La demandante ha probado el fraude de los derechos de la actora, como era necesario hacer ( sentencia de 14 de febrero de 2.000 ).
Sin embargo, no cabe reivindicar unas posiciones registrales que han sido anuladas, con el alcance que establece el artículo 50.1 de la Ley 32/1.988 . Por ello, la acción reivindicatoria sólo puede ser estimada respecto de las diecisiete marcas que superaron la acción de nulidad.
Procede estimar en parte, con el recurso de casación, la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda. Y no corresponde formular pronunciamiento condenatorio en costas de la casación ni de ninguna de las instancias.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por COMERCIAL QUIMISOL, S.A., contra la sentencia dictada en fecha uno de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada , de modo que modificamos dicha sentencia en el sentido de añadir a su pronunciamiento anulatorio la declaración de que las diecisiete marcas no anuladas a que se refiere la demanda tienen por legítima titular a la recurrente, a cuyo efecto se practicarán las rectificaciones registrales pertinentes.
No formulamos pronunciamiento condenatorio en costas de la casación ni de ninguna de las dos instancias.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-FRANCISCO MARÍN CASTÁN.-JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL.-ENCARNACIÓN ROCA TRÍAS.- Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Ramón Ferrándiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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SJMer nº 1 312/2006, 14 de Julio de 2006, de Bilbao
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