STS 270/2008, 17 de Abril de 2008

1.- El Procurador D. Antonio Mª. de Anzizu Furest, en nombre y representación de la sociedad Verrerie Crisallerie D'Arques J.G. Durand & CIE, S.A.R.L., interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y tres de Barcelona, siendo parte demandada las entidades "Ramón Clemente, S.A.", "Luxana, S.A.", y "Alba Perfumes, S.L.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "con los siguientes pronunciamientos: 1.- Declarar que la propiedad intelectual de los arquetipos de frascos a que se refiere esta demanda (en su anterior hecho primero), pertenece actualmente a la demandante, por cesión de su creador el Sr. Íñigo. 2.- Condenar a las tres demandadas a cesar (y abstenerse) de utilizar y explotar los referidos prototipos, y, por tanto, a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases de cualesquiera productos, así como a retirar de los mercados los que ya hubiesen sido expendidos en ellos. 3.- Condenar también a las citadas demandadas a indemnizar a la demandante los daños y perjuicios materiales y morales inferidos por cada una de ellas a la actora, en los términos que hemos señalado en el anterior Fundamento XV, cuya cuantía se fije, ya en la propia Sentencia, o, en su caso, en ejecución de la misma. 4.- Declarar la nulidad por falta de novedad del Modelo Industrial español Nº. 127.377 en sus cinco variantes ( A-B-C-D-E), condenando a la demandada RAMON CLEMENTE, S.A. a estar y pasar por la citada anulación, y a las consecuencias que de ella se derivaren conforme a la Ley. 5. Condenar a las tres demandadas, en la proporción que para cada una corresponda, al reembolso a mi parte de todas las costas de la instancia.".

2. - El Procurador D. Francisco Javier Manjarin Albert, en nombre y representación de la entidad Luxana, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando la demanda.

3. - El Procurador D. Ramón Feixo Bergada, en nombre y representación de la entidad Ramón Clemente, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que no admitiendo los documentos adjuntos al escrito de demanda, señalados de anexos números 2 al 13, declare la falta de legitimación de la actora y, subsidiariamente, para el supuesto de que fuera probada la titularidad invocada de la actora, resuelva conforme a los apartados referidos en el precedente hechos quinto, absolviendo a mi mandante del pago indemnizatorio.

4. - El Procurador D. Francisco Javier Manjarín, en nombre y representación de la entidad Alba Perfumes, S.L. contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que se acuerde absolver a mi representada de los pedimentos de la demanda, y ello con expresa condena en costas a la entidad demandante.

5. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 33 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 10 de junio de 1.998, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda deducida por el Procurador de los Tribunales D. Antonio María de Anzizu Furest en representación de la entidad Verrerie Cristallerie D'Arques - J.G. Durand & Cie S.A.R.L. contra las entidades Ramón Clemente, S.A., Luxana, S.A. y Alba Perfumes, S.L., debo declarar y declaro que la propiedad intelectual de los arquetipos frascos a que se refiere el hecho primero del escrito de demanda y denominados RETRO, PASSY, PARADIS, MARIANNE y VERSAILLE pertenecen a la entidad demandante por cesión de su creador D. Íñigo. Que igualmente debo condenar y condeno a la entidad Ramón Clemente S.A. a cesar en la utilización y explotación de los referidos prototipos, y por tanto a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases de cualesquiera productos, así como a indemnizar a la entidad demandante los daños y perjuicios materiales y morales en la cantidad de catorce millones quinientas noventa y siete mil novecientos noventa y siete pesetas (14.597.997.- pesetas), así como los intereses legales de esta cantidad desde la fecha de la presente resolución. De igual forma, debo declarar y declaro la nulidad del modelo industrial español nº 127.377, en sus cinco variedades (A-B-C-D-E) condenando a la codemandada Ramón Clemente S.A. a estar y pasar por esta declaración. Que debo absolver y absuelvo a las entidades Luxana, S.A. y Alba Perfumes S.L. de las pretensiones formuladas en su contra. Que debo condenar y condeno a la entidad Ramón Clemente, S.A. al pago de las costas originadas en el presente juicio, excepto de las ocasionadas a las entidad Alba Perfumes, S.L. y Luxana S.A. a cuyo pago se condena a la entidad actora, al desestimarse la demanda formulada en su contra, siendo las comunes a cargo de ambas entidades actora y codemandada Ramón Clemente S.A.".

Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por la representación de las entidades "Verrerie Cristallerie D'Arques JG. Durand & Cie, S.A.R.L., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 13 de noviembre de 2.000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por la representación de Ramón Clemente S.A. y con íntegra estimación del interpuesto por la de VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES JG DURAND & CIE S.A.R.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 33 de los de Barcelona, cuya parte dispositiva consta transcrita en los antecedentes de la presente, debemos revocar y revocamos parcialmente la misma, condenando a las demandadas Luxana, S.A. y Alba Perfumes S.L. a cesar y abstenerse de utilizar y explotar los prototipos litigiosos (RETRO, PASSY y PARADIS), y, por tanto, a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases de cualesquiera productos, a retirar de los mercados los que ya hubiesen sido expendidos en ellos y a indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora recurrente en la cuantía que se determine en fase de ejecución de acuerdo con lo establecido en el fundamento de derecho quinto de la presente, manteniendo el resto de los pronunciamientos de aquéllo y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales ocasionadas en la primera instancia. No se hace especial pronunciamiento de las causadas en la presente alzada, excepción hecha de las relativas al recurso interpuesto pro RAMON CLEMENTE, S.A. que serán a su cargo.".

1.- El Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de la entidad LUXANA S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, de fecha 13 de noviembre de 2.000, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881, se alega infracción de los arts. 24 y 120.3 de la Constitución, art. 372.3 de la LEC y 284.3 LOPJ. SEGUNDO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC se alega infracción de loa arts. 7.1 y 1.107 del Código Civil. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 1.902 del Código Civil. CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 124.4 y 125 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado, no habiéndose presentado escrito de impugnación del recurso de casación, se señaló para votación y fallo el día 27 de marzo de 2.008, en ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del proceso versa sobre propiedad intelectual, y concretamente sobre la denuncia formulada por un fabricante de frascos contra otro fabricante por usurpación del derecho por copia servil de los arquetipos; habiendo quedado reducido el debate en casación a si resulta procedente la condena de una de las entidades que adquirían los envases del segundo fabricante para comercializar sus productos sin conocimiento del acto ilícito, respecto de la que se ejercitaron las acciones de cesación de utilización, retirada de los mercados de los productos expedidos, e indemnización de daños y perjuicios, que dieron lugar a los respectivos pronunciamientos condenatorios en la Sentencia de apelación.

Por la entidad mercantil VERRERIE CRISTALLERIE D'ARQUES - J.G. DURAND & CÍE S.A.R.L. se dedujo demanda contra las también mercantiles RAMON CLEMENTE S.A., LUXANA S.A., y ALBA PERFUMES S.L. en la que solicita se declare que la propiedad intelectual de los frascos que se refieren en la demanda pertenece a la entidad actora; se condene a las demandadas a cesar y abstenerse de utilizar y explotar los referidos prototipos y por tanto a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases, retirando de los mercados los que ya hubiesen sido expedidos; se condene a las demandadas a indemnizar a la actora por daños y perjuicios; y se declare la nulidad del modelo 127.377 en sus cinco variantes.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 33 de Barcelona el 10 de junio de 1998, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 790 de 1996, estima parcialmente la demanda contra las tres demandadas declarando que la propiedad intelectual de los arquetipos frascos a que se refiere el hecho primero del escrito de demanda y denominados RETRO, PASSY, PARADIS, MARIANNE Y VERSAILLE pertenecen a la entidad demandante por cesión de su creador Dn. Íñigo. Se condena a la entidad RAMON CLEMENTE S.A. a cesar en la utilización y explotación de los referidos prototipos, y por tanto a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases de cualesquiera productos, así como a indemnizar a la entidad demandante los daños y perjuicios materiales y morales en la cantidad de catorce millones quinientas noventa y siete mil novecientos noventa y siete pesetas (14.597.997 pts.), así como los intereses legales desde la fecha de la presente resolución. Se declara, igualmente, la nulidad del modelo industrial español núm. 127.377, en sus cinco variedades (A-B-C-D-E), condenando a la codemandada RAMON CLEMENTE S.A. a estar y pasar por este declaración. Absuelve a las entidades LUXANA S.A. y ALBA PERFUMES, S.L. de las pretensiones formuladas en su contra. Y condena a la entidad RAMON CLEMENTE S.A. al pago de las costas, excepto de las ocasionadas a ALBA PERFUMES,S.L. y LUXANA S.A. a cuyo pago se condena a la entidad actora, siendo las comunes a cargo de ambas entidades actora y codemandado RAMON CLEMENTE, S.A.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la AP de Barcelona el 13 de noviembre de 2000, en el Rollo núm. 1344 de 1998, revoca parcialmente la resolución del Juzgado en el sentido de condenar a las entidades LUXANA S.A. y ALBA PERFUMES S.L. a cesar y abstenerse de utilizar y explotar los prototipos litigiosos (RETRO, PASSY y PARADIS) y por tanto, a fabricarlos, comercializarlos o usarlos como envases de cualesquiera productos, a retirar de los mercados los que ya hubiesen sido expendidos en ellos y a indemnizar los daños y perjuicios causados a la actora recurrente en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con lo establecido en el fundamento de derecho quinto de la presente resolución, manteniendo el resto de los pronunciamientos de aquélla y con condena a las demandadas al pago de las costas procesales ocasionadas en la primera instancia; no haciéndose especial pronunciamiento de las causadas en la alzada, excepción hecha de las relativas al recurso interpuesto por RAMÓN CLEMENTE, S.A. que serán de su cargo.

Por la entidad LUXANA S.A. se interpuso recurso de casación articulado en cuatro motivos por el cauce del ordinal cuarto del art. 1692 LEC, salvo el primero que se ampara en el ordinal primero, los cuales se examinan seguidamente por el orden de su exposición.

En el motivo primero se acusa infracción de los art. 24 y 120.3 de la CE, 372.3 LEC y 248.3 LOPJ, así como de la jurisprudencia al respecto.

En el cuerpo del motivo se alega falta de motivación por no expresar en ningún momento la resolución recurrida la norma jurídica en que se ampara para entender que la conducta de la recurrente haya podido ser infractora y llevar anudada la responsabilidad prevista por la LPI.

El motivo debe desestimarse porque, con independencia de si la argumentación efectuada en los fundamentos cuarto y quinto es o no acertada, no incurre en el vicio que se denuncia en el motivo pues claramente se invoca como fundamento de la condena, en relación con la acción de cesación el art. 124 de la LPI en su redacción de 1987, y en relación con la acción de resarcimiento de daños y perjuicios el art. 125 de la misma Ley.

Finalmente, en lo que atañe al comentario que se efectúa en el último párrafo del motivo, relativo a que la causa fáctica de condena que, respecto de LUXANA, S.A., esgrime la Audiencia Provincial de Barcelona, en el sentido de que no puede encuadrarse en ninguno de los supuestos legales contemplados en el art. 124 de la LPI de 1987, es un tema de subsunción de los hechos en la norma que resulta ajeno a la denuncia efectuada en el motivo.

En el motivo segundo se alega vulneración de los arts. 7.1 y 107 CC ; en el tercero se acusa infracción del art. 1902 CC ; y en el cuarto se aduce violación de los arts. 124 y 125 de la Ley de Propiedad Industrial 22/1987, de 11 de noviembre. Los motivos se examinan conjuntamente porque, habida cuenta las circunstancias concurrentes, es posible una respuesta unitaria, y se evitan innecesarias repeticiones.

La entidad mercantil LUXANA S.A. envasaba sus productos en frascos que adquiría de la entidad RAMON CLEMENTE S.A. Hasta el día 16 de abril de 1996, en que la recurrente recibió la comunicación por conducto notarial de la agente de la entidad actora de la copia servil de los arquetipos de los frascos constitutiva de un acto ilícito de la Propiedad Intelectual y en la que se la requería, entre otros aspectos, para cesar en la utilización, no existe constancia de tipo alguno acerca, no ya de una connivencia de LUXANA, S.A. con la fabricante que le vendía los envases, sino ni siquiera que tuviera el más mínimo conocimiento sobre la posible imitación. Y no cabe argumentar, que, por actuar en un sector del tráfico restringido, en el que resulta normal el conocimiento o información de sus condiciones y circunstancias, la entidad LUXANA S.A. no podía ignorar la posible realidad de la paternidad de los arquetipos, porque los frascos que adquiría de RAMON CLEMENTE, S.A. se hallaban amparados por la titularidad inscrita en el registro. Por consiguiente no cabe hablar de dolo, ni culpa, ni de conocimiento de una situación ilícita, por lo que no se advierte que se haya faltado a la buena fe.

Desde la fecha indicada de mediados de abril de 1996, LUXANA, S.A. ya no puede invocar que no está informada de la posible ilicitud de la mercancía, y si bien no cesa en la actividad comercial hasta primeros de mayo no cabe reprocharle una actitud antijurídica porque dada la apariencia de la titularidad de la entidad suministradora, y su importancia en el sector, el breve periodo de tiempo expresado ha de estimarse razonable para ponerse en comunicación con la fabricante de quién adquiría el producto, tanto más si se tiene en cuenta que no consta que LUXANA S.A. haya aprovechado dicho interregno para dar salida al máximo de mercancía "ilegal" en su poder.

Por lo expuesto, y por la absoluta imprecisión del fundamento de la resolución recurrida que no concreta la subsunción normativa, no se advierte que haya base fáctica, ni jurídica, para condenar a la entidad demandada, aquí recurrente, ni a la cesación de una comercialización que ya tuvo lugar en su día, ni a una indemnización de daños y perjuicios de los que no es responsable. Como tampoco hay fundamento para el pronunciamiento condenatorio relativo a la retirada del mercado de los productos expendidos porque para que tal pronunciamiento pudiera tener lugar sería preciso que la actividad comercial desplegada por LUXANA S.A. fuera ilícita, y no lo fue porque actuó en la conciencia de la legalidad de la fabricación por RAMON CLEMENTE S.A., dada la aparente titularidad registral, y no hay constancia de que haya efectuado expendición de mercancía una vez que tomó razonable información sobre la posible infracción de la propiedad intelectual por parte de la empresa suministradora de los frascos.

Por lo expuesto, se estiman los motivos del recurso que se examinan en este fundamento.

La estimación de los motivos segundo, tercero y cuarto determinan que se declare haber lugar al recurso de casación entablado por LUXANA S.A., se case y anule la Sentencia de la Audiencia Provincial en cuanto condena a dicha entidad mercantil y se confirme en la misma medida la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia. Por lo que respecta a las costas causadas se acuerda no hacer pronunciamiento alguno respecto de las de primera instancia porque, aunque se desestima la demanda en cuanto a LUXANA S.A., existía una apariencia razonable de responsabilidad que justifica la interposición de aquélla, aunque el resultado del debate sea absolutorio. Como consecuencia de lo anterior (revocación parcial de la resolución del Juzgado) no procede condenar en las costas de la apelación, y en lo que atañe a la casación cada parte debe satisfacer las suyas; todo ello de conformidad con los arts. 1.715.1,3ª, 1.715.2, 523, párrafo primero, inciso final, y 710, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La parte codemandada ALBA PERFUMES S.L. se personó en el recurso (11 enero 2001), se le tuvo por personada (7 febrero 2001) y por escrito de 23 de diciembre de 2003 interesó que se le tuviera por adherida al recurso de casación interpuesto por la entidad LUXANA, S.A., añadiendo que no es recurrida porque se encuentra en la misma situación que LUXANA S.A., ya que fue absuelta en primera instancia y condenada por la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

La petición expresada, que no fue objeto de resolución interlocutoria, se resuelve en este momento plenario diciendo:

1. La entidad ALBA PERFUMES, S.L. no interpuso recurso de casación por lo que no puede ser considerada recurrente; y, por consiguiente, su intervención en el recurso no tienen otra alternativa procesal que la de parte recurrida.

2. En el actual sistema jurídico de casación no cabe la adhesión al recurso, por lo que no resulta posible tener a ALBA PERFUMES S.L. como parte recurrente adhesiva.

3. Es cierto que en supuestos de solidaridad procesal cabe la posibilidad de extender el efecto procesal favorable de una sentencia obtenido por un litigante mediante su recurso a otro litigante que, ocupando la misma posición de parte procesal (demandante o demandado), no recurrió. Pero este efecto del recurso, denominado extensivo, no es aplicable al caso porque no se da la situación fáctica o jurídica de indivisibilidad o inescindibilidad necesaría, dado que las dos empresas de que se trata, LUXANA, S.A. y ALBA PERFUMES S.L., operaban con total independencia, sin ninguna interrelación, y sus respectivas actividades de comercialización de frascos exigen apreciaciones probatorias diferentes, sin que sea suficiente que ambas adquiriesen los productos de la misma fabricante RAMON CLEMENTE, S.A. Dicho de otra manera, para poder absolver a ALBA PERFUMES, S.L. habría que examinar la conducta por ella observada respecto de la suministradora y de la actora, que supone hechos diferentes de los que alegó LUXANA S.A., con independencia de que puedan darse situaciones semejantes, y ello conculcaría el deber de congruencia que vincula a este Tribunal

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de LUXANA S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 13 de noviembre de 2000, en el Rollo núm. 1344/98, la cual casamos y anulamos en cuanto condena a la entidad expresada, y en su lugar acordamos confirmar la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 33 de dicha Ciudad en cuanto absuelve a LUXANA S.A., salvo en el aspecto relativo en las costas de la primera instancia en las que no hacemos especial pronunciamiento condenatorio;

Tampoco se hace pronunciamiento condenatorio respecto de las costas en lo que se refiere al recurso de apelación entablado por Verrerie Cristallerie D' Arques JG. Durand & Cie. S.A.R.L. contra LUXANA, S.A.;

Se mantiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, antes expresada, en todo lo restante (que es la parte que no afecta a LUXANA S.A.);

En cuanto a las costas del recurso de casación cada parte debe satisfacer las suyas; y,

No procede admitir, y, por consiguiente, menos todavía estimar, la adhesión formulada por la representación procesal de la entidad ALBA PERFUMES S.L.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Jesús Corbal Fernández.- Vicente Luis Montés Penadés.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.