STS, 13 de Diciembre de 2001
| Ponente | CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, MANUEL |
| ECLI | ES:TS:2001:9794 |
| Número de Recurso | 5031/1995 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a trece de Diciembre de dos mil uno.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5031/1995 interpuesto por "EMPAC, S.A.", representada por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle, contra la sentencia dictada con fecha 24 de enero de 1995 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 359/1992, sobre patente de invención número NUM001 , procedimiento para la fabricación continua de bolsas de malla y sus bolsas correspondientes; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
La entidad "Empac, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 359/1992 contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de 29 de noviembre de 1991 que estimó el recurso de reposición deducido por Dª. Lucía contra el que concedió el modelo de utilidad número NUM000 (8) con fecha 9 de enero de 1990.
En su escrito de demanda, de 19 de febrero de 1993, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "revocando la resolución del Registro de la Propiedad Industrial y acordar en consecuencia la concesión del Modelo de Utilidad nº NUM000 ." Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de mayo de 1993, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que desestime el recurso en todos sus extremos confirmando la resolución recaída e imponiendo las costas a la parte actora".
Dª. Lucía y la compañía mercantil "Roda Packing, S.A." contestaron a la demanda con fecha 18 de junio de 1993 y suplicaron sentencia "de desestimación de tal demanda, confirmando el acuerdo aquí recurrido". Por otrosí solicitaron el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba declarada pertinente por auto de 13 de julio de 1993 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 24 de enero de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido por la entidad mercantil 'Empac, S.A.' contra la resolución de fecha 29 de noviembre de 1991 del Registro de la Propiedad Industrial, que denegó la inscripción del modelo de utilidad número NUM000 , rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas."
Con fecha 4 de abril de 1995 "Empac, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5031/1995 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 153, párrafo 2, de la Ley de Patentes. Segundo: Bajo el mismo ordinal, por infracción de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 14 de junio y 20 de octubre de 1975, 22 de marzo de 1988 y 10 de noviembre de 1991, sobre que el modelo de utilidad es un invento menor, que requiere una novedad relativa, es decir, "variación en un determinado o concreto punto" o "alguna innovación".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación y la imposición de las costas al recurrente.
Dª. Carolina y la compañía mercantil "Roda Packing, S.A." se apartaron del recurso con fecha 28 de mayo de 1997.
Por providencia de 27 de septiembre de 2001 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 5 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.
La sentencia que es objeto de este recurso, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 24 de enero de 1995, confirmó la adecuación a derecho de las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial antes referidas que habían denegado, finalmente, la inscripción del modelo de utilidad número NUM000 , promovida por Empac, S.A.
El motivo aducido por la Administración para denegar el registro del citado modelo de utilidad es que se encontraba ya anticipado en España por la patente de invención número NUM001 , que protegía un "procedimiento para la fabricación continua de bolsas de malla y sus bolsas correspondientes".
La Sala de instancia confirmó la decisión administrativa con los siguientes argumentos:
"[...] Es doctrina reiterada que para la existencia de un Modelo de Utilidad, en cuanto viene a ser un pequeño invento, se requiere un doble requisito, por una parte una innovación formal introducida sobre la existente, y por otra, que tal modificación en la forma produzca una utilidad en cualquiera de las manifestaciones expresadas en el artículo 171 del E.P.I., vigente cuando se solicitó la inscripción, bien entendido que, por remisión del artículo 48 del mismo, para que el simple cambio de forma exterior del objeto ya registrado no incurra en prohibición legal, debe modificar esencialmente con su utilización un resultado industrial nuevo, es decir, demostrando de forma palmaria que lo modificado no es accesorio y que los beneficios obtenidos de tal modificación son esenciales.
[...] En el supuesto de autos, la prueba pericial practicada en el proceso confirma de una manera clara y contundente el informe técnico obrante en el expediente administrativo, que no apreció ventaja alguna para su uso y fabricación derivada de las sutiles diferencias entre la Patente oponente y el Modelo de Utilidad reivindicado. En síntesis, el dictamen evacuado contradictoriamente establece que: a) las características descritas en las reivindicaciones 1 y 2 del Modelo de Utilidad (extremos situados entre dos láminas de material de plástico termosoldable con aberturas que constituyen el asidero de la bolsa) están contenidas en la Patente de Invención; b) las diferencias entre ambas bolsas son accesorias y no constituyen elementos de carácter esencial; c) las reivindicaciones 3 y 4 son de 'realización posible', por lo que su carácter es eventual; y d) la prolongación de la etiqueta es la única diferencia esencial, pero en su conjunto ha de concluirse que entre ambos objetos no se aporta ventaja alguna, que diferencie esencialmente el modelo reivindicado respecto del propietario [debe entenderse el prioritario], por lo que no puede sostenerse distinción evaluable que obligue a estimar el recurso frente a la resolución impugnada que la Sala estima correcta".
La empresa cuyo modelo de utilidad ha sido rechazado recurre en casación la sentencia de instancia invocando como primer motivo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, que aquélla infringe el artículo 153, párrafo 2, de la Ley 11/1986, de Patentes. Dicha Ley, sin embargo, no ha sido la aplicada por la Sala de instancia pues, como ya hemos reflejado en el apartado precedente, ésta considera que el Estatuto de la Propiedad Industrial estaba "vigente cuando se solicitó la inscripción", sin que la parte recurrente censure semejante afirmación.
Por lo demás, el artículo cuya infracción se denuncia, número 153 de la Ley de Patentes, relativo a las declaraciones de nulidad de la protección del modelo de utilidad, parte del supuesto de que ésta ha sido otorgada y después resulta anulada, lo que en este caso no ocurre.
Si, pese a todo, las disposiciones de dicho artículo se entendiesen aplicables, hemos de significar que mediante él se establecen los casos en los que procede la nulidad del modelo (apartado 1, letras a hasta la e), añadiendo su apartado 2 que "si las causas de nulidad sólo afectan a una parte del modelo de utilidad, se declarará la nulidad parcial mediante la anulación de la o las reivindicaciones afectadas por aquéllas. No podrá declararse la nulidad parcial de una reivindicación". Pero esta norma no es disociable, por un lado, de las exigencias generales requeridas a todos los modelos de utilidad y, por otro, tampoco lo es de lo dispuesto en el apartado tres del mismo artículo: "cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguirá en vigor con referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente."
El desarrollo del motivo de casación se centra exclusivamente en una de las reivindicaciones (la tercera) integrantes del modelo de utilidad, sin pretender ya que la protección registral se extienda al resto de las que originalmente presentó. Respecto de aquella reivindicación la sociedad recurrente cita de modo sesgado parte del fundamento jurídico de la sentencia, en apoyo de su tesis.
En efecto, si es cierto que la Sala admite, al apreciar la prueba practicada, que "la prolongación de la etiqueta es la única diferencia esencial", tal afirmación no puede desgajarse del resto de las contenidas antes y a continuación de ella. Previamente la Sala ha aceptado que la reivindicación tercera (la relativa a la prolongación de la solapa etiqueta) es de carácter meramente eventual, en coherencia con la afirmación de la recurrente que la calificaba de "realización posible", esto es, no imprescindible para todos las bolsas que se fabricaran: siendo así, difícilmente podría dar lugar a un modelo independiente caracterizado tan sólo por una eventual prolongación de la etiqueta.
La sentencia, además, afirma que en todo caso "no aporta ventaja alguna" y que no hay diferencias esenciales entre el modelo de utilidad aspirante y la patente ya registrada. Afirmaciones unas y otras de la Sala de instancia de las que sólo se puede extraer la conclusión jurídica a la que se llega, contraria a la inscripción del modelo.
Para acceder a la protección registral es preciso que la invención correspondiente (el modelo de utilidad, en este caso) no sólo implique una configuración, estructura o constitución del objeto que reporte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación, sino que, además, lo haga incorporando una novedad respecto del estado de la técnica vigente en el momento de su solicitud. La ausencia de cualquiera de ambas características determina la irregistrabilidad del modelo aspirante, como aquí ha ocurrido.
Por muy "novedosa" que se pretenda la reivindicación tercera (sobre el grado de innovación exigible al modelo de utilidad en relación con las patentes anteriores la sentencia, literal y fragmentariamente leída, pudiera dar algún pie a apreciarlo), lo que resulta claro de los hechos que la Sala declara probados, tras valorar la prueba, es que no concurre el otro factor de cuya apreciación depende su protección registral, esto es, la existencia de una ventaja prácticamente apreciable en el nuevo "invento".
Esta misma conclusión sirve para desestimar también el motivo segundo de casación, mediante el cual la sociedad recurrente denuncia la infracción de la jurisprudencia que se ha dejado citada en el antecedente de hecho sexto, en torno a la mera exigencia de una novedad relativa como factor suficiente para acceder a la protección de un nuevo modelo de utilidad.
La desestimación de este motivo, decimos, deriva de la asunción por parte de la Sala de instancia de un factor que ya constaba, según ella, en los informes técnicos y periciales: la "falta de ventaja alguna para su uso y fabricación derivada de las sutiles diferencias entre la Patente oponente y el Modelo de Utilidad reivindicado". Excluido este factor, necesario para que la invención sea protegible como modelo de utilidad, son ya irrelevantes todas las demás consideraciones sobre la mayor o menor novedad que incorpore aquélla.
Esta valoración de los elementos de prueba, especialmente referida a la pericial practicada en autos (que, según la Sala de instancia, "[...] confirma de una manera clara y contundente el informe técnico obrante en el expediente administrativo" sobre la inexistencia absoluta de ventaja apreciable que se pudiera derivar del nuevo modelo), no puede ser desconocida en casación, por más que la recurrente pretenda que sí concurría una ventaja en la utilidad del modelo, referida ahora a la reivindicación tercera en exclusiva.
Como ya hemos afirmado reiteradamente, la apreciación de la prueba queda al arbitrio y criterio de los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana crítica, y el posible error de los órganos de instancia en dicha apreciación no constituye motivo casacional, salvo que su valoración fuese manifiestamente ilógica, arbitraria o contraria a las normas del razonar humano. Es reiterada la jurisprudencia que, en casos análogos al de autos, niega que esta Sala pueda, en casación, sustituir el juicio de las sentencias recurridas sobre el resultado de las pruebas practicadas en aquello que tenga de apreciación de que un determinado modelo protegido, sea industrial o de utilidad, se encuentra o no se encuentra anticipado en su novedad por otros antecedentes registrales, o supone o no supone una ventaja apreciable para el uso o fabricación de un objeto. El examen y comparación de los diferentes elementos que integran unos y otros modelos registrados o solicitantes, en orden a la apreciación técnica de su novedad y de la ventaja que aporten, queda reservado a las Salas de instancia, sin que sea procedente sustituir el criterio de éstas al valorar aquellos elementos, conforme a las pruebas practicadas, por los propios criterios de la parte recurrente, operación vedada en la vía casacional.
Procede, pues, la desestimación del recurso así como la imposición de las costas a la parte cuyos motivos han sido íntegramente desestimados, conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 5031 de 1995, interpuesto por "Empac, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 24 de enero de 1995 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 359/1992. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Segundo Menéndez.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Fernando Cid.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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