STS 31/2006, 26 de Enero de 2006

1.- El Procurador D. César Gutiérrez Moliner, en nombre y representación de la entidad "Explotaciones Valduero, S.A." (antes Bodegas Valduero S.A.), interpuso demanda ante el Juzgado de Primera Instancia Número Nueve de Burgos, siendo parte demandada D. Mariano, como Administrador Único de "Bodegas Rodero, S.L."; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare y condene: 1º.- Se declare que los demandados, D. Mariano y Bodegas Rodero, S.L., han llevado a cabo actos de violación de la marca "Ribereño", nº 1.108.655, de la demandante, Explotaciones Valduero S.A., y de competencia desleal, de confusión y explotación de la reputación ajena, contrarias a la buena fe. 2º.- Se condene a los demandados a cesar inmediatamente en la utilización de la marca o palabra "Ribeño", dedicada a la fabricación, comercialización y venta de vinos, prohibiéndole que realice en el futuro actos como los aquí perseguidos. 3º.- Se condene a los demandados a que inmediatamente cesen en la utilización de la marca "Ribeño" para sus vinos, reiterando toda la producción de vino que tuvieran etiquetada con esta marca, y absteniéndose de realizar publicidad y venta de vino bajo dicha marca "Ribeño". 4º.- Se condene a los demandados a indemnizar a mi representada en los daños y perjuicios ocasionados por la utilización del vocablo "Ribeño", para la comercialización de sus vinos, daños y perjuicios que se concretarán y cuantificarán en la fase probatoria, de acuerdo con las normas contenidas en el art. 38 de la Ley de Marcas , o en otro caso, en ejecución de Sentencia. 5º.- Se condene a los demandados a publicar a su costa, y en un periódico de Madrid de tirada nacional, y en otro periódico de Burgos, el fallo de la sentencia con respecto a la firma "Ribeño". 6º.- Se declara la anulación de las marcas registradas "Granribeño", nº 1.951.100, y "Valribeño", nº 1.951.101, mandando cancelar dichas marcas en el Registro de Marcas correspondiente. 7º.- Se impongan a los demandados las costas de este procedimiento.".

2. - El Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde, en nombre y representación de D. Mariano y de la compañía Bodegas Rodero, S.L., contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de las costas a la actora.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Nueve de Burgos, dictó Sentencia con fecha 11 de julio de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda formulada por EXPLOTACIONES VALDUERO S.A., representada por el Procurador D. César Gutiérrez Moliner contra D. Mariano Y BODEGAS RODERO, S.L. representados por el Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde, debo declarar y declaro: 1º) Los demandados D. Mariano y Bodegas Rodero S.L. han llevado a cabo actos de violación de la marca registrada "RIBEREÑO", nº 1.108.655, de la demandante, Explotaciones Valduero S.A., y actos de competencia desleal, de confusión y de explotación de la reputación ajena, contrarios a la buena fe. 2º) En consecuencia, se condena a los citados demandados a cesar en la utilización del término "RIBEÑO", para designar productos, servicios o actividades relativas a vinos, licores y bebida alcohólicas, prohibiéndoles que realicen en el futuro actos similares y a que retiren toda producción de vino que tuviera etiquetada con dicha denominación, y absteniéndose de realizar publicidad y venta de vino con el término "RIBEÑO". 3º) Se condena a los demandados a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios que se fijen en ejecución de sentencia, por la utilización del vocablo "RIBEÑO", para la comercialización de sus vinos. 4º) Se condena a los demandados a publicar a su costa, y en un periódico de Madrid de tirada nacional, y en otro de Burgos, el Fallo de la Sentencia condenatoria firme con respecto a la denominación "RIBEÑO". 5º) Se declara la nulidad de las marcas registrales "GRANRIBEÑO", nº 1.951.100 y "VALRIBEÑO", nº. 1.951.101. Firme esta resolución, comuníquese a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . 6º) Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de D. Mariano y Bodega Rodero, S.L., la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, dictó Sentencia con fecha 26 de marzo de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que, estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Fernando Santamaría Alcalde, en la representación que tiene acreditada en autos, contra la sentencia dictada, el día once de julio de mil novecientos noventa y ocho, por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 9 de Burgos en esta causa, debemos revocar y revocamos, del mismo modo parcial, dicha resolución en el sentido de excluir de la condena el apartado 2º del fallo y en el de limitar la indemnización de los daños y perjuicios que se han de determinar en ejecución de sentencia a los que se hayan podido producir hasta el mes de febrero de mil novecientos noventa y seis; que, desestimando como desestimamos en lo demás el citado recurso, debemos confirmar y confirmamos en los restantes pronunciamientos la citada sentencia de instancia; y que debemos condenar y condenamos a los litigantes a estar y pasar por estas declaraciones y condenas y a cumplirlas. No se hace expresa imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias a ninguno de los litigantes.".

1.- El Procurador Dª. María del Carmen Moreno Ramos, en nombre y representación de D. Mariano y la entidad Bodegas Rodero, S.L., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, de fecha 26 de marzo de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción de los arts. 12.1 a) en relación con el 48 de la Ley 32/1.988 de 10 de noviembre, de Marcas y de y jurisprudencia que los interpreta. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 7 del Código Civil y de la doctrina de los actos propios. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 36 y 37 de la Ley de Marcas .

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado, el Procurador D. Jesús Guerrero Laverat, en nombre de la entidad "Explotaciones Valduero, S.A.", presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 12 de enero de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

Por la entidad mercantil EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A. se dedujo demanda frente a Dn. Mariano y BODEGAS RODERO, S.L. en la que solicita se declare que los demandados han llevado a cabo actos de violación de la marca RIBEREÑO nº 1.108.655 de la demandante, y de competencia desleal, de confusión y explotación de la reputación ajena, contrarias a buena fe.- Se condene a los demandados a cesar inmediatamente en la utilización de la marca o palabra RIBEÑO, dedicada a la fabricación, comercialización y venta de vinos, prohibiéndole que realice en el futuro actos como los aquí perseguidos.- Se condene a los demandados a que inmediatamente cesen en la utilización de la marca RIBEÑO para sus vinos, retirando toda la producción de vino que tuvieran etiquetado con esta marca, y absteniéndose de realizar publicidad y venta de vino bajo dicha marca. -Se condene a los demandados a indemnizar a mi representada en los daños y perjuicios ocasionados por la utilización del vocablo RIBEÑO, para la comercialización de sus vinos, daños y perjuicios que se concretarán y cuantificarán en la fase probatoria. -Se condene a los demandados a publicar a su costa, y en un periódico de Madrid de tirada nacional, y en otro periódico de Burgos, el fallo de la sentencia condenatoria con respecto a la firma RIBEÑO.- Se declare la anulación de las marcas registradas GRANRIBEÑO nº .1.951.100, y VALRIBEÑO nº .1.951.101, mandando cancelar dichas marcas en el Registro de Marcas correspondiente.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Burgos de 11 de julio de 1.998, dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 230 de 1.997 , estima la demanda y declara:

1. -) Los demandados D. Mariano y Bodegas Rodero S.L., han llevado a cabo actos de violación de la marca registrada "RIBEREÑO", nº 1.108.655, de la demandante, Explotaciones Valduero S.A., y actos de competencia desleal, de confusión y de explotación de la reputación ajena, contrarios a la buena fe.

2. -) En consecuencia, se condena a los citados demandados a cesar en la utilización del término "RIBEÑO", para designar productos, servicios o actividades relativas a vinos, licores y bebidas alcohólicas, prohibiéndoles que realicen en el futuro actos similares y a que retiren toda producción de vino que tuviera etiquetada con dicha denominación, y absteniéndose de realizar publicidad y venta de vino con el término "RIBEÑO".

3. -) Se condena a los demandados a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios que se fijen en ejecución de sentencia, por la utilización de vocablo "RIBEÑO", para la comercialización de sus vinos.

4. -) Se condena a los demandados a publicar a su costa, y en un periódico de Madrid de tirada nacional, y en otro de Burgos, el Fallo de la Sentencia condenatoria firme con respecto a la denominación "RIBEÑO".

5. -) Se declara la nulidad de las marcas registrales "GRANRIBEÑO", nº 1.951.100 y "VALRIBEÑO", nº 1.951.101.

Firme la resolución, comuníquese a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a los efectos de los dispuesto en el art. 57 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas .

La Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos de 26 de marzo de 1.999 , recaída en el Rollo 580 de 1.998, revoca parcialmente la resolución del Juzgado de 1ª Instancia, en el sentido "de excluir de la condena el apartado 2º del fallo y en el de limitar la indemnización de daños y perjuicios que se han de determinar en ejecución de sentencia a los que se hayan podido producir hasta en mes de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Por Dn. Mariano y la compañía mercantil BODEGAS RODERO, S.L. se interpuso recurso de casación articulado en tres motivos, todos ellos al amparo del nº 4º del art. 1.692 LEC , en los que respectivamente se denuncia infracción del art. 12.1,a) en relación con el 48 de la vigente [entonces] Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la jurisprudencia que interpreta los citados preceptos (motivo primero), del art. 7 del Código Civil y de la doctrina de los actos propios, así como de la jurisprudencia que acoge esta doctrina (motivo segundo) y de los arts. 36 y 37 de la Ley de Marcas (motivo tercero).

En el motivo primero del recurso se denuncia infracción del artículo 12.1,a) en relación con el 48 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y de la jurisprudencia que interpreta los citados preceptos.

Se pretende mediante el motivo -según se resume en su último párrafo- se declare la validez (en realidad se deje sin efecto el pronunciamiento de la resolución recurrida que declara la nulidad) de las marcas GRANRIBEÑO y VALRIBEÑO de los recurrentes.

Los artículos cuya infracción se denuncia de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , (que es el régimen jurídico aplicable al caso por razones de derecho intertemporal), se refieren a la acción de nulidad de marcas, disponiendo el 12.1,a), entre las prohibiciones relativas, que no podrá registrarse como marca el signo que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares pueda inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La sentencia recurrida sienta la existencia de semejanza fonética entre las marcas en disputa - RIBEREÑO, nº 1.108.655, de la entidad actora EXPLOTACIONES VALDUERO, S.A., y GRANRIBEÑO y VALRIBEÑO, números 1.951.100 y 1.951.101, de los demandados- que designan productos idénticos -elaboración de vino-, por lo que, al generar confusión en el mercado, decreta la nulidad de las que accedieron con posterioridad al registro.

El motivo pretende que la resolución impugnada conculca el precepto de la Ley de Marcas expresado porque para apreciar la semejanza introduce en el juicio de comparación el término RIBEÑO, que corresponde a una marca anterior no concedida a los actores y que fue objeto de conflicto entre las partes en otro juicio, la cual, por un lado, no fue tomada en cuenta, ni podía serlo, por la Oficina Española de Patentes y Marcas pues no estaba registrada, ni, por otro lado, nunca hubo coincidencia de uso en el mercado porque la autorización para utilizar las marcas GRANRIBEÑO y VALRIBEÑO por el Consejo Regulador de la Ribera del Duero tuvo lugar el 19 de febrero de 1.997 y en la sentencia recurrida se declara probado que desde febrero de 1.996 no existe en el mercado vino con la marca RIBEÑO. Con base en la argumentación expuesta, en síntesis, estima la parte recurrente que la resolución impugnada infringe el art. 12.1,a) LM desde las perspectivas o planos "formal del registro" y de "la realidad del mercado".

El motivo se desestima por las razones siguientes.

La doctrina jurisprudencial de esta Sala relativa al precepto mencionado viene declarando que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a las denominaciones semejantes, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido ( Ss. 12 mayo 1.975, 30 abril 1.986, 8 junio 1.991, 22 octubre 1.992, 20 marzo 1.998, 20 julio y 21 noviembre 2.000, 26 junio 2.003 , entre otras). La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial. Entre dichas pautas, y en lo que puede tener relación con las marcas del caso, destaca la prevalencia del elemento fonético (respecto del que se cita en la sentencia recurrida una profusa doctrina de esta Sala) y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género (Ss., entre otras, 14 abril 1.986, 20 julio 2.000 y 26 junio 2.003 ).

Aplicando la anterior doctrina al caso objeto de enjuiciamiento se deduce que la apreciación del juzgador de instancia se ajusta a un criterio de racionalidad, pues hay similitud fonética, identidad del producto al que se refieren, y entidad de aquélla suficiente para inducir a error de forma que no resulta factible la convivencia entre dichas marcas en litigio sin riesgo de confusión en el mercado. Y nada obsta a que, para justificar -más para reforzar la argumentación que propiamente para argumentar- la similitud fonética, se haya tomado en cuenta por el juzgador "a quo" la versión de la parte demandada, mantenida en otro litigio, acerca de la incompatibilidad entre los vocablos RIBEÑO y RIBEREÑO, pues el tribunal civil no revisa el juicio que permitió registrar, como tampoco el que haya justificado la autorización del Consejo Regulador, sino únicamente debe contemplar si se dan los presupuestos normativos que determinan la subsunción del supuesto histórico en la prohibición legal, todo ello en la ratio del precepto de proteger al titular prioritario y a los consumidores (por todas, S. 21 noviembre 2.000 ). Y en tal tarea discursiva es plenamente aceptable el criterio de la resolución recurrida; como lo es también el que, cuando se trata de palabras compuestas con una primera sílaba (en realidad un prefijo) que constituye un significante, como ocurre en el caso con GRAN y VAL, analice la composición para resaltar la similitud fonética que resalta del término RIBEÑO, al que aquéllas van unidas, para concluir que la adición no desvirtúa la semejanza de la unidad fonética con el signo prioritario.

En el motivo segundo se alega infracción del art. 7 del Código Civil y de la doctrina de los actos propios, así como de la jurisprudencia que acoge esta doctrina. En el cuerpo del motivo se sostiene, en síntesis, que la conducta de la parte actora al ejercitar la acción de nulidad marcaria contradice los límites de la buena fe y exigencia de observar un comportamiento coherente, y va contra los propios actos, porque tanto la denominación de dicha entidad - VALDUERO-, como la de la marca prioritaria por la que acciona -RIBEREÑO-, participan de la denominación de origen "RIBERA DEL DUERO", por lo que, con la acción de nulidad, contradice su propio comportamiento, e intenta apropiarse de dicha denominación por la vía indirecta de la asociación.

El motivo se desestima.

En primer lugar debe indicarse que el haber obtenido la actora el reconocimiento de la denominación VALDUERO, así como la marca RIBEREÑO, es irrelevante para el pleito, como lo es el criterio, cualquiera que fuere, del Consejo Rector de la Denominación de Origen, tanto al tiempo de autorizar tales denominaciones, como el que pudiere tener, en su caso, respecto a las mimas, o similares, en la actualidad. El objeto del litigio no versa sobre ninguna pretensión de apropiación indirecta por asociación de la denominación de origen, sino sobre si las marcas GRANRIBEÑO, nº 1.951.100, y VALRIBEÑO, nº 1.951.101, están incursas en la prohibición relativa por semejanza con riesgo de confundibilidad con la marca prioritaria RIBEREÑO, nº 1.108.655. Y no cabe en modo alguno entender que, por haber obtenido una entidad el registro de una marca que se dice tiene alguna similitud o semejanza fonética con la denominación de origen, queda vinculado como acto propio a permitir otras marcas posteriores semejantes fonéticamente a dicha marca prioritaria, y ello con independencia de la relación de similitud fonética que pueda haber con la denominación de origen.

Este Tribunal reconoce la aplicación de la doctrina que veda ir contra los propios actos, la cual, con fundamento en el principio de la buena fe ( art. 7.1 CC ) y protección de la confianza creada por la apariencia, impone un deber de coherencia y autolimita la libertad de actuar cuando se han creado expectativas razonables (Ss. 27 septiembre, 14 y 28 octubre 2.005 , entre otras). El acto propio supone la expresión inequívoca de una voluntad en orden a la configuración de una relación o situación de derecho inalterable, causando estado respecto de terceros (Ss. 8 febrero y 13, 20 y 28 octubre 2.005 , entre las más recientes), e impide un comportamiento contradictorio (S. 16 febrero y 14 octubre 2.005 ), pero para que se produzca tal efecto jurídico en relación con una acción ejercitada es preciso que los actos invocados tengan "una significación y eficacia jurídica contraria a dicha acción" (S. 8 noviembre 2.005 y las que cita).

Y no resulta dudoso entender que, con la adquisición de utilización de la denominación VALDUERO y la marca RIBEREÑO, no se creó por la entidad adquirente el acto propio vinculante de tener que permitir que por terceros se pueda con posterioridad registrar marcas, como las de autos, con semejanza fonética a la prioritaria, pues no hay expresión de un consentimiento inequívoco, ni creación de expectativa razonable, en tal sentido, ni, en definitiva, cabe atribuir a aquellos actos la significación y eficacia jurídica que se pretende en el recurso.

Por todo ello, el motivo decae.

En el motivo tercero se denuncia infracción de los arts. 36 y 37 de la Ley de Marcas .

El motivo se desestima.

No hay infracción del art. 36 LM porque la condena a la indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la declaración de existencia de la lesión del derecho de marca (inciso primero y apartado b del precepto) y, aunque la LM no la prevea específicamente (como con otro ámbito la prevé la Ley de Competencia Desleal), nada obsta que se solicite y se pronuncie el fallo sobre la declaración expresa de la existencia de la violación del derecho.

Y no hay infracción del art. 37 LM , porque, haciendo abstracción de si el requerimiento a que se refiere la norma tuvo lugar en tiempo idóneo, en cualquier caso, dicho precepto prevé la indemnización de daños y perjuicios por actos de violación de la marca, no solamente en tal supuesto, sino también "cuando en la actuación hubiera mediado culpa o negligencia" y por la resolución recurrida se ha estimado incluso la concurrencia de mala fe (fundamentos II, párrafo último, y V, párrafo tercero), sin que tal apreciación resulte desvirtuada en casación, ni en la faceta fáctica (se alude a falta de prueba pero no se formula motivo idóneo para su valoración), ni en la faceta de "questio iuris", porque el comportamiento de la parte demandada que se toma en cuenta - consciencia de que había una marca registrada y del uso de una marca que no era compatible- es razonablemente significativo de la conclusión extraída.

La desestimación de los motivos del recurso conlleva la declaración de no haber lugar al mismo y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.3 LEC .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español