STS 569/2006, 13 de Junio de 2006

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Catarroja, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, la mercantil Industrial José Viguer, S.L., contra la mercantil Esteribar Comercial, S.L. y D. Luis Miguel sobre competencia desleal y violación de modelos de utilidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte sentencia declarando que los demandados han cometido los actos de competencia desleal antes descritos y violación de derechos de propiedad Industrial, ordenando la prohibición de dichos actos y el cese en su actuación desleal, condenando además a que indemnicen a mis mandantes en los daños y perjuicios que les hayan causado por su desleal proceder, o, alternativamente, y respecto de esto último que se declare que los demandados se han enriquecido injustamente a costa de mi representada condenandoles en consecuencia a que reembolsen a la misma lo indebidamente percibido por causa de dicho enriquecimiento con respecto a la violación de los modelos de utilidad protegidos por las normas de propiedad industrial, y en todo caso, condenandoles asimismo al abono de las costas de este proceso. ".

Admitida a trámite la demanda fueron emplazados los demandados, alegando la representación de la mercantil Esteribar Comercial, Sociedad Limitada, y de D. Luis Miguel, como hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se admita la excepción articulada, y, en todo caso, con desestimación en todas sus partes de la referida demanda, con desestimación en todas sus partes de la referida demanda, se absuelva a los demandados de los pedimentos en la misma contenidos; con expresa condena en costas a la actora.".

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 5 de septiembre de 1.996 y con la siguiente parte dispositiva: " Que desestimando la excepción alegada por los demandados y entrando a conocer del fondo del asunto debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Juan Hernández Cortés en nombre y representación de la mercantil Industrial José Viguer S. L. y debo declarar y declaro que los demandados han cometido los actos de competencia desleal descritos en los fundamentos jurídicos de la presente resolución, así como la violación del derecho de propiedad industrial del modelo industrial reconocido en el documento nº 1 de la demanda, con el nº 105.706, ordenándose la prohibición de dichos actos y el cese de la actuación desleal, condenando a los demandados Esteribar Comercial S.L. y Luis Miguel (o Blas) a que indemnicen a la actora en los daños y perjuicios que les hayan causado por su desleal proceder y que se determinará en ejecución de sentencia, condenándoles asimismo al abono de las costas de éste proceso.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación D. Luis Miguel y Esteribar Comercial, S.L.. Sustanciada la apelación, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 6 de mayo de 1.998 , con el siguiente fallo: " Que, acogiendo el recurso de apelación planteado contra la sentencia dictada por la Sra. Juez de Primera Instancia nº 2 de Catarrroja, en autos de menor cuantía nº 172/94, debemos de revocarla y la revocamos; declaramos la falta de competencia de tal Juzgado para conocer y fallar de los autos, debemos de declarar y declaramos la nulidad de lo actuado en el Juzgado desde la providencia de admisión de la demanda, y el actor deberá de formular su pretensión en el Juzgado competente según lo dicho en esta sentencia.- No ha lugar a imponer las costas de una y otra instancia.".

La mercantil Industrial José Viguer S.L., representado por el Procurador de los Tribunales D. Javier Fernández Estrada, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, en particular los artículos 153 y 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina jurisprudencia que se menciona.

Con fundamento en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, en particular los artículos 533.1ª, 535 y 536 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en particular los artículos 22, 23, 20, 5, 18, 11, 14.2, 12, y 7 de la Ley 3/91, de competencia desleal , en relación con el artículo 24 de la Constitución en cuanto al principio de tutela judicial efectiva.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador Dª María Luz Albacar Medina, en nombre y representación de Esteribar Comercial S.L. y de D. Luis Miguel, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el dieciocho de abril de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

En el escrito de demanda, interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia de Catarroja, Industrial José Viguer, S.L. acumuló, sin subordinación alguna entre ellas, diversas pretensiones fundadas en normas distintas, tanto en el orden sustantivo como, en lo que importa al conflicto, en el procesal relativo a la atribución de la competencia del órgano judicial de la primera instancia.

Alegó la demandante su condición de titular de varios modelos industriales y la invasión por Esteribar Comercial, S.L., una de los dos demandados, del ámbito de exclusiva que dicha condición le atribuía sobre los títulos de propiedad industrial. Pretendió con esa base fáctica la declaración de la infracción y la condena de la infractora a cesar en tal comportamiento y a indemnizarle en los daños.

Dichas pretensiones, declarativas y de condena, estaban reguladas, en la fecha de la demanda, en el Estatuto de la Propiedad Industrial (aprobado por RDL de 26 de julio de 1.929, Texto refundido aprobado por RO de 30 de abril de 1.930 y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1.931 ), en el plano sustantivo, y en la Ley 11/1.986, de 20 de marzo , de Patentes, por virtud de lo establecido en la disposición derogatoria (1.a) de ésta, en el plano procesal.

Además Industrial José Viguer, S.L. alegó su condición de participante en el mercado con intereses directamente lesionados por la que calificó como actuación desleal de los demandados, la sociedad citada y D. Luis Miguel. Por esa causa pretendió la declaración de que éstos habían ejecutado actos de los tipificados en los artículos 5, 7, 11, 13 y 14 de la Ley 3/1.991 , así como la condena de los mismos a cesar en ellos y a indemnizarle por los daños causados.

El Juzgado de Primera Instancia de Catarroja, tras comprobar que la demandante era titular sólo de uno de los tres modelos industriales identificados en la demanda, declaró la infracción por los demandados del derecho de exclusiva, bien que limitado al referido ámbito objetivo. También declaró que habían ejecutado los ilícitos concurrenciales que definen los artículos 5, 11, 12 y 14.2 de la Ley 3/1.991 . Finalmente, condenó a ambos a cesar en la ejecución de los actos ilícitos de uno y otro tipo y a indemnizar a la demandante en la medida que se determinase en fase de ejecución de sentencia.

La decisión del conflicto en la primera instancia fue recurrida en apelación por Industrial José Viguer, S.L. La entonces apelante alegó, como primer argumento de su impugnación, la infracción por el Juzgado de la norma imperativa sobre competencia que contiene el artículo 125.2 de la Ley 11/1.986, de Patentes . Y, ante esa pretensión, la Audiencia Provincial, en aplicación de la norma invocada, puesta en relación con la disposición derogatoria de la misma Ley y del artículo 154 de la de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , tras declarar que las acciones fundadas en el Estatuto de la Propiedad Industrial eran las principales de las acumuladas, estimó el recurso de apelación y declaró nulas todas las actuaciones desde la admisión a trámite de la demanda, por carecer el órgano judicial de la primera instancia de competencia para conocer de las reguladas en el Estatuto de la Propiedad Industrial.

Tres son los motivos del recurso de casación interpuesto por la demandante contra la sentencia de segundo grado. Los dos primeros se basan en el apartado 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 . El último lo hace en el apartado 4º.

Se examina en primer lugar el segundo de los motivos del recurso de casación, para favorecer una exposición sistemática de la cuestión. En él Industrial José Viguer, S.L. denuncia la infracción de normas que rigen los actos y garantías procesales. En concreto señala dicha sociedad como violentados los artículos 533.1, 535 y 536 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

Tales preceptos establecían, en sus respectivos casos, que la falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional debía oponerse como excepción dilatoria y dentro de seis días contados desde el siguiente al de la notificación de la providencia en que se hubiera mandado contestar a la demanda, de modo que, transcurrido dicho término, sólo podría oponerse en el escrito de contestación, sin suspender el curso de las actuaciones; y que, a un mismo tiempo y en un mismo escrito, el demandado debía oponer todas las excepciones dilatorias, de modo que de no hacerlo así, sólo podría usar de las que no alegare contestando a la demanda.

Argumenta la recurrente que las mencionadas normas imponían a la parte demandada la carga de negar la competencia del Juzgado de Primera Instancia de Catarroja en momento procesal oportuno, que desde luego no era el de celebración de la vista de la apelación. Por ello, entiende que la Audiencia Provincial debería haber rechazado la excepción, opuesta por primera vez en la segunda instancia, y someterla al tratamiento propio de las conocidas como cuestiones nuevas, con declaración de la sumisión tácita de los demandados.

Como se indicó al principio, las normas reguladoras de la competencia judicial contenidas en las Leyes 11/1.986 y 3/1.991, en sus formulaciones iniciales (que, como vigentes al interponerse la demanda, son las aplicables), no eran coincidentes.

Según el artículo 125.2 de la Ley de Patentes - luego modificado por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de Marcas - el Juez competente para el conocimiento de los litigios a que se refiere era el de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 3/1.991 - luego derogado por la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil - disponía que, en los juicios en materia de competencia desleal, la competencia territorial correspondía al Juez del lugar donde el demandado tuviera el establecimiento y, a falta de éste, el domicilio y, en el supuesto de que careciera de ambos en el territorio nacional, el del lugar de la residencia habitual, con posibilidad, a elección del demandante, de que fuera también competente el del lugar donde se hubiera realizado el acto de competencia desleal o el de aquel en que se produjeran sus efectos.

El artículo 23 de la Ley 3/1.991 era, como se ha dicho, norma de atribución de la competencia territorial. Pero hubo alguna discrepancia sobre si también cumplía esa misma función el artículo 125.1 de la Ley de Patentes , lo que mayoritariamente se entendió (en tal sentido, las sentencias de 21 de julio de 1.997 y 21 de julio de 2.001 ), si bien con reconocimiento de una fuerza vinculante imperativa o de ius cogens a dicho precepto (sentencias de 23 de enero de 1.990 y 21 diciembre de 2.001). Por ello, no cabe considerar infringidas por el Tribunal de apelación las normas a que se refiere el motivo, dado que todas estaban inspiradas en una concepción dispositiva de la competencia territorial. Mientras que la imperatividad del artículo 125.2 de la Ley de Patentes imponía un control judicial del cumplimiento estricto de lo en él establecido, sin que el ejercicio del mismo, por vez primera, en la segunda instancia pueda ser calificado de tardío en el sistema procesal anterior ni, en particular, quepa considerarlo impedido por el comportamiento omisivo de los demandados en orden al planteamiento de la pertinente excepción.

El recurso no merece ser estimado por este motivo.

En el primero de los motivos de su recurso, que, como se apuntó antes, se examina en segundo lugar, Industrial José Viguer, S.L. señala como violentados los artículos 153 y 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 .

El artículo 153 permitía al demandante acumular inicialmente las acciones que le compitieran contra el demandado, aunque procedieran de diferentes títulos, siempre que no fueran incompatibles entre sí.

El artículo 154 prohibía la acumulación cuando (1) las acciones se excluyeran mutuamente o fueran contrarias entre sí, de suerte que la elección de una impidiera o hiciera ineficaz el ejercicio de la otra; (2) cuando el Juez que debiera conocer de la acción principal fuera incompetente por razón de la materia o de la cuantía litigiosa para conocer de la acumulada; y (3) cuando, con arreglo a la ley, debieran ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza.

Con invocación de ese apoyo normativo la recurrente pretende, en el motivo que se examina, dos cosas, una de ellas de modo subsidiario. En primer término, que sean tratadas a la luz del artículo 11.1 de la Ley 3/1.991 sus pretensiones en defensa de derechos sobre el modelo industrial, para lo que afirma la existencia de una mera concurrencia de normas, a fin de eludir las imperativas sobre competencia territorial contenidas en la Ley 11/1.986. Con otras palabras, da por sentado Industrial José Viguer, S.L., en este motivo, que sobre unos mismos hechos (su titularidad registral y la imitación por los demandados del diseño registrado) concurrían, con las normas del Estatuto de la Propiedad Industrial, las de la Ley de Competencia Desleal. Lo que, entiende, permite una doble calificación del comportamiento de los demandados, como desleal y como infractor de su derecho de exclusiva, sin alterar la materia objeto del proceso.

Subsidiariamente pretende la recurrente obtener un pronunciamiento de fondo sobre las acciones basadas en la Ley 3/1.991, por ser el Juzgado de Primera Instancia de Catarroja competente para conocer de ellas. Reclama, así, la aplicación al proceso de una regla de conservación, al modo de la recogida en el brocárdico utile per inutile non vitiatur. En apoyo de esta pretensión citó las sentencias de 5 de julio de 1.989, 19 de julio de 1.991, 9 de septiembre de 1.991 y 18 de octubre de 1.994 .

El primero de los argumentos no puede ser acogido, pues la afirmada concurrencia alternativa de normas no existe en el caso. Como se dijo, la actora pretendió en la demanda, en cuanto titular de un modelo industrial, el reconocimiento del derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir que lo hagan los demandados con la comercialización de productos que incorporan su diseño.

Ello sentado, no cabe desconocer la relación existente entre la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos de exclusiva, así como la posibilidad de que la Ley 3/1.991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial.

Es cierto, también, que el artículo 11 de la Ley 3/1.991 rechaza expresamente la ilicitud de una libre imitación de las prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3). Pero ello no significa que dicho artículo desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan. En concreto, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, que vienen integradas en el derecho sobre un modelo industrial registrado se rige por las normas que específicamente disciplinan dicho título, de modo que la comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, la demandante), lo incorporan o imitan, debe ser calificada y tratada, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial (en el caso, el Estatuto de la Propiedad Industrial).

A mayor abundamiento, en último término siempre tendría que haberse respetado, como hizo el Tribunal de apelación, el mandato expreso contenido en la disposición derogatoria (1.a) de la Ley 11/1.986, según la cual todas las acciones ejercitadas en defensa de un modelo industrial quedaban sujetas, en cuando a la competencia judicial, a la norma del artículo 125.2 de dicha Ley. Por ello, no cabe sino entender que la invocación de la Ley 3/1.991 para determinar la competencia del Juzgado de Primera Instancia de Catarroja a fin de que conociera también de las acciones fundadas en el Estatuto de la Propiedad Industrial, no merecía otra calificación que la de una norma de cobertura dirigida a eludir, mediante un rodeo o circunventio, la aplicación de una norma procesal imperativa sobre competencia territorial.

En las sentencias señaladas por la recurrente en el motivo que se sigue examinando, esta Sala admitió la posibilidad de salvar acumulaciones incorrectas de acciones (en todos los casos, por impedirlo el ordinal tercero del artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 , esto es, porque con arreglo a la Ley debieran haberse ventilado y decidido en juicios de naturaleza diferente) mediante un pronunciamiento sobre la que hubiera sido bien ejercitada: sentencias de 5 de julio de 1.989 (acciones de revisión o actualización de la renta y de condena a la arrendataria a pagar las sumas atrasadas), 19 de julio de 1.991 (acciones de declaración de la nulidad por simulación de contratos de arrendamientos urbanos y de resolución de los mismos), 9 de septiembre de 1.991 (acciones de declaración de nulidad de una donación y de inexistencia del derecho del donatario a la prórroga arrendaticia) y 18 de octubre de 1.994 (acciones de desahucio de local de negocio por expiración del término contractual y de condena a la indemnización por daños y perjuicios).

Las mencionadas sentencias no contemplaron supuestos de falta de competencia territorial y menos de la regulada por normas imperativas (lo que sí hizo la sentencia de 21 de diciembre de 2.001 , en el mismo sentido que la recurrida). Sin embargo, ello no impide llegar a la misma conclusión, dada la semejanza de supuestos, así como el silencio del artículo 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 sobre la competencia territorial y la dificultad de equiparar el tratamiento procesal de ésta a la que corresponde dar a la objetiva, ésta mencionada en el apartado 2º del citado precepto.

Procede, por lo expuesto, estimar el primero de los motivos del recurso, en el que, como se dijo, se denunció la infracción de las normas que rigen los actos y garantía procesales, con fundamento en la segunda regla del artículo 1.692.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 . Y, en aplicación de la correlativa norma del artículo 1.715 de dicha Ley, reponer las actuaciones al estado y momento en que se cometió la falta consistente en la omisión del pronunciamiento sobre las acciones declarativa y de condena fundadas en la Ley 3/1.991 y ejercitadas en la demanda. Lo que, dada la proximidad que debe existir entre ese acto y la decisión del recurso (sentencias de 28 de diciembre de 2.001 y 11 de octubre de 2.005 ), implica que el Tribunal de apelación, con su actual composición, celebre nueva vista sobre aquellas acciones.

No procede un pronunciamiento condenatorio en costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español