STS 1192/2008, 19 de Diciembre de 2008

1.- El Procurador Dª. Almudena González García, en nombre y representación de la entidad "McDonald's Corporation", interpuso demanda de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y seis de Madrid, siendo parte demandada la entidad "Andros Food, S.A.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia "por la que: 1º. Declare: a) Que la compañía McDonald'S Corporation ostenta frente a los demandados un derecho exclusivo sobre la marca McDonald's y demás distintivos inscritos en torno al prefijo Mc que sirven de base a la presente acción. b) Que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca nº 1.615.618 Mcsalad objeto de la acción constituye una violación de los derechos de propiedad industrial la actora sobre la marca McDonald's y demás distintivos inscritos en torno al prefijo Mc que sirven de base a la presente acción. c) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de marca nº 1.615.618 Mcsalad de la Compañía Andros Food, S.A. 2º. Condene a la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) A cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso de la marca MCSALAD y de abstenerse en lo sucesivo de utilizar o solicitada como marca cualquier signo o denominación que resulte incompatible con la marca McDONALD'S y demás distintivos inscritos por mi mandante en torno al prefijo Mc. c) A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consigne la marca objeto de la acción. 3º ORDENE: La cancelación de la marca nº 1.615.618 MCSALAD objeto de la presente acción. Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada.".

2. - El Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de la entidad Andros Food, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que con estimación de las excepciones planteadas, o bien entrando a conocer del fondo del asunto, se desestime íntegramente la demanda interpuesta por McDonald's Corporation condenándola, asimismo, a las costas de este juicio.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba, en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Treinta y seis de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de noviembre de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Dª. Almudena González García en nombre y representación de McDonald's Corporation contra Andros Food, S.A., debo absolver y absuelvo a esta de la misma, con imposición de las costas a la demandante.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad McDonald's Corporation, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, dictó Sentencia con fecha 10 de septiembre de 2.003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que, por acogimiento parcial del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Almudena González García, en representación de la entidad mercantil McDonald's Corporation, frente a la sentencia dictada el 21 de noviembre de 2001 por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Madrid en los autos a que el presente rollo se contrae y rehuse total de la impugnación formulada contra la providencia de 19 de febrero de 2001, debemos revocar y revocamos la indicada sentencia en el sentido de rechazarse la excepción de prescripción por tolerancia aceptada por la resolución antedicha respecto a la acción de nulidad ejercitada en la demanda, la que se estima parcialmente en su primer pedimento y, consiguientemente, se declaran que la Compañía McDonald's Corporation ostenta frente a la interpelada un derecho exclusivo sobre la marca McDonald'S, desestimándose la demanda en los demás extremos y sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales devengadas en ambas instancias.".

1.- El Procurador Dª. Almudena González García, en nombre y representación de la entidad McDonald's Corporation, interpuesto recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de fecha 10 de septiembre de 2.003, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: UNICO.- Se alega infracción, por aplicación indebida, de los arts. 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas de 1.988.

2. - El Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de la entidad Andros Food, S.A., interpuesto recurso de casación respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de fecha 10 de septiembre de 2.003, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción del art. 9.1 de la Directiva 89/104 / CE del Consejo de 21 de diciembre de 1.988. SEGUNDO.- Se alega infracción por aplicación incorrecta del art. 1.973 del Código Civil en relación con el art. 48.2 de la Ley 32/1.988 de Marcas.

Por Providencia de fecha 18 de noviembre de 2.003, se tienen por interpuestos los recursos de casación anteriores, y se acuerda remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Recibidas las actuaciones en esta Sala Primera del Tribunal Supremo, comparecen el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en representación de la entidad Andros Food, S.A., y el Procurador Dª. Almudena González García, en representación de la entidad McDonald'S Corporation.

Por esta Sala se dictó Auto de fecha 26 de febrero de 2.008, por el que se admitieron los recursos de casación interpuestos.

Dado traslado, el Procurador Dª. Almudena González García y el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en sus representaciones respectivas, presentaron escritos de impugnación al recurso formulado de contrario.

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 27 de noviembre de 2.008, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El objeto del proceso versa sobre derecho marcario, y, tal y como ha quedado delimitado en casación, se circunscribe a la acción de nulidad de registro de una marca regulada en la LM 32/1.988, respecto de la que se plantean por la titular de la marca cuya nulidad se pretende la existencia de prescripción de tolerancia por ser de aplicación, bien directa, bien por la doctrina de la interpretación conforme, la Directiva Comunitaria 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, y la improcedencia de la interrupción de la prescripción extintiva de la acción del art. 48.2 LM, y por la titular de la marca que ejercita la acción de nulidad que se aprecie la concurrencia de las prohibiciones relativas de registro de los arts. 12.1,a) y 13 c) por aprovechamiento de marca notoria y renombrada y riesgo de dilución.

Por la entidad McDONALD'S CORPORATION se interpuso demanda sobre derecho marcario frente a la entidad ANDRES FOOD, S.A. en la que solicita: 1º. Se declare: a) Que la compañía actora ostenta frente a la demandada un derecho exclusivo sobre la marca McDONALD'S y demás distintivos inscritos en torno al prefijo Mc que sirven de base a la acción ejercitada; b) Que la solicitud, uso y registro por la demandada de la marca num. 1.615.618 MCSALAD objeto de la acción constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre la marca McDONALD'S y demás distintivos inscritos en torno al prefijo Mc que sirven de base a la presente acción; c) Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, se declare la nulidad del registro de la marca núm. 1.615.618 MCSALAD de la compañía ANDRES FOOD, S.A.; 2º. Se condene a la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones; b) A cesar de forma inmediata en cualquier clase de uso de la marca MCSALAD y de abstenerse en lo sucesivo de utilizar o solicitar como marca cualquier signo o denominación que resulte incompatible con la marca McDONALD'S y demás distintivo inscritos por la demandante en torno al prefijo Mc; y, c) A retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, y cualquier otra clase de documentación u objeto en los que se consigne la marca objeto de la acción; y, 3º. Se ordene la cancelación de la marca núm. 1.615.618 MCSALAD objeto de la presente acción. Se fundamenta la demanda, esencialmente, en la protección especial de las marcas que como McDONALD'S tienen un carácter renombrado y notorio, el hecho de que la actora es titular de otros registros de marca en torno al distintivo McDONALD'S y al prefijo Mc (así BIGMAC, EGGMcMUFFIN, McRIB, McPOLLO, McNUGGETS DE POLLO, McROYAL HAMBURGER, McCAFE), el riesgo de asociación en el mercado entre los distintivos en pugna y las prohibiciones de registro que establecen los arts. 12.1, a), 13.c) y 13.d) de la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, respecto a los que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente registrada pueda inducir a confusión o generar un riesgo de asociación, o cuando suponga un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, o que reproduzcan o imiten otras marcas protegidas.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 36 de Madrid el 20 de noviembre de 2.001, en los autos de juicio de menor cuantía núm. 559 de 2.000, desestimó la demanda, absolvió a la entidad demandada e impuso las costas a la entidad actora. La "ratio essendi" de la decisión se halla en la estimación de la prescripción [sic] en las tres vertientes planteadas: la denominada prescripción por tolerancia que establece el art. 9 de la Directiva Comunitaria 89/104, de 21 de diciembre de 1.988, la del art. 39 LM relativa a las acciones de violación del derecho de marca, y la prescripción de cinco años de la acción de nulidad ex art. 48.2 LM rechazando la existencia de mala fe que pudiera fundamentar la imprescriptibilidad.

La Sentencia dictada por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Madrid el 10 de septiembre de 2.003, en el Rollo núm. 182 de 2.002, estima parcialmente el recurso de apelación de McDonald'S Corporation y revoca la Sentencia del Juzgado objeto del mismo en el sentido de rechazar la excepción de prescripción por tolerancia aceptada por la resolución antedicha respecto de la acción de nulidad ejercitada en la demanda, la que se estima parcialmente en su primer pedimento y, consiguientemente, se declara que la Compañía McDonald's Corporation ostenta frente a la interpelada un derecho exclusivo sobre la marca McDonald's, desestimándose la demanda en los demás extremos, y sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales devengadas en ambas instancias.

La Sentencia de la Audiencia mantiene la prescripción extintiva respecto de la acción de violación (art. 39 LM ), pero revoca la resolución apelada en relación con la denominada prescripción de tolerancia, la cual rechaza porque no se halla recogida en la LM 32/1988, ni en las relaciones horizontales es invocable el efecto directo de las Directivas, según reiterada jurisprudencia del TJCE, y en cuanto a la prescripción de la acción de nulidad ex art. 48.2 LM, respecto de la que dice <>. En cuanto al fondo del asunto, circunscrito a la acción de nulidad, la resolución de la Audiencia centra su decisión en diversos aspectos que se resumen: en la existencia de un acuerdo entre McDonald's Corporation y Andros Food S.A. por el que esta entidad asumía el compromiso de cambiar la forma de la M de la expresión Mc que era muy parecida a la del signo distintivo de la primera entidad, pero no renunció a la utilización del prefijo Mc ni al color rojo en la M; en la admisión de la convivencia de los signos en conflicto por no generarse riesgo de confusión o asociación; en que del examen comparativo de los signos no resulta confusión porque el prefijo Mc carece de valor distintivo por su carácter genérico, y utilizarse por numerosas personas y entidades distintas y no vinculadas con la actora, y el elemento Salad tiene especial eficacia individualizadora; que los productos distinguidos por las marcas litigiosas no se adquieren ni comercializan en el mismo tipo de establecimientos, lo que resulta de capital importancia para diluir el riesgo de asociación; y que la incorporación del color rojo se contrae a parte del signo distintivo, pero no afecta al prefijo Mc; y que poco importa que el prefijo Mc se aparte del diseño distintivo McSalad que figuraba en las etiquetas remitidas a los representantes legales de la recurrente en marzo de 1988 [se refiere al conflicto que finalizó con el compromiso antes aludido], ya que esta alteración efectuada "motu propio" por la demandada, por más que no sea liviana, carece de entidad a los efectos que centran la atención del juzgador, al no revestir la M ningún aporte de similitud con la de la actora y presentar la c de Mc distinta representación gráfica, por lo que no puede afirmarse con eficacia suasoria que las bases sobre las cuales la interpelante [McDonald's Corporation] consintió los usos llevados a cabo por su oponente acerca del distintivo McSalad quebraron en el mismo momento en que ésta obtuvo el registro de su marca, ni puede argüirse que la inclusión del distintivo Mc en la marca de la demandada suponga un debilitamiento de las marcas de la actora.

Contra dicha resolución de la Audiencia se interpusieron sendos recursos de casación por las entidades demandante y demandada.

RECURSO DE CASACIÓN DE ANDROS FOOD, S.A.

En el primer motivo del recurso de casación se denuncia la infracción por inaplicación del art. 9.1 de la Directiva 89/104 / CE del Consejo de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

El motivo pretende combatir la fundamentación de la sentencia recurrida que, como "ratio decidendi", rechaza la aplicación de la prescripción por tolerancia recogida en el art. 9.1 de la Directiva Comunitaria con base: a) en que esta figura jurídica no se recoge en la Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, que es la normativa aplicable al caso por razones de derecho intertemporal; y, b) en que en las relaciones horizontales no es invocable el efecto directo de las Directivas, según reiterada jurisprudencia del TJCE.

El motivo se desestima porque los argumentos de la resolución son acertados.

Así, en primer lugar, debe señalarse que la denominada prescripción por tolerancia, que sí incorpora la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre, en el art. 52.2, no está prevista en la Ley de Marcas 32/1.988, y así lo declaró esta Sala, entre otras Sentencias, en la de 25 de enero de 2.007, núm. 29, y lo reconoce el propio recurso.

En segundo lugar, la regulación de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, 1ª Directiva para la aproximación de las legislaciones de la UE en sede de marcas, recoge la prescripción de tolerancia en el art. 9.1, pero no es posible su aplicación porque las Directivas, por lo general, carecen de efecto directo en las relaciones entre particulares, y así lo viene declarando la jurisprudencia de esta Sala en diversas Sentencias -entre ellas, las de 18 de marzo de 1.995, 24 de julio de 2.000, 15 de marzo de 2.001, 30 de abril de 2.004, 28 de marzo y 23 de junio de 2.005 -. Este razonamiento priva de soporte -interés casacional- al recurso, porque frente a dicha doctrina no pueden prevalecer las resoluciones citadas al efecto, tanto más si se tiene en cuenta que las mismas corresponden a una materia puntual -carácter abusivo de las cláusulas de sumisión expresa consignadas en los contratos celebrados por los consumidores-, en torno a la cual no hubo un criterio uniforme y se consideraron diversos matices, apreciándose en algunas ocasiones que la relación contemplada no era entre particulares, sino entre órganos jurisdiccionales -competencia territorial-.

No es aplicable al caso la doctrina de la "interpretación conforme", con arreglo a la que, en virtud de la primacía del derecho comunitario, se debe privilegiar la interpretación de la norma nacional "más conforme" con el ordenamiento comunitario, de forma que, al aplicar el derecho nacional, ya sean sus disposiciones anteriores o posteriores a la DC, el juez debe hacer todo lo posible, que le permita su Derecho nacional, para dar sentido a la Directiva (SSTJCE Wagner Miret 16 de diciembre de 1.993, ap. 20 ; Faccini Dori 14 de julio de 1.994, ap. 26; 23 de febrero de 1.999, cas. 63/97, ap. 22; Centrostel 13 de julio de 2.000, ap. 16; 23 de octubre de 2.003, cas. 408/01, ap. 22; Pfeifer, 5 de octubre de 2.004, ass. Acumuladas C- 397/01 a c- 403/01; SSTS 23 de junio de 2.006, 16 de abril y 7 de mayo de 2.007, entre otras). En esta línea, en sintonía con la doctrina de aplicar todos los mecanismos jurídicos que proporcione el derecho interno aunque no sean específicos del derecho marcario, la Sentencia de esta Sala de 25 de enero de 2.007 contempló la posibilidad de "un tratamiento similar al de la prescripción de tolerancia sobre la base de entender que concurre un ejercicio abusivo de derecho o contrario a la buena fe, no en vano la prescripción por tolerancia tiene su origen en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estopell by laches", y en nuestra jurisprudencia se halla reconocido el "retraso desleal" como una manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (S. 21 de octubre de 2.005 y las que cita; y 28 de noviembre de 2.005 )", con lo que se hace referencia a una conducta contraria a la buena fe objetiva del art. 7.1 del Código Civil, la cual exige que el ejercicio de los derechos se adecue a los valores éticos y sociales de honorabilidad y lealtad que constituyen el arquetipo o estándar de conducta en las relaciones humanas.

Este aspecto de "interpretación conforme" del derecho interno respecto del comunitario, aunque aludido en la sentencia recurrida de forma indirecta y "obiter dicta" (así se declara explícitamente en el fto. tercero párrafo segundo), no fue planteado adecuadamente en el recurso, y no hay soporte -fáctico y jurídico- suficiente para su aplicación.

La referencia del motivo a la posibilidad de cobijar la prescripción de tolerancia en una "interpretación conforme" del art. 39 LM al derecho comunitario no es sostenible por desorbitar la "ratio" del precepto -prescripción extintiva de las acciones de violación-, además de integrar una cuestión nueva y de que el objeto del recurso se centra exclusivamente en la acción de nulidad de la marca 1.615.618 de Andros Food, S.A.

Por último, la pretensión de la parte recurrente de que se plantee cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resulta innecesaria, y por ello debe desestimarse. Dice la Sentencia de 22 de junio de 2.006 que el art. 177, ap. 3 del Tratado de Roma (actual 234 TCE, versión Consolidada, Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1.997) debe ser interpretado <> (SSTJCE 16 de enero de 1974, as. Rheinmühlen; 6 de octubre de 1.982, as. Cilfit y Lanificio di Gavardo Spa/Mº. Salud Italiano; y 14 de diciembre de 2000, as. Masterfoods). En el mismo sentido también Sentencias de 22 de septiembre de 1.999, 6 de julio de 2.000, 28 de marzo de 2.005. Pues bien, en el caso no hay ninguna duda razonable, porque la respuesta a la pregunta que se solicita es clara en cuanto que la aplicación de la Directiva sólo es posible, cuando la norma no está prevista en el ordenamiento interno, mediante la doctrina de la "interpretación conforme", correspondiendo al juez nacional la interpretación del derecho interno.

En el segundo motivo del recurso de la entidad ANDROS FOOD, S.A. se alega infracción por aplicación incorrecta del art. 1.973 del Código Civil en relación con el art. 48.2 de la Ley 32/1.988.

El motivo incurre en el defecto de acumular cuestiones distintas que pueden dar lugar a respuestas diversas sin por ello afectar a la desestimación del motivo. Sucede que la parte recurrente parece estar asistida de razón al referirse al argumento de la sentencia recurrida relativo a la intimación realizada el día 7 de julio de 1.999 por el Agente de la Propiedad Industrial a la demandada conminándole al cumplimiento del compromiso alcanzado en su momento en relación con la letra "M" del prefijo "MC" de la marca McSalad, y ello es así porque dicha intimación versa sobre una cuestión distinta de la que es objeto del proceso, el cual se atiene a la nulidad de la marca número 1.615.618, aunque la cita de la jurisprudencia de esta Sala -que constituye el presupuesto de recurribilidad- no sea completa porque la Sentencia de 18 de abril de 1.989 no se refiere, ni tiene relación directa con el tema suscitado. Sin embargo, también sucede que la parte recurrente carece de razón en cuanto a las otras dos cuestiones que suscita. La primera alude a la forma de computar el plazo de cinco años del art. 48.2 de la LM 32/1.988. Publicada la concesión de la marca en el B.O.P.I. el 16 de febrero de 1.995, y rigiéndose el cómputo por la norma del art. 5 del Código Civil relativa a los plazos por años, que debe hacerse de fecha a fecha, cabría discutir si el "día inicial" es la fecha del 16, o la del día siguiente, sobre lo que existen opiniones dispares, pero si algo resulta incuestionable es que la fecha final no sería el 15 de febrero de 2.000, sino, al menos, el 16 de febrero (que fue precisamente cuando se presentó la demanda). La segunda cuestión se refiere a la falta de eficacia de la demanda de acto de conciliación para producir el efecto interruptivo por haberse presentado ante Juzgado incompetente. El planteamiento del motivo carece de soporte casacional, ya que fundado el interés casacional en jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sólo se citan con doctrina contrapuesta una resolución de la AP de Alicante y otra de la AP de Huesca; y, aparte de ello, resulta inconsistente porque, habida cuenta la continuidad del procedimiento de conciliación, es plenamente operativa la fecha de la papeleta interesando la convocatoria del acto, por más que la celebración (que también produce efecto interruptivo) haya tenido lugar ante un tribunal distinto de aquel ante el que se presentó la demanda y haya habido una irregular remisión de actuaciones, sin que tenga sentido tratar de advertir un supuesto fraude procesal en la conducta de la demandante de conciliación, pues nada obsta que se utilice el acto de conciliación con la mera finalidad interruptiva constatando la inexistencia de una voluntad de abandono del derecho, y de la acción que le protege.

La desestimación de los motivos del recurso de casación de la entidad mercantil ANDROS FOOD, S.A. conlleva la declaración de no haber lugar al mismo, y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo, de conformidad con los arts. 398.1 en relación con el 394.1, ambos LEC.

RECURSO DE CASACION DE McDONALD'S CORPORATION

El recurso no combate la estimación por la Sentencia de la Audiencia de la excepción de prescripción extintiva de la acción por infracción del derecho de marcas ex art. 39 LM 32/1.988, y ataca únicamente el pronunciamiento de dicha resolución acerca de la inexistencia de aprovechamiento indebido de la reputación de la familia de marcas de McDonald's Corporation por el registro de marca impugnado, y de debilitamiento de las marcas de la actora/recurrente. El recurso -se afirma en el apartado 4º (c) - se articula a tenor de un único motivo basado en la infracción, por interpretación errónea, de los arts. 12.1,a) y 13,c) de la Ley de Marcas de 1.988. La tesis que se sostiene es que el registro y uso de la marca McSALAD por parte de ANDROS FOOD, S.A. implica un aprovechamiento de la reputación de la familia de marcas de McDONALD'S CORPORATION en torno al prefijo Mc así como un debilitamiento o dilución de dichas marcas.

La sentencia recurrida rechaza que haya similitud entre los signos distintivos de las marcas mixtas en conflicto, y al efecto señala que: el prefijo Mc carece de valor distintivo por su carácter genérico; el elemento decididamente relevante de la marca mixta de la demandada, tanto desde el punto de vista fonético como desde el prisma gráfico es el vocablo Salad; en una visión global del signo cabe inferir con toda razonabilidad que es dicho vocablo Salad el que el consumidor retendrá especialmente para distinguir el producto que designa; es el elemento nominativo Salad el que tiene especial eficacia individualizadora; los pactos entre las partes [se refiere a los compromisos habidos en relación con un grafismo anterior Mc] en relación con el color y el grafismo de la M fueron respetados; la incorporación del color rojo a la marca litigiosa se contrae a parte del signo distintivo, pero no afecta al prefijo MC; en cuanto a la alteración del diseño del distintivo McSalad, respecto del que figuraba en las etiquetas remitidas a los representantes legales de la recurrente en marzo de 1.988, por más que no sea liviana, carece de entidad a los efectos de que se trata al no revestir la M ningún aporte de similitud con la de la actora y presentar la C [de Mc] distinta representación gráfica; el prefijo Mc figura incluido en marcas inscritas en la clase 29 del nomenclátor a favor de personas y entidades distintas y no vinculadas con la entidad actora.

De la exposición de la sentencia recurrida, que se acaba de sintetizar, se deduce que no hay similitud en los elementos fonéticos y gráficos constitutivos de la marca de la actora y de la marca en conflicto de la demandada. Dicha apreciación, en su aspecto fáctico, no es cuestionable en casación, por tratarse de materia ajena a este recurso, por lo que deviene vinculante para este Tribunal; y en su consideración jurídica no es reprochable porque si el juicio de semejanza entre dos signos, como concepto jurídico indeterminado, puede ser objeto de verificación mediante el recurso de casación, el planteamiento, para ser idóneo en orden a abrir la posibilidad de la "cognitio" del Tribunal, requiere, según doctrina jurisprudencial reiterada, que se denuncie una desarmonía manifiesta con el criterio del buen sentido o raciocinio lógico en la ponderación de la existencia o ausencia de similitud, o que no se han respetados las pautas que al respecto prevé la jurisprudencia, lo que no sucede en el caso que se juzga.

El objeto del proceso, tal y como quedó configurado en casación se concreta en la pretensión, por el titular de una marca prioritaria, de expulsión del registro de otra marca que estima se aprovecha de su prestigio o fama (renombre o celebridad) y le produce un debilitamiento en su impresión o impronta en el mercado. Sin embargo, la falta de semejanza o similitud entre los respectivos signos priva de soporte básico a la posibilidad de un conflicto marcario, tanto en lo que se refiere, por declaración expresa de la norma, a la prohibición del art. 12.1,a) LM, como en lo que atañe, por la propia naturaleza de las cosas, (y art. 4.4.a de la DC ), a la prohibición del art. 13.c LM ; aparte, además, de que este último precepto (a diferencia de la DC que en tal aspecto no sería de posible aplicación por "interpretación conforme") no recoge el riesgo de dilución o aguamiento de la marca renombrada, sino sólamente el aprovechamiento indebido de la reputación, que es un concepto que no permite comprender el mero menoscabo o perjuicio del carácter distintivo o del renombre de la marca notoria o renombre (que sí recogen los arts. 8.1 y 34.2 c) de la Ley de Marcas 17 de 2.001 ).

Y nada obstan frente a ello las alegaciones del recurso respecto de la protección especial de la marca notoria y/o renombrada, y de la existencia de una familia de marcas con el prefijo Mc. La invocación conjunta de los arts. 12.1,a) y 13.c), cuya infracción se acumula en un solo motivo, no determina una protección especial de la marca reputada porque, en cualquier caso, como se dijo, es necesaria la semejanza entre los signos distintivos. Y esta semejanza no cabe deducirla de que ambas marcas, de la actora y de la demandada, utilicen la expresión Mc, ni resulta la incompatibilidad del hecho de que este término figure en varias marcas de la actora. Sentadas por la resolución recurrida las diferencias de representación gráfica, y habida cuenta que la expresión Mc no es elemento significativo o relevante de la denominación McSalad, el planteamiento de la entidad recurrente por el que pretende la apropiación o monopolización del prefijo, para utilizarlo en exclusiva como tal, o como afijo intercalado, resulta carente de soporte jurídico razonable, tanto más si se tiene en cuenta que: a) con anterioridad hubo compromiso entre las entidades interesadas del que resultaba una falta de oposición de la actora al uso del término Mc por la demandada; b) que la utilización del vocablo es bastante general, incluso en el derecho marcario, y en el mismo sector comercial de las marcas en litigio, según explícitamente establece la resolución, recurrida; y, c) que nada dice en orden a la prosperabilidad del recurso la jurisprudencia citada en el mismo -SS. 9 de mayo de 1.983 (Paternina Banda Azul); 5 de marzo de 1.986 (Barça); 28 de noviembre de 1.988 (Tacto); 24 de julio de 1.992 (Titán); 29 de octubre de 1.994 (Bailey); 19 de octubre de 1.994 (Albo); y 6 de marzo de 1.995 (Tacto)-, porque, por un lado, los elementos denominativos en cada caso considerados tenían carácter predominante, especificativo o prevalente altamente significativo, como es de ver en el contenido de las respectivas resoluciones, lo que no sucede en el caso con el mero vocablo Mc; y, por otro lado, si bien es verdad que esta Sala tiene declarado (así en la Sentencia citada de 24 de julio de 1.992 ) que la genericidad de una expresión o palabra puede llegar a identificarse de tal forma con los productos que trata de distinguir que, con el transcurso del tiempo, la publicidad creada y la notoriedad adquirida, le atribuyan un carácter especificativo que no se puede anular por el aspecto gramatical, sin embargo esta situación, por las razones expuestas, no se da respecto de la expresión -elemento gramatical- "Mc".

En resumen, teniendo en cuenta el ámbito de reconocimiento que la marca notoria, así como la renombrada, tienen en la LM de 1.988; que las marcas en conflicto son disímiles en su diseño y representación gráfica de la expresión Mc, según resulta del juicio fáctico incólume en casación, por lo que en tal aspecto no hay invasión de la marca demandada en la integridad de la marca (familia de marcas) de la entidad actora, y que carece de fundamento en derecho marcario la pretensión de la actora para el uso en exclusivo del elemento denominativo (y fonético en lengua inglesa) Mc, como prefijo, o afijo intercalado, en su familia de marcas, no hay incompatibilidad de convivencia en el mercado de las marcas en litigio, y el motivo único del recurso, consecuentemente, decae.

La desestimación del motivo del recurso de casación de la entidad McDONALD'S CORPORATION conlleva la declaración de no haber lugar al mismo, y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas por su recurso, de conformidad con lo establecido en el art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad ANDROS FOOD, S.A., contra la Sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, el 10 de septiembre de 2.003, en el Rollo núm. 182 de 2.002 y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso; y,

Que igualmente desestimamos el recurso de casación contra la citada Sentencia interpuesta por la representación procesal de la entidad McDONALD'S CORPORATION con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en el recurso.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos, con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Jesús Corbal Fernández.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.