STS 470/1994, 23 de Mayo de 1994
| Ponente | D. PEDRO GONZALEZ POVEDA |
| Número de Recurso | 2857/1991 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 470/1994 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 1994 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por Tercera de la Audiencia provincial de Palma de Mallorca, como consecuencia de juicio declarativo ordinario de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de los de Palma de Mallorca; sobre propiedad industrial; cuyo recurso fue interpuesto por VIAJES EUROPA TOURS, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Alicia Casado Deleito, y defendida por el Letrado D.Juan Pelegrí y Girón; siendo parte recurrida EUROPA TOURS, S.A.ANTECEDENTES DE HECHO
1.-La Procuradora Sra. Diez, en nombre y representación de "Viajes Europa Tours, S.A.", formuló demanda de Menor Cuantía, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Palma de Mallorca, contra "Europa Tours, S.A.", en la cual tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia estimando la demanda y: "1.- Declare la nulidad de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial "EUROPA TOURS, S.A.", registrado con el nº 105.953, librándose el correspondiente mandamiento al Sr.Encargado del Registro Central de la Propiedad Industrial en Madrid, que deberá ser entregado a esta propiedad Industrial en Madrid, que deberá ser entregado a esta parte para que cuide de su diligencia. 2.- Se decrete el cese de los actos que violan el derecho de mi representada al uso exclusivo del nombre comercial "VIAJES TOURS, S.A.". 3.- Se condene a la demandada a indemnizar los daños y perjuicio causados, sirviendo de base para su cuantificación la regla establecida en el artículo 38.2.c) de la Ley de Marcas y cuyo pronunciamiento se atenderá a cuanto dispone el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 4.- Se decrete las siguientes medidas a fin de que no prosiga la violación de los derechos de mi representada: a).- Que se retiren del tráfico económico el material publicitario, de oficina, etiquetas, sobres, y papel con membrete, tampones o cualquiera otros objetos o efectos en los que se haya materializado la violación del derecho de mi representada. b).- Que se condene a "EUROPA TOURS, S.A.", a cambiar su denominación social, por la que libremente escoja y que, en ningún caso, afecte por identidad o similitud a mi mandante, a efectos de impedir que nuevamente utilice dicha denominación como nombre comercial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Marcas.5.- Que se publique la sentencia a costa de la demandada mediante anuncios en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y Palma de Mallorca, y principales periódicos de tirada nacional, concretamente, en "El País", "A.B.C.", "La Vanguardia" y "Diario 16". 6.- Que se remita la sentencia, a costa de la demandada, a las entidades y organizaciones que vienen reseñadas en lista aparte adjunta a este escrito, bajo el epígrafe de LISTA DE ENTIDADES A NOTIFICAR LA SENTENCIA. 7.- Que se le prohíba a la demandada: a).- Ofrecer o prestar servicios con el nombre comercial de "EUROPA TOURS, S.A.". b).- Utilizar dicho nombre comercial en documentos de negocio y publicidad. 8.- Que se libre oficio a la Conselleria de Turismo de Baleares, interesando a la cancelación de la licencia para Agencia de Viajes del Grupo A nº 1.359-11/85, concedida a la entidad "EUROPA TOURS, S.A.", en tanto en cuanto ésta no modifique su denominación social y su nombre comercial. 9.- Que se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y prohibiciones , y 10.- Que se condene a la demandada a pagar las costas originadas por el presente pleito".
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- Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, se personó en autos el Procurador Sr. Colom en representación de "EUROPA TOURS, S.A.", quien contestó a la misma oponiéndose a ella, excepcionando de la acción deducida en el libelo.
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- Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el Iltmo.Sr.Magistrado- Juez de Primera Instancia dictó sentencia en fecha 14 de septiembre de 1990, cuyo FALLO es como sigue: "Resuelvo apreciar excepción de caducidad de la acción deducida por VIAJES EUROPA TOURS, representada por el Procurador Sra. Diez, contra EUROPA TOURS, representada por el Procurador Sr. Colom, sobre protección de nulidad y otros extremos relacionados con el nombre comercial de dicha demanda, por lo que, sin entrar a conocer el fondo del asunto, absuelvo de la dicha pretensión a la parte demandada, imponiendo a la parte actora las costas procesales causadas".
Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de "VIAJES EUROPA TOURS, S.A.",contra la sentencia de primera instancia, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, dictó sentencia en fecha 20 de julio de 1991, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
"FALLO: 1º) Se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad "VIAJES Europa Tours, S.A." contra la sentencia de fecha catorce de septiembre de mil novecientos noventa dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número Siete de los de Palma, en los autos juicio de menor cuantía de que dimana el presente rollo, la cual se revoca y deja sin efecto. 2) Se estima en parte la demanda formulada por la representación de la entidad "Viajes Europa Tours S.A." contra la sociedad "Europa Tours, S.A.", y se declara la nulidad en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial "Europa Tours S.A.", registrado con el número 105.539, librándose el correspondiente mandamiento al Sr. Encargado del Registro Central de la Propiedad Industrial en Madrid, una vez firme esta resolución, que se entregará a la parte actora para que cuide de su diligenciamiento; condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, sin expresa condena en costas en la primera instancia. 3) No se hace expresa declaración sobre las costas de esta alzada.
1.- Notificada la sentencia a las partes, la Procuradora de los Tribunales Dª Alicia Casado Deleito, en representación de la entidad "VIAJES EUROPA TOURS, S.A.", interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por "error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador, sin resultar contradichos por otros elementos probatorios", porque la Sentencia recurrida considera que la acción ejercitada es de nulidad de nombre comercial inscrito, y no e violación de derecho de marca. SEGUNDO.- Con fundamento de lo dispuesto en el número 5º del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia, que fueran aplicables para resolver las cuestiones a objeto de debate", por infracción de lo dispuesto en el artículo 81 en relación con el artículo 35 y siguientes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Régimen Jurídico de Marcas. TERCERO.- De conformidad con el número 5 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por violación de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 32/1988, en relación con los artículos 35 y concordantes de la propia Ley, y por el artículo 1902 del Código Civil. CUARTO.- Corresponde también la aplicación del motivo dispuesto en el artículo 1692.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración de la jurisprudencia existente sobre ésta materia.
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- Por auto de fecha 23 de abril de 1992, la Sala acordó inadmitir a trámite el motivo PRIMERO de los articulados en el presente recurso de casación.
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- Convocadas las partes, se celebró la preceptiva vista el día cinco de mayo del año en curso, con la única asistencia del Letrado de la parte recurrente, quien informó según sus pretensiones.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA
Por al entidad mercantil "Viajes Europa Tours, S.A." se formuló demanda contra "Europa Tours, S.A.", en cuyo suplico interesaba sentencia en la que: "1.- Declare la nulidad de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial "EUROPA TOURS, S.A.", registrado con el nº105.953, librándose el correspondiente mandamiento al Sr. Encargado del Registro Central de la Propiedad Industrial en Madrid, que deberá ser entregado a esta parte para que cuide de su diligencia. 2.- Se decrete el cese de los actos que violan el derecho de mi representada al uso exclusivo del nombre comercial "Viajes Europa Tours, S.A.". 3.- Se condene a la demandada a indemnizar los daños y perjuicios causados, sirviendo de base para su cuantificación la regla establecida en el art.38.2 c) de la Ley de Marcas, y cuyo pronunciamiento se entenderá a cuanto dispone el art.360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil"; interesándose además la adopción de una serie de medidas a fin de que no prosiga la violación de su derecho y la publicación de la sentencia.
Desestimada la demanda en primera instancia, la sentencia ahora recurrida, acoge parcialmente la pretensión actora y "declara la nulidad en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre comercial "Europa Tours S.A.", registrado con el número 105.593, librándose el correspondiente mandamiento al Sr. Encargado del Registro Central de la Propiedad Industrial en Madrid, una vez firme esta resolución, que se entregará a la parte actora para que cuide su diligenciamiento; condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración"; la desestimación de la pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios y de adopción de las medidas complementarias , se fundamenta en el sexto de los razonamientos jurídicos de la sentencia, diciendo que "concreta (sic) la acción que se ventila en el presente proceso como la nulidad de nombre comercial inscrito con posterioridad al de la actora, sin declaración de nulidad implica, de conformidad con el art.50 en relación con el art.81 de la Ley de Marcas, que el Registro de la marca no fue nunca válido, careciendo de los efectos previstos en el Título IV, Capítulo I, de la misma, que al ganar firmeza goza de fuerza de cosa juzgada frente a todos; lo que conlleva a la desestimación de la indemnización de daños y perjuicios solicitada y demás medidas complementarias contenidas en el "petitum" de la demanda, pues para conceder los primeros precisaría haber acreditado la actora que la demandada obró de mala fe, la cual no se presume nunca, conforme señala el citado artículo 50.2, y las demás medidas sólo son de aplicación cuando se ejercita la acción civil de violación por violación del derecho de marcas, contemplada en el artículo 35 y siguientes de la tan referida Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988".
Inadmitido a trámite en el oportuno momento procesal el motivo primero del presente recurso de casación, los tres que han quedado subsistente, acogidos al ordinal quinto del art.1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen el objetivo común de la impugnación de la sentencia de apelación en cuanto deniega las peticiones que se formulan en la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios y adopción de las medidas complementarias que se instan; en el motivo segundo se alega infracción del art.81 en relación con el art..35 y siguientes de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Régimen Jurídico de Marcas; en el motivo tercero se acusa violación de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 32/1988, en relación con los arts. 35 y concordantes de la propia Ley, y por el art. 1902, del Código Civil, precepto este último que no fue alegado por el recurrente en su demanda, motivo que se desarrolla a través de un alegato ciertamente confuso en el que se afirma que la sentencia recurrida al calificar la acción ejercitada como de acción de nulidad en el sentido estricto, está introduciendo una distinción que no ampara la Ley de Marcas y que en la Exposición de Motivos no se establece ninguna diferenciación entre una y otra de las acciones de protección jurídica de la marca o del nombre comercial, si bien alude seguidamente a la separación de los arts.35 y 50; refiriéndose en otro párrafo a la distinción entre la nulidad absoluta y la relativa, para concluir que la acción de los arts.50 y siguiente sería de nulidad o anulabilidad contra contra el contenido del Registro (pedimento primero del suplico de la demanda), mientras que la acción de los arts.35 y siguientes sería contra la utilización por un tercero del derecho de marca registral. En el motivo cuarto, se alega vulneración de la jurisprudencia citando las sentencias de esta Sala de 16 de julio de 1985, de 22 de noviembre de 1988 y la de 31 de marzo de 1989.
Frente a la pretendida unicidad de las acciones de protección jurídica de la marca o nombre comercial, que de forma confusa parece mantenerse en el motivo segundo, no son necesarios mayores esfuerzos interpretativos para concluir la perfecta diferenciación que existe entre las acciones por violación del derecho de marca y, por aplicación del art.81, del nombre comercial, reguladas en los arts. 35 y siguientes de la Ley de Marcas, y las acciones de nulidad de los arts. 50 y siguientes del mismo texto legal, diferenciación que se manifiesta en su distinta finalidad y objeto, así como en los supuestos de hecho en que se dan una y otra e, incluso, por las personas legitimadas para su ejercicio que en la acción de nulidad lo son tanto el Registro de la Propiedad Industrial como cualquiera que ostente un interés legitimo (art.57), en tanto que la acción del art.35 se reconoce a favor del titular de la marca registrada; e igualmente difieren ambas acciones por las consecuencias de que su estimación se derivan, de forma tal que las medidas que se relacionan en el art.36 de la Ley no pueden ser adoptadas al amparo de la acción regulada en el art.50, precisamente por la naturaleza diferente de ambas acciones.
Que si bien es cierto que la actora recurrente alega como fundamentos jurídicos de su demanda los preceptos de la Ley 32/1988 que regulan las acciones por violación del derecho de marca, aplicables a los nombres comerciales por la remisión del art.81, y que en el suplico se solicita tanto la indemnización de daños y perjuicios, a regular su cuantía de acuerdo con el art.38.2 c), como la adopción de las medidas establecidas en el art.36, lo cual supone el ejercicio de una acción por violación del derecho que nos ocupa, es necesario que, para su estimación, concurran los requisitos que se desprenden de la regulación legal de esta clase de acciones, diferentes, se repite, de las acciones de nulidad. En el presente caso se trata de una acción ejercitada por el titular de un nombre comercial registrado a su favor con anterioridad al registro del nombre comercial de la sociedad demandada, entre cuyos nombres comerciales existe identidad tal que determina la nulidad del segundo, como así ha sido declarado por la sentencia recurrida; ahora bien, en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba faculta para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el art.30, inciso primero, de la Ley de Marcas, al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado a la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio "qui iure suo utitur, menime laedit", puesto que como se dice en el art.31, las acciones del art.35 se podrán ejercitar "frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante...", siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral..
Por todo lo cual, procede la desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso y, consecuentemente, la de éste, con la preceptiva imposición de las costas a la sociedad recurrente a tenor del art.1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por VIAJES EUROPA TOURS, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha veinte de julio de mil novecientos noventa y uno.
Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas del recurso. Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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Introducción. Eficacia, origen e intereses protegidos
...titular de una marca posterior idéntica o confundible era preciso ejercitar previamente la acción de nulidad. Así por ejemplo, la STS 470/1994, de 23 de mayo declaró que “en relación con un nombre comercial y estando vigente la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, declaramos que “en tanto no se......