STS 980/1997, 6 de Noviembre de 1997
| Ponente | D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| Número de Recurso | 2727/1993 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 980/1997 |
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 1997 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a seis de Noviembre de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados nominados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Granada -Sección cuarta-, en fecha 12 de julio de 1.993, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre propiedad industrial (rótulos comerciales), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Granada número nueve, cuyo recurso fué interpuesto por don Pedro Enriquey don Mauricioy la entidad CASA BIGOTE, COMUNIDAD DE BIENES, representados por el Procurador de los Tribunales don Paulino Rodríguez Peñamaría, en el que es parte recurrida don Gerardo, al que representó el Procurador don Luciano Rosch Nadal. ANTECEDENTES DE HECHO
El Juzgado de Primera Instancia de Granada Tramitó el juicio declarativo de menor cuantía número 526/1992, que promovió la demanda que planteó don Gerardo, en la que, trás exponer hechos y fundamentos de derecho, suplico: "Se dicte sentencia por la que: 1º.- Se declare el derecho de propiedad de D. Gerardosobre el rótulo de establecimiento denominado "DIRECCION001" de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y el derecho a la utilización exclusiva del mismo en el tráfico económico.- 2º.- Se declare la nulidad de la concesión y del registro del rótulo de establecimiento denominado "CASA000" de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, concedido a D. Pedro Enriquepor el Registro de la Propiedad Industrial con el nº NUM000con fecha 16 de octubre de 1.990 y se ordene la cancelación del asiento en el Registro de la Propiedad Industrial.- 3º.- Se condene a los demandados en costas, con expresa declaración de temeridad".
Los demandados don Pedro Enriquey don Mauricioy la entidad Casa Bigote-Comunidad de Bienes, se personaron en el pleito y contestaron a la demanda interpuesta, a la que se opusieron para solicitar: "Se dicte sentencia por la que se desestimen en su totalidad las pretensiones de contrario, con acogimiento, en su caso, de la excepción de falta de legitimación activa y con expresa condena en costas del demandante por su temeridad y mala fe".
Al tiempo formularon reconvención, en la que, trás hacer exposición de datos fácticos y consideraciones jurídicas, vinieron a suplicar del Juzgado: "Seguir el procedimiento por todos sus trámites, incluido el recibimiento a prueba, que dejamos interesado y, en su día, dictar sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se declare lo siguiente: a) Declarar que la conducta del demandado reconvencionalmente, Sr. Gerardo, significa la violación del derecho registral de rótulo de establecimiento que pertenece a mis representados. b) Declarar la inmediata cesación de la conducta del demandado, con expresa prohibición de realizar, en adelante, conductas idénticas o semejantes a las que han dado lugar a la interposición de esta demanda. c) Declarar el deber del demandado de retirar, de modo inmediato, la denominación "DIRECCION002", "DIRECCION001" o similares, del rótulo de su establecimiento, de los vehículos de su propiedad o de terceras personas que lo lleven puesto a instancia suya, de los anuncios de prensa, radio y televisión, de pegatinas, de servilletas de papel, de bolígrafos, etc. d) Declarar el deber del demandado de abonar a los demandantes, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, la cantidad que en período de ejecución de sentencia se determinará conforme a lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 32/88, de Marcas, debiendo comprender la indemnización el daño emergente y el lucro cesante producidos, así como también los daños morales, teniéndose en cuenta, a los efectos de determinar la indemnización, que el rótulo de establecimiento de mis representados goza de los caracteres de notoriedad y prestigio, por cumplir los dos requisitos siguientes: I) Tratarse de un signo distintivo que goza de una aceptación clara entre el público consumidor al que va dirigido. II) Gozar de un radio de expansión amplio, de manera que sea grande el círculo donde dicho signo distintivo es conocido. e) Declarar la publicación de la Sentencia, a costa del demandado, en tres periódicos de los de mayor difusión en la Provincia de Cádiz, y su lectura en la televisión local y en alguna de las emisoras de radio legales de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. f) Sea el demandado en reconvención condenado expresamente en costas, por su temeridad y mala fé, y por ser su conducta la única causante de la interposición de esta demanda".
Unidas las pruebas practicadas y que fueron declaradas admitidas, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número nueve de Granada dictó sentencia el 1 de febrero de 1993, cuyo Fallo literalmente dice: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Lourdes Contreras Tirado a nombre y representación de D. Gerardo, contra D. Pedro Enriquey D. Mauricio, así como contra Casa Bigote, comunidad de bienes, y estimando en parte la demanda de reconvención por éstos formulada, debo declarar y declaro que el uso del rótulo CASA000o DIRECCION001o similares corresponde únicamente a éstos últimos, debiendo el primero, Sr. Gerardoproceder a retirar el rótulo de DIRECCION002, o DIRECCION001de su establecimiento, así como abstenerse de todo acto de publicidad bajo dicho rótulo, correspondiendo el mismo únicamente a los demandados, con todas las facultades que su inscripción registral les otorga y sin que sea procedente acceder a las demás peticiones que en su reconvención estos últimos formulan. Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas de este procedimiento".
La referida sentencia fué recurrida por el actor del pleito, que planteó apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, cuya Sección cuarta tramitó el rollo de alzada número 152/1993, pronunciando sentencia con fecha 12 de julio de 1.993, cuya parte dispositiva declara: " Que revocando como revocamos, la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado- Juez de Primera Instancia Número Tres de Granada, y estimando en parte la demanda formulada por la Procuradora Dª Lourdes Contreras Tirado en nombre y representación de D. Gerardocontra D. Pedro Enriquey D. Mauricioy "Casa Bigote, Comunidad de Bienes", debemos declarar y declaramos el derecho de propiedad de D. Gerardo(sic) sobre el rótulo del establecimiento denominado "DIRECCION001" de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y el derecho a su utilización exclusiva del mismo en el tráfico económico, y debemos absolver y absolvemos a los demandados de las restantes pretensiones del actor, y a este de las formuladas en reconvención por aquellos, sin hacer expresa condena en costas en ninguna de ambas instancias".
El Procurador de los Tribunales, don Paulino Rodríguez Peñamaría, en nombre y representación de don Pedro Enriquey don Mauricioy de la entidad Casa Bigote-Comunidad de Bienes, formalizó recurso de casación ante esta Sala contra la sentencia del grado de apelación, que integró con los siguientes motivos:
Uno: Por la vía del número 4º del artículo 1692 LEC, infracción por indebida aplicación de los artículos 1, 12-1, 82-1, 84, 86, 3-2, 3-3, 30, 31, 85, 30 y 34, 31, 35, 36, 37, 38, 3, 6, 41, 43, 44, 214, 1215, 1281, 1253 del C.Civil, en relación al 5-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 120-3 y 24-1 de la Constitución, 1225, 1228, 1279, 1259, 1248 1249., 1216, 1217, 1218 y 1609 del C.Civil, así como los artículos 6 y 12 de Ley de 10 de enero de 1991, de Competencia Desleal, 3 y 6 de la Ley General de Publicidad de 11 de Noviembre de 1.988.
Dos: Con residencia en el número 3º del precepto procesal 1692, infracción del artículo 359 de la LEC, en relación al 120-3, 103-1 y 24-1 de la Constitución y 5-1º y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial por indebida aplicación.
La parte demandante y recurrida presentó escrito de impugnación de la casación planteada.
La votación y fallo del recurso tuvo lugar el pasado día veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL
Los demandados- reconvinientes plantean en el motivo primero aplicación indebida de los artículos 1, 12-1 de la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988, en relación a sus preceptos 82-1, 84 y 86.
La sentencia recurrida analiza la confusión denunciada por los que recurren respecto al rótulo comercial CASA000, correspondiente a su establecimiento-restaurante, con el que utiliza el actor del pleito, en su local, dedicado a similar actividad comercial y que ostenta el de DIRECCION001, alcanzando la conclusión decisoria de que se dan notables diferencias que descartan situación de confusionismo y se accede a la pretensión reivindicativa del demandante, toda vez que declara, como hecho probado, que los recurrentes no detentaron su rótulo antes que el de aquel, por lo que la pretensión de su denominación CASA000, que amparan en haber obtenido inscripción registral en fecha 16 de octubre de 1990, (posterior a la compra por el actor), se encuadra en las previsiones del artículo tercero, número tres de la Ley de Marcas, que no convalida ni protege los registros obtenidos con fraude los derechos de tercero o con violación de obligaciones legales o contractuales, ya que el perjudicado puede reivindicar el rótulo correspondiente, cumpliendo las previsiones del precepto, las que aquí concurren.
El demandante vino explotando el local en concepto de arrendatario desde el año 1986, por haberlo alquilado al propietario y creador del negocio, -padre a su vez de los recurrentes-, don Pedro Enrique, que siempre utilizó para el mismo el rótulo DIRECCION001. Tal denominación se expresó en la compraventa que llevó a cabo dicho litigante en el año 1989, pues en los documentos privados que la reflejan ninguna reserva se hizo expresa en tal sentido del rótulo discutido y por tanto ha de ser reputado como elemento integrador de lo que se adquirió, lo que fué también efectivamente trasmitido, ya que se identificó con tal denominación el local y negocio objeto de las relaciones contractuales perfeccionadas.
A su vez, dicho progenitor de los reconvinientes, fundó y explotó, el establecimiento Casa Bonanza, sito en DIRECCION000, en la población de Sanlúcar de Barrameda, en tanto que el del actor está situado a varios kilómetros de distancia, en el paraje de Bonanza, próximo al puerto pesquero, en el extremo oriental y a las afueras de la referida localidad. Ambos negocios coexistieron en su explotación comercial con los rótulos ahora enfrentados desde que se abrieron al público.
La oposición que mantuvieron los recurrentes en el pleito y que reiteran en este recurso, se centra en la pretensión de eliminar el término CASA000del rótulo del establecimiento del actor. En este sentido la impugnación casacional que aportan combate la compatibilidad y coexistencia comercial de los rótulos en conflicto, sosteniendo que se da identidad entre los mismos.
Ha de desatenderse, por improcedente, la valoración de las pruebas que el motivo lleva a cabo, pues se aprovecha para aportar las que favorecen a los que recurren y atender sólo a la problemática que se plantea sobre la identidad de los rótulos de referencia y consiguiente protección y amparo de los titulares registrales, conforme a los artículos 30, 31 y de la Ley de Marcas.
En este sentido nada se probó de que el negocio del actor actuara o hubiera actuado como sucursal del de los recurrentes, que también trae causa de su padre. Ambos rótulos sólo tienen en común el vocablo CASA000, que corresponde al apodo de la familia de los demandados, pero resultan en su conjunto desemejantes, pues si podían resultar confusas las denominaciones CASA000y DIRECCION002, no sucede así cuando esta tiene agregada el vocablo Bonanza, que resulta bien expresivo, intenso y diferenciador, en cuanto indica el lugar de ubicación del establecimiento.
Notoriamente se acredita y acentúa que se trata de denominaciones distintas, no semejantes ni fonética, ni en forma gráfica, como tampoco conceptualmente, fácilmente diferenciables, y así lo pone bien de relieve la simple comparación literal de las leyendas que integran los rótulos enfrentados (sentencia de 10-5-1995). Esta Sala de Casación Civil tiene declarado que no hay semejanza por la parcial coincidencia de las denominaciones, ya que la comparación, integrante de la función juzgadora, ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literarios ó gráficos de las denominaciones a considerar (sentencias de 2-4-1990, 14-4-1993 y 16-5-1995).
La prohibición de competencia en el mercado tiene como base evitar que se produzca confusión, que resulta inevitable en la clientela, lo que conforme a lo expuesto, no resulta en el caso de autos, al existir claras desemejanzas entre las rotulaciones enfrentadas.
No procede acusar infracción del artículo 43, en relación al 41 y 44 de la Ley de Marcas que se aportan como inaplicados, pues se confunde el alcance de los preceptos que se refiere exclusivamente a la cesión o licencia del signo distintivo. En el presente caso el rótulo se integró en la adquisición del local llevada a cabo por el recurrido, por lo que formó parte del contrato, como decide correctamente la sentencia recurrida. Se hace supuesto de la cuestión, ya que se adquirió de quien resultaba titular.
De conformidad al artículo 82 de la Ley de Marcas, el rótulo identifica el local físico en el que se desarrolla la actividad comercial, produciéndose una vinculación necesaria entre el rótulo y establecimiento (art. 84 de la Ley), naciendo con éste cuando se abre al público (sentencia de 13-12-1993) y si se trasmite el negocio, sin reserva especial, que es lo que ha sucedido, también alcanza al rótulo y facilita su acceso al Registro, caso de no estar inscrito.
El artículo 30 de la Ley de Marcas confiere al titular que inscribe el derecho exclusivo de utilización en el tráfico y a la protección jurídica que se establece, operando el derecho conferido por el registro frente a terceros a partir de la concesión. En este supuesto se da una situación prexistencial, amparada en una relación contractual válida y que ha sido mantenida durante varios años, por la coexistencia comercial de ambos rótulos, que fué estableció el padre de los que recurren, al haber fundado y explotado simultáneamente los negocios que los ostentaban, y que sus sucesores mantuvieron, tanto en la época en la que el recurrido era arrendatario, como cuando accedió a la propiedad, hasta el momento en que registraron su rótulo comercial. Por tanto no se trata de una utilización de signo comercial, igual ó idéntico sólo con posterioridad al registrado, y no resulta generada por decisión del recurrido, es decir como acto inicial suyo y de su cuenta, sino que tiene su causa en las facultades de libre disposición que asistían al causante que fundó los negocios de referencia. Conforme queda dicho ha de tenerse en cuenta la excepción que contempla el artículo 3-3 de la Ley de Marcas y no procede la aplicación que se aporta de los artículos 31, 35, 36, 37 y 38 de dicha Ley, para amparar el derecho que postulan los recurrentes a la utilización exclusiva del rótulo CASA000.
Los artículos 3 y 6 de la Ley General de Publicidad de 11 de Noviembre de 1988, tampoco son de aplicación, desde el momento en que no se da identidad ni semejanza de rótulos. El simple hecho de que el recurrido venga utilizando la denominación con la que nació el negocio, siempre tuvo y se le trasmitió, no entraña por sí publicidad engañosa ni desleal, al no darse supuestos que contempla el referido artículo 6.
En el submotivo 1-8, que ha de estudiarse conjuntamente con el 1-9, se hace acumulación de preceptos civiles heterogéneos (1214, 1215, 1281, 1253, 1225, 1228, 1278 y 1279) para criticar, en definitiva, la apreciación valorativa de las pruebas llevadas a cabo por el Tribunal de Instancia y acusar errores que no se han cometido, pues no se declaró terminantemente que el actor hubiera comprado directamente el negocio al padre de los recurrentes, cuando se lo vendió por documento de 18 de julio de 1989 a la entidad Regabe y fué ésta la que lo trasmitió al recurrido (documento de 24 de julio de 1989), atribuyéndose a dicho titular primero la condición que le corresponde de causante originario. En todo caso el actor demandante mantuvo la posesión continuada durante varios años del establecimiento y no se acreditó se hubiera interrumpido, al haberlo disfrutado como arrendatario con anterioridadad a la compraventa.
En cuanto al tema de si el rótulo formó parte de la compraventa, ha quedado resuelto. Resulta improcedente la valoración interpretativa interesada que se lleva a cabo de la prueba testifical, cuando no se cita precepto infringido que podía autorizar a argumentar error de derecho.
El último submotivo acusa infracción por inaplicación indebida de los artículos 1216, 1217, 1218 y 1609 del Código Civil, para llevar a cabo valoración propia de la prueba, lo que no resulta de acogida y releva de todo estudio casacional.
El motivo se desestima.
Aducen los recurrentes, por el ordinal tercero del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, aportando infracción del artículo 359 de dicha Ley, en relación a lo dispuesto en los artículos 120-3, 103-1 y 24-1 de la Constitución y 5- 1º y 3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El argumento casacional ataca a la sentencia de incongruente al no ser clara en cuanto insiste una vez más que la compra por el recurrido, don Gerardo, no la efectuó directamente a los padres de los recurrentes. Tal supuesto es tenido en cuenta y de él parte el Tribunal de Instancia al hacer referencia expresa en el Fundamento Jurídico primero al documento privado de 18 de Julio de 1989.
Los otros supuestos de incongruencia que se aportan resultan intranscendentes para el fallo, desde el momento que no se decretó la semejanza de rótulos y se vino a desestimar la reconvención de los demandados y estimar en parte la demanda, para reconocer el derecho del actor sobre el rótulo del establecimiento DIRECCION001y el consiguiente a su utilización en el tráfico económico, con lo que se viene a autorizar la coexistencia fáctica y jurídica y sus repercusión en su ámbito negocial con el rótulo de los recurrentes CASA000.
El motivo claudica, pues lo que se pretende es imponer conclusiones valorativas propias, y en todo caso carentes de incidencia decisoria.
La desestimación del recurso determina que sus costas se impongan a los litigantes que lo interpusieron, conforme al artículo 1715 de la Ley Procesal Civil.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos de declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, que fué formalizado por don Pedro Enriquey don Mauricioy la entidad Casa-Bigote, Comunidad de Bienes, contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Granada -Sección cuarta-, en fecha doce de Julio de 1.993, en el proceso al que el recurso se refiere.
Se imponen a dichos litigantes las costas de casación; Y líbrese la correspondiente certificación, con devolución de autos y rollo a expresada Audiencia Provincial, que deberá acusar recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Alfonso Villagómez Rodil.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda.- Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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