STS 113/2009, 4 de Marzo de 2009

PonenteJESUS CORBAL FERNANDEZ
ECLIES:TS:2009:942
Número de Recurso632/2004
ProcedimientoCIVIL
Número de Resolución113/2009
Fecha de Resolución 4 de Marzo de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Marzo de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena Ter, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número 71 de Madrid; cuyo recurso fue interpuesto por D. Alberto y CREACIONES MARSAN, S.L., representados por el Procurador Dª. María José Ruipérez Palomino; siendo parte recurrida las entidades PEPE JEANS NV y PEPE JEANS S.L., representados por el Procurador D. Victorio Venturini Medina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

1.- El Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en nombre y representación de las Sociedades "Pepe Jeans NV" y "Pepe Jeans, S.L.", interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número 71 de Madrid, siendo parte demandada la entidad Creaciones Marsan, S.L. y D. Alberto, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia " DECLARANDO.- Primero.- Que PEPE JEANS NV tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación "PEPE" y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto en sus marcas 413.547 "DON PEPE", 1.290.744 "PEPE JEANS", 1.719.159 "PEPE", 1.172.266 "PEPE 2XL", y en las marcas gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. Segundo.- Que PEPE JEANS S.L. tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en el sector textil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. Tercero.- Que el demandado D. Alberto carece del derecho de proteger como marca la denominación "PEPE", esté o no acompañada de otras denominaciones como "SANCHEZ", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. Cuarto.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho a usar la denominación "PEPE" como marca para distinguir artículos de confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como "SANCHEZ". Quinto.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho usar los gráficos característicos de las marcas núms. 1.953.784 y 1.953.784 titularidad de PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Noménclator Internacional de Marcas. Sexto.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. Séptimo.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. Octavo.- Que la infracción por la demandada CREACIONES MARSAN, S.L. de las marcas de la demandante PEPE JEANS NV causa a ésta daños y perjuicios de los que deberá resarcirla atendiendo a la evaluación que se realice en fase probatoria, o bien en ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el artículo 38 a) o, alternativa, c) de la Ley de Marcas. Noveno.- Que con su ilícita actuación la sociedad demandada obtiene un enriquecimiento injusto que deberá resarcir a los demandantes en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, una vez haya cesado en el uso de signos distintivos incompatibles con los de las demandantes. CONDENANDO Primero.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de las sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS, S.L. interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE" esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, o gráficos confundibles con las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. Segundo.- A la sociedad demandada a indemnizar a PEPE JEANS NV los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con dolo o culpa, en la cuantía que se determine en fase de prueba, o alternativamente en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 38 a) o alternativamente c) de la Ley de Marcas, respondiendo solidariamente el demandado D. Alberto. Tercero.- A la sociedad demandada en el enriquecimiento injusto que les haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de las demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS S.L. Cuarto.- A la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario de circulación nacional. Todo ello con expresa imposición a la demandada de las costas sin la limitación contenida en el párrafo último del artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.".

  1. - El Procurador Dª. María José Ruipérez Palomino, en nombre y representación de D. Alberto y de la entidad mercantil Creaciones Marsan, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que desestimando la demanda se absuelva a mi representados de todos los pedimentos contenidos en la demanda interpuesta por la entidad PEPE JEANS NV y PEPE JEANS, S.L. condenando, en cualquier caso, en costas a las actoras.".

  2. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número 71 de Madrid, dictó Sentencia con fecha 14 de febrero de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo en nombre y representación de PEPE JEANS NV contra D. Alberto y CREACIONES MARSAN, S.L. representados por la Procuradora Dª. Mª. José Ruiperéz Palomini. Debo declarar y declaro: PRIMERO.- Que PEPE JEANS NV tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación "PEPE" y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto en sus marcas 413.547 "DON PEPE", 1.290.744 "PEPE JEANS", 1.719.159 "PEPE", 1.172.266 "PEPE 2XL", y en las marcas gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Nomenclator Internacional. SEGUNDO.- Que PEPE JEANS S.L., tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en el sector téxtil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. TERCERO.- Que el demandado D. Alberto carece de derecho de proteger como marca la denominación "PEPE" (esté o no acompañada de otras denominaciones como "SANCHEZ") para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclator, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. CUARTO.- Que la sociedad demandada carece del derecho a usar la denominación "PEPE" como marca para distinguir artículos de confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como "SANCHEZ". QUINTO.- Que la sociedad demandada carece del derecho a usar los gráficos característicos de las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784 titularidad de PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclator Internacional de Marcas. SEXTO.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. SEPTIMO.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. Y DEBO CONDENAR Y CONDENO: PRIMERO.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en todas actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de la sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS S.L. interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección principalmente pantalones vaqueros que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE" (esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos) o gráficos confundibles con las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario y otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos, bajo apercibimiento de adoptarse los apremios a que hubiere lugar en derecho. SEGUNDO.- A la sociedad Creaciones MARSAN, S.L. a indemnizar a PEPE JEANS NV por el daño moral y económico ocasionado en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las bases señaladas en esta resolución y a PEPE JEANS, S.L. por el daño económico conforme a los parámetros fijados en esta resolución. TERCERO.- A la publicación del fallo de la sentencia a costa de los demandados en un diario de circulación nacional. CUARTO.- Sin expresa imposición de costas.".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Creaciones Marsan, S.L. y D. Alberto, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena Ter, dictó Sentencia con fecha 12 de enero de 2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos PARCIALMENTE el recurso de apelación mantenido por la representación de Alberto y CREACIONES MARSAN, S.L. frente a PEPE JEANS S.L. y PEPE JEANS NV, contra la sentencia dictada el día 14 de febrero de 2.001, por el Ilmo Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 71 de Madrid, resolución que SE REVOCA PARCIALMENTE, y en su lugar, estimando parcialmente la demanda presentada por la representación de PEPE JEANS S.L. y PEPE JEANS NV contra Alberto y CREACIONES MARSAN, S.L., debemos declarar y declaramos: 1º.- Que PEPE JEANS NV tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación PEPE y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto, en sus marcas 413.547 <>, 1.290.744 <>, 1.719.159 <> y 1.172.266 <>, y en las marcas gráficas núm. 1.953.784 y 1.953.783, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Noménclator Internacional. 2º.- Que PEPE JEANS SL. Tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en sector textil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. 3º.- Que el demandado Alberto carece del derecho de proteger como marca la denominación <>, esté o no acompañada de otras denominaciones como <> para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. 4º.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho a usar la denominación <> como marca para distinguir artículos confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como <>. 5º.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN SL. carece del derecho a usar los gráficos característicos de las marcas núms.. 1.953.784 y 1.953.783 titularidad PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas. 6º.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS, NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. 7º.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS, S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. 8º.- Que la infracción de la demandada CREACIONES MARSAN S.L. de las marcas de la demandante PEPE JEANS NV causa a ésta daños y perjuicios que deberá resarcirla en la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia en concepto de precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho; y para determinar el canon por la concesión de una licencia ha de ponderarse lógicamente la notoriedad y prestigio de la marca, al ámbito de aquélla, el número y clase de licencias otorgadas en el momento en que comenzó la violación, así como lo que genéricamente se conoce bajo la advocación de goodwill, elementos que constituirán la base sobre la que se concretará el importe de la indemnización; respondiendo solidariamente el codemandado Alberto. Y debemos condenar y condenamos a los demandados: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de las sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS SL., interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la nominación <> esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, o gráficos confundibles con las marcas nº 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. 2º.- A la sociedad CREACIONES MARSAN, S.L. a indemnizar a PEPE JEANS, NV los daños y perjuicios, en la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia en concepto de precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho; y para determinar el canon por la concesión de una licencia ha de ponderarse lógicamente la notoriedad y prestigio de la marca, al ámbito de aquélla, el número y clase de licencias otorgadas en el momento en que comenzó la violación, así como lo que genéricamente se conoce bajo la advocación de goodwill, elementos que constituirán la base sobre la que se concretará el importe de la indemnización, respondiendo solidariamente el codemandado Alberto. 3º.- A la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario de circulación nacional. 4º. Al abono de las costas procesales. No procede hacer expresa imposición de las costas procesales derivadas de la presente alzada.".

La anterior resolución fue aclarada por Auto de 22 de enero de 2.004, excluyéndose en la parte dispositiva de la Sentencia de la Audiencia Provincial el inciso final del pronunciamiento condenatorio, en su punto 2º "respondiendo solidariamente el codemandado Alberto ", y se suprime la condena en costas procesales que dicho pronunciamiento contiene.

TERCERO

El Procurador Dª. María José Ruipérez Palomino, en nombre y representación de D. Alberto y de la entidad Creaciones Marsan, S.L., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena Ter, de fecha 12 de enero de 2.004, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.2.3º de la LEC se alega infracción de los arts. 36, 37, 38 de la Ley de Marcas 32/88. SEGUNDO.- Se alega infracción del art. 7.1 del Código Civil. TERCERO .- Se alega infracción de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas.

CUARTO

Por Providencia de fecha 13 de septiembre de 2.004, se tiene por interpuesto el recurso de casación anterior, y se acuerdan remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

QUINTO

Recibidas las actuaciones ante esta Sala, comparecen, como parte recurrente, D. Alberto y la entidad Creaciones Marsan, SL., representados por el Procurador Sr. Ruiperez Palomino; y como parte recurrida las entidades "Pepe Jeans, NV" y "Pepe Jeans, S.L:", representadas por el Procurador Sr. Venturini Medina.

SEXTO

Con fecha 22 de mayo de 2.007, se dictó Auto por esta Sala por el que se admitió el recurso de casación interpuesto por la representación de D. Alberto y de la entidad Creaciones Marsan, S.L., respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena Ter, de fecha 12 de enero de 2.004.

SEPTIMO

Dado traslado, el Procurador Sr. Venturini Medina, en nombre de las entidades Pepe Jeans, NV y Pepe Jeans S.L., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 10 de febrero de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El objeto del recurso de casación versa sobre derecho marcario y concretamente sobre la violación del derecho de uso exclusivo de una marca registrada y otra no registrada que designan productos idénticos -ropa vaquera-, sosteniéndose por la entidad titular de la primera la existencia de riesgo de confusión, por lo que se interesa la condena de cesación de utilización de la segunda y la indemnización de daños y perjuicios.

Las entidades mercantiles PEPE JEANS NV y PEPE JEANS, S.L. dedujeron demanda contra Dn. Alberto y Creaciones Marsan, S.L. en la que solicitan: A.- Se declare : Primero: Que PEPE JEANS tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación "PEPE" y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto en sus marcas 413.547 "DON PEPE", 1.290.744 "PEPE JEANS", 1.719.159 "PEPE", 1.172.266 "PEPE 2XL", y en las marcas gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. Segundo.- Que PEPE JEANS S.L. tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en el sector textil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. Tercero.- Que el demandado D. Alberto carece del derecho de proteger como marca la denominación "PEPE", esté o no acompañada de otras denominaciones como "SANCHEZ", para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. Cuarto.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho a usar la denominación "PEPE" como marca para distinguir artículos de confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como "SANCHEZ". Quinto.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho usar los gráficos característicos de las marcas núms. 1.953.784 y 1.953.784 titularidad de PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Noménclator Internacional de Marcas. Sexto.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. Séptimo.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. Octavo.- Que la infracción por la demandada CREACIONES MARSAN, S.L. de las marcas de la demandante PEPE JEANS NV causa a ésta daños y perjuicios de los que deberá resarcirla atendiendo a la evaluación que se realice en fase probatoria, o bien en ejecución de sentencia, y calculados en cuanto al lucro cesante en base a los parámetros establecidos por el artículo 38 a) o, alternativa, c) de la Ley de Marcas. Noveno.- Que con su ilícita actuación la sociedad demandada obtiene un enriquecimiento injusto que deberá resarcir a los demandantes en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, una vez haya cesado en el uso de signos distintivos incompatibles con los de las demandantes. Y, B.- Se condene : Primero.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de las sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS, S.L. interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE" esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, o gráficos confundibles con las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. Segundo.- A la sociedad demandada a indemnizar a PEPE JEANS NV los daños y perjuicios ocasionados por haberlos realizado con dolo o culpa, en la cuantía que se determine en fase de prueba, o alternativamente en ejecución de sentencia, fijando el lucro cesante de acuerdo con los parámetros establecidos por el artículo 38 a) o alternativamente c) de la Ley de Marcas, respondiendo solidariamente el demandado D. Alberto. Tercero.- A la sociedad demandada en el enriquecimiento injusto que les haya producido la vulneración de los derechos de exclusiva de las demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS S.L. Cuarto.- A la publicación de la sentencia a costa de la demandada en un diario de circulación nacional.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 71 de Madrid el 14 de febrero de 2.001 en los autos de juicios de menor cuantía núm. 114 de 2.000, estimando parcialmente la demanda formulada en representación de PEPE JEANS, NV contra Dn. Alberto y Creaciones Marsan, S.L., DECLARA: PRIMERO.- Que PEPE JEANS NV tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación "PEPE" y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto en sus marcas 413.547 "DON PEPE", 1.290.744 "PEPE JEANS", 1.719.159 "PEPE", 1.172.266 "PEPE 2XL", y en las marcas gráficas núms. 1.953.783 y 1.953.784, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. SEGUNDO.- Que PEPE JEANS S.L., tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en el sector téxtil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. TERCERO.- Que el demandado D. Alberto carece de derecho de proteger como marca la denominación "PEPE" (esté o no acompañada de otras denominaciones como "SANCHEZ") para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. CUARTO.- Que la sociedad demandada carece del derecho a usar la denominación "PEPE" como marca para distinguir artículos de confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como "SANCHEZ". QUINTO.- Que la sociedad demandada carece del derecho a usar los gráficos característicos de las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784 titularidad de PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas. SEXTO.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. SEPTIMO.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. Y, CONDENA: PRIMERO.- A los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en todas actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de la sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS S.L. interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección principalmente pantalones vaqueros que incorporen en cualquier forma la denominación "PEPE" (esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos) o gráficos confundibles con las marcas núms. 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario y otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos, bajo apercibimiento de adoptarse los apremios a que hubiere lugar en derecho. SEGUNDO.- A la sociedad Creaciones MARSAN, S.L. a indemnizar a PEPE JEANS NV por el daño moral y económico ocasionado en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las bases señaladas en esta resolución y a PEPE JEANS, S.L. por el daño económico conforme a los parámetros fijados en esta resolución. TERCERO.- A la publicación del fallo de la sentencia a costa de los demandados en un diario de circulación nacional.

La Sentencia dictada por la Sección 9ª TER de la Audiencia Provincial de Madrid el 12 de enero de 2.004, en el Rollo núm. 108/2003, estima parcialmente el recurso de apelación de las entidades demandadas, y: A. DECLARA: 1º.- Que PEPE JEANS NV tiene derecho exclusivo y excluyente al uso como marca de la denominación PEPE y gráficos registrados en sus numerosas marcas, en concreto, en sus marcas 413.547 <>, 1.290.744 <>, 1.719.159 <> y 1.172.266 <>, y en las marcas gráficas núm. 1.953.784 y 1.953.783, para proteger y distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. 2º.- Que PEPE JEANS SL. tiene derecho exclusivo y excluyente sobre su nombre comercial en sector textil por el uso que del mismo realiza en dicho sector. 3º.- Que el demandado Alberto carece del derecho de proteger como marca la denominación <>, esté o no acompañada de otras denominaciones como <> para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor, al ser incompatible con los distintivos de las demandantes. 4º.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. carece del derecho a usar la denominación <> como marca para distinguir artículos confección, especialmente ropa vaquera, esté o no acompañada de otros vocablos como <>. 5º.- Que la sociedad demandada CREACIONES MARSAN SL. carece del derecho a usar los gráficos característicos de las marcas núms. 1.953.784 y 1.953.783 titularidad PEPE JEANS NV, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas. 6º.- Que el uso por la sociedad demandada de signos distintivos incompatibles con las marcas registradas de PEPE JEANS, NV vulnera los derechos registrales de esta sociedad. 7º.- Que el uso por la sociedad demandada CREACIONES MARSAN S.L. de signos distintivos incompatibles con el nombre comercial de PEPE JEANS, S.L. vulnera los derechos exclusivos que esta sociedad tiene sobre el mismo. 8º.- Que la infracción por la demandada CREACIONES MARSAN S.L. de las marcas de la demandante PEPE JEANS NV causa a ésta daños y perjuicios que deberá resarcirle en la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia en concepto de precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho; y para determinar el canon por la concesión de una licencia ha de ponderarse lógicamente la notoriedad y prestigio de la marca, el ámbito de aquélla, el número y clase de licencias otorgadas en el momento en que comenzó la violación, así como lo que genéricamente se conoce bajo la advocación de goodwill, elementos que constituirán la base sobre la que se concretará el importe de la indemnización; respondiendo solidariamente el codemandado Alberto. Y, B.- CONDENA: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones, debiendo cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos exclusivos de las sociedades demandantes PEPE JEANS NV y PEPE JEANS SL., interrumpiendo los actos de fabricación y venta de artículos de confección, principalmente pantalones vaqueros, que incorporen en cualquier forma la nominación <> esté o no acompañada de otras denominaciones o gráficos, o gráficos confundibles con las marcas nº 1.953.784 y/o 1.953.784, retirando del mercado los productos, envoltorios, material publicitario u otros documentos que posean los elementos anteriormente descritos. 2º.- A la sociedad CREACIONES MARSAN, S.L. a indemnizar a PEPE JEANS, NV los daños y perjuicios, en la cantidad que se determine en fase de ejecución de sentencia en concepto de precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho; y para determinar el canon por la concesión de una licencia ha de ponderarse lógicamente la notoriedad y prestigio de la marca, el ámbito de aquélla, el número y clase de licencias otorgadas en el momento en que comenzó la violación, así como lo que genéricamente se conoce bajo la advocación de goodwill, elementos que constituirán la base sobre la que se concretará el importe de la indemnización, respondiendo solidariamente el codemandado Alberto. 3º.- A la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario de circulación nacional.

La anterior Sentencia fue aclarada por Auto de 22 de enero de 2.004, el que suprime del fallo la condena en costas procesales de la primera instancia de los demandados Creaciones Marsan S.L. y Dn. Alberto y la condena solidaria del codemandado Dn. Alberto al abono de los daños y perjuicios, porque los referidos extremos no eran objeto del recurso de apelación. En la parte dispositiva se reproduce el contenido anteriormente recogido del fallo de la sentencia con exclusión de la frase del inciso final del pronunciamiento condenatorio B.2º "respondiendo solidariamente el codemandado Alberto ".

Contra la Sentencia de la Audiencia Provincial se interpuso por Dn. Alberto y Creaciones Marsán S.L. recurso de casación articulado en tres motivos que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 22 de mayo de 2.007. En el primero se denuncia infracción de los arts. 36,37 y 38 LM 32/1.988 por falta de acreditación de la existencia de daños y perjuicios; en el segundo infracción del art. 7.1 CC por oposición a la doctrina jurisprudencial de los actos propios; y en el tercero infracción, por aplicación indebida, de los arts. 12 y 13 de la LM 32/1.988. El estudio de los motivos se va a realizar por un orden distinto del expuesto en el recurso para seguir el criterio lógico procesal en virtud del que debe posponerse el examen de aquellos motivos cuyo análisis pueda resultar excluido o ser innecesario por la eventual estimación de los planteados con posterioridad.

SEGUNDO

Procede examinar en primer lugar el motivo tercero en el que se denuncia infracción por aplicación indebida de los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas y doctrina jurisprudencial.

El motivo debe desestimarse porque, con independencia de que los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, tienen varios apartados de modo que era preciso concretar cuál de ellos es el infringido por la resolución recurrida, en cualquier caso -"ad omnem eventum"- los arts. 12 y 13 de la LM no han sido aplicados por la sentencia impugnada. No han sido aplicados porque la resolución recurrida se funda en los arts. 30 a 34, y singularmente el 30, de dicha Ley en relación con las marcas (fto tercero); y en los arts. 76 y 78 de la LM en relación con el nombre comercial (fto. cuarto ). Y no procedía aplicarlos porque los arts. 12 y 13 LM se refieren a la nulidad (prohibiciones relativas), y la acción ejercitada en la demanda es la de violación del derecho de marca.

Finalmente es oportuno advertir que este Tribunal sigue manteniendo, en cuanto al juicio de confundibilidad en caso de elementos denominativos en el que concurran las mismas circunstancias del presente caso, la doctrina expresada en Sentencias anteriores, concretamente en las de 28 de julio de 2.006, núm. 806, y 21 de diciembre de 2.006, núm. 1347, todo ello con independencia de la ponderación concreta del caso que se juzga, por las peculiaridades resultantes de la identidad absoluta de producto designado en relación con la identidad de los elementos gráficos -pespuntes horizontales de los pantalones vaqueros; chapas metálicas, etc-, que determina un elevadísimo riesgo de confusión, tal y como resulta del dictamen técnico comparativo (fs. 448 y ss. de autos), valorado, juntamente con la apreciación "de visu" del juzgador de instancia, en el fundamento sexto de la resolución recurrida.

TERCERO

En el motivo segundo se alega infracción del art. 7.1 del Código Civil y oposición a la doctrina jurisprudencial de los actos propios.

El motivo debe desestimarse por las razones siguientes: a) La cuestión aquí suscitada no se planteó en los mismos términos en primera instancia y en apelación, en las que se contempló desde perspectivas procesales -litispendencia e incongruencia-, inaccesibles a casación, y no con base en la doctrina de los actos propios, por lo que se incide en la prohibición casacional de formulación de "cuestión nueva", cuyo examen viene vedado por los principios de preclusión, contradicción y defensa; b) Con independencia de que se pretende traer a colación alegaciones de otro proceso distinto (sobre competencia desleal), aspecto sobre el que se centró el rechazo de la cuestión por el juzgador "a quo", la doctrina de los actos propios sólo es aplicable a aquellas declaraciones de voluntad generalmente tácitas, o conductas observadas, que, por su apariencia o significación objetiva crean en el destinatario la confianza fundada en su contenido vinculante, de modo que el principio de buena fe veda un ulterior comportamiento contradictorio o incoherente con la situación de apariencia producida, y por ello no es de aplicación a las argumentaciones jurídicas adoptadas en la perspectiva de un determinado debate procesal, tanto más cuanto que el principio de la eventualidad procesal permite incluso sostener actitudes de defensa opuestas; y, C) Asimismo, como argumento de refuerzo, debe tenerse en cuenta lo dicho en el fundamento anterior sobre la identidad de los elementos gráficos, que excluyen cualquier disquisición sobre el elemento denominativo, máximo al declararse en la sentencia recurrida la notoriedad de la marca de la actora y habida cuenta la doctrina del TJCE al respecto.

CUARTO

Finalmente, en el motivo primero se aduce infracción por aplicación indebida de los arts. 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas impugnándose el pronunciamiento condenatorio de indemnización de daños y perjuicios, con base en que falta el presupuesto de acreditación de la existencia de daños y perjuicios.

En el cuerpo del motivo se argumenta que la sentencia recurrida, al estimar la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios, se opone a la doctrina jurisprudencial (SS. 29 de septiembre de 2.003; 20 de febrero de 2.001; 20 de julio de 2.000 ) sobre la necesidad de acreditar la procedencia de la indemnización, y se añade que tampoco ha existido mala fe o dolo en la conducta de los demandados. Y que por todo ello no existe posibilidad alguna de condenarles a una indemnización.

El motivo debe desestimarse por las dos razones siguientes:

En cuanto a la alegación de falta de acreditamento de la concurrencia de dolo o mala fe como presupuesto de la condena indemnizatoria, debe señalarse que el artículo 37 LM no establece tal criterio de imputación, sino que basta que "los que hayan realizado el acto de violación de la marca registrada hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular de la marca acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia", y en la sentencia de primera instancia (cuyo contenido resulta asumido cuando menos implícitamente por la de apelación) claramente se recoge la existencia de la advertencia, e incluso se aprecia también expresamente la negligencia de la actuación (fto. quinto).

Y en cuanto al tema relativo a la necesidad o no de la prueba de los daños y perjuicios, la polémica deviene estéril en el caso porque la sentencia recurrida, pese a sus imprecisiones argumentativas, claramente aprecia que la demandada ha estado beneficiándose durante varios años del prestigio y reputación ajenos distinguiendo sus productos con una marca que infringe la exclusividad de las concedidas a la actora, y fija la entidad del perjuicio, en armonía con la aplicación del apartado c) del art. 38 LM sobre el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, en lo que se ha ahorrado el infractor al no pagar la preceptiva licencia, y si bien no cuantifica el importe remitiendo tal aspecto para la fase de ejecución de sentencia, cuya posibilidad estaba permitida por la normativa procesal vigente al tiempo de la demanda (art. 360 LEC 1.881 ), sí señala las bases a tomar en cuenta para concretar el importe de la indemnización.

QUINTO

La desestimación de los motivos conlleva la declaración de no haber lugar al recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (art. 398.1 en relación con el 394.1 de la LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dn. Alberto y entidad mercantil Creaciones Marsan, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Novena Ter de la Audiencia Provincial de Madrid el 12 de enero de 2.004 y Auto de Aclaración del 26 de enero, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Ríos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesús Corbal Fernández.- José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- José Almagro Nosete.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

11 sentencias
  • SAP Madrid 663/2013, 23 de Julio de 2013
    • España
    • 23 Julio 2013
    ...un enriquecimiento injusto para el arrendador al haber procedido al arrendamiento a un tercero ( SSTS 22.5.2008, 12.6.2008, 2.10.2008, 4.3.2009, 18.3.2010 (arrendamiento de local de negocio sujeto al TRLAU; STS, 2.10.2008, 22.5.2008, 12.6.2008, 4.3.2009, 23.12.2009 ). Por ello solo deberá a......
  • SAP Alicante 379/2013, 3 de Julio de 2013
    • España
    • 3 Julio 2013
    ...tanto más cuanto que el principio de la eventualidad procesal permite incluso sostener actitudes de defensa opuestas" ( STS de 4 de marzo de 2009; recurso nº 632/2004 ; Pte. Excmo. Sr. Corbal Parece bastante evidente que en un contexto de crisis matrimonial la alegación de que un determinad......
  • SAP Alicante 630/2013, 10 de Diciembre de 2013
    • España
    • 10 Diciembre 2013
    ...( SSTS 21 noviembre 1963, 19 de julio de 1989, 21 abril 1992, 9 junio 1997 )" . Igualmente, y de forma más concreta, la STS de 4 de marzo de 2009 (rec. nº 632/2004 ; Pte. Excmo. Sr. Corbal Fernández): "en el motivo segundo se alega infracción del art. 7.1 del Código Civil y oposición a la d......
  • SAP Barcelona 60/2012, 2 de Febrero de 2012
    • España
    • 2 Febrero 2012
    ...un enriquecimiento injusto para el arrendador de haber procedido al arrendamiento a un tercero ( SSTS 22.5.2008, 12.6.2008, 2.10.2008, 4.3.2009, 23.12.2009, 18.3.2010 (arrendamiento de local de negocio sujeto al TRLAU; STS, 2.10.2008, 22.5.2008, 12.6.2008, 4.3.2009, 23.12.2009 Sin embargo, ......
  • Solicita tu prueba para ver los resultados completos
2 artículos doctrinales
  • Tribunal Supremo y otros tribunales
    • España
    • Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXX (2009-2010) Case Law Resoluciones Españolas
    • 3 Julio 2015
    ...y no por los artículos 55, 58 y 59 LM 2001, al no estar aún en vigor estos al interponerse la reconvención. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, NÚM. 113/2009, DE 4 DE MARZO DE 2009 (Sala de lo Civil, Sección (Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández) (Caso PEPE JEANS) La identidad absoluta......
  • Prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, aunque el plazo prescriptivo de un año sólo se haya sobrepasado unos días
    • España
    • Revista Crítica de Derecho Inmobiliario Núm. 722, Diciembre - Noviembre 2010
    • 1 Noviembre 2010
    ...parte demandada, es decir, en el momento en que los actores tienen un conocimiento cabal y exacto de sus graves enfermedades. [7] STS de 4 de marzo de 2009. Ponente: Juan Antonio XIOL RÍOS (LA LEY 4640/2009). En el caso analizado en esta sentencia, se llegó a la consideración de que la acci......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR