STS, 11 de Diciembre de 2008
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2008:6703 |
| Número de Recurso | 5425/2006 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a once de diciembre de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 5425/2006, interpuesto por la Entidad PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L., representada por el Procurador Don Luciano Rosch Nadal, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en fecha 26 de junio de 2006, recaída en el recurso nº 733/2004, sobre denegación de inscripción del nombre comercial nº 234.515 "PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L. habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, (Sección Primera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de septiembre de 2004 que estimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 6 de mayo de 2004, que concedió la inscripción del nombre comercial nº 234.515 "PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L." para negocio de instalaciones frío y calor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 25 de julio de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 26 de octubre de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico estatal. Infracción del artículo 12.1) de la Ley 32/1988, de Marcas, en relación con el art. 76 y 81 del mismo Cuerpo Legal.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable al art. 12.1 en relación con los arts. 76 y 81 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Terminando por suplicar dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida, decretando la concesión del nombre comercial nº 234.515, con los pronunciamientos que corresponda en Derecho.
Por providencia de la Sala, de fecha 6 de julio de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 27 de septiembre de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.
Por providencia de fecha 1 de julio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 3 de diciembre siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción del nombre comercial nº 234.515 PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS S.L., para "instalaciones frío y calor", por existir "un evidente grado de similitud, así como una similitud aplicativa" con la marca nacional 1.924.720 PROINSA (mixta) para "servicios de ingeniería; laboratorio e investigación técnica; redacción de proyectos; investigación y desarrollo de nuevos productos; control de calidad, etc.", así como con el nombre comercial PROINSA nº 201.540 para "su negocio destinado a servicios técnicos de ingeniería".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
<
[...] En efecto, el nombre de la demandante es coincidente en parte con el oponente que es Proinsa. Desde luego uno y otro presentan importantes diferencias pero la similitud en uno de los términos hace que sea razonable la denegación del nombre acordada. Y es que en efecto puede crearse la confusión de que el titular del nombre ya registrado ha aumentado sus servicios y ahora ofrece los que trata de registrar el demandante; con ello la confusión está servida. Todo sin olvidar que en la práctica el consumidor opta por quedarse con uno sólo o dos de los términos de un nombre comercial o de una marca, optando por los de más fácil recuerdo por su fonética u otras características; en el caso bien parece que el término de recuerdo más fácil es precisamente la palabra que coincide con la del nombre ya registrado.
Por otra parte, con la demanda se aportan dos documentos, números uno y dos, que el propio actor dice que son de Proinsa instalaciones térmicas. Pues bien, basta su simple observación para comprobar que el término dominante es precisamente el de Proinsa que aparece de forma exclusiva en el encabezamiento. los términos instalaciones térmicas no aparecen y se adivinan sólo al pie del documento al componer la dirección electrónica que es proinsa@cristalauto.es. Resulta evidente que el nombre utilizado es Proinsa a secas, lo que nos ratifica en la idea de que la confusión es más que probable y la denegación de la inscripción, fundada en el artículo 12 en relación con el 81 de la Ley de Marcas, es plenamente conforme a derecho".>>
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes, y que pueden resumirse así: a) al reconocer la sentencia la existencia de diferencias entre los signos debió llevar a la no aplicación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas ; b) existencia de disparidad aplicativa, lo que en función del principio de especialidad determina que no se pueda aplicar la prohibición de dicho artículo, c) se trata de servicios o actividades que son demandadas por un público que conoce la actividad de la empresa que los ofrece o presta, siendo ingenieros los que solicitan los de las marcas opuestas, mientras que los de la solicitante no requieren una cualificación especial, sin que los servicios de unos y otros sean sustitutivos entre sí, ni competenciales, ni son extrapolables a otras actividades o servicios, sin pueda producirse asociación entre ellos; d) no existe identidad o semejanza gráfica partiendo de una visión de conjunto de ambos signos enfrentados.
Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que corresponde al juzgador de instancia valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
También se ha señalado en esa misma jurisprudencia que a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta jurisprudencia referida a las marcas es también predicable de los nombres comerciales, ya que el artículo 81 de la Ley les aplica lo dispuesto para aquéllas, y, en consecuencia, toda la jurisprudencia, que, como fuente complementaria del ordenamiento jurídico se ha pronunciado al respecto, opera también en este ámbito. Es cierto que, el nombre comercial tiene una finalidad de identificación personal, mientras que la marca la tiene de un producto o servicio, pero ello no impide que el elemento causal de las prohibiciones sea el mismo en ambos supuestos, ya que se trata de evitar la confusión en el consumidor, tanto en la elección de lo que va a adquirir, caso de la marca, como en la elección del empresario que se lo proporciona, caso del nombre comercial; de aquí, la importancia que tiene que en los dos supuestos el consumidor deba poder distinguir sin riesgo de confusión, no sólo el origen empresarial del producto o servicio, sino quién se lo proporciona, pues la confianza en éste último puede ser determinante de la decisión de adquirirlo o no.
Sentado lo anterior, se ha de partir de que el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca -en el presente caso del nombre comercial-, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
En el presente caso no parece ilógico el razonamiento de la Sala de instancia sobre la similitud de los signos enfrentados, sin que pueda decirse que sea irracional o arbitrario, ya que no cabe la menor duda de que el elemento primordial en ambos es "proinsa", siendo el resto de la marca solicitada -"instalaciones térmicas"-, una mera referencia genérica a la actividad desarrollada, y que, por tanto, carece de distintividad propia. Esta cuasi-identidad, lleva a una mayor exigencia en la diferencia de los productos o servicios amparados por ambas marcas, como también se ha declarado por esta Sala, y, aunque es cierto que los servicios de la solicitante tienen un ámbito menor, al abarcar solo los campos de "las instalaciones de frío y calor", no excluye, como pretende el recurrente, el que se asocie con la redacción de "proyectos" o "servicios de ingeniería", que se prestan bajo el nombre de la oponente, pues en muchas ocasiones tales instalaciones requerirán, en función de las dimensiones del edificio o dificultades de las estructuras de que se trate, de la intervención de personas de alta cualificación profesional, con el fin de subvenir a las complejidades que presenta la instalación. Más, aunque así no fuera, la persona que acude a obtener un servicio de instalación de frío o calor a un empresario amparado por un nombre en que figure el término "proinsa", podrá asociarlo con el oponente y considerar, que, dada la proximidad de los campos aplicativos, son propios del mismo titular.
Debe por ello desestimarse el recurso.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5425/2006, interpuesto por la Entidad PROINSA INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L., contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Sevilla, en fecha 26 de junio de 2006, recaída en el recurso nº 733/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
-
STSJ Comunidad de Madrid 485/2009, 6 de Julio de 2009
...(folios 81 y 82), tal como alegaba el Fondo de Garantía Salarial, no respondían al concepto de despido. Como declara, entre otras, la STS 11-12-08 , "El instituto de la caducidad sirve al principio de seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 de la Constitución Española, por lo que las......
-
STSJ La Rioja 65/2022, 28 de Febrero de 2022
...del cuarto grado con cualquiera de los interesados) y en consecuencia, procede aplicar la jurisprudencia de la sentencia del TS de 11 de diciembre de 2008 porque la participación de los concejales ha puesto en riesgo la objetividad e independencia del La STS de 28 de septiembre de 2016 ( RO......
-
STSJ Comunidad Valenciana 573/2009, 1 de Abril de 2009
...la posible semejanza con la marca enfrentada, Promosan XXI y gráfico y la solicitada, siendo ambas las siguientes: Como señala la STS de 11 de Diciembre de 2008, "Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala que señala que corresponde al juzgador...valorar el grado de semejanza que se produc......