STS 316/2003, 27 de Marzo de 2003
| Jurisdicción | España |
| Número de resolución | 316/2003 |
| Fecha | 27 Marzo 2003 |
D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODILD. LUIS MARTINEZ-CALCERRADA GOMEZD. JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Marzo de dos mil tres.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 2 de junio de 1997, como consecuencia del juicio declarativo de menor cuantía seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 bis de Madrid sobre declaración de derechos de Propiedad Industrial, interpuesto por "EUROCEMEX, S.A.", representada por el Procurador, D. José Luís Ferrer Recuero, siendo parte recurrida "SUNWARD ADQUISITIONS, N.V.", representada por el Procurador, D. Isacio Calleja García.
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 bis de Madrid, la compañía SUNWARD ADQUISITIONS N.V. promovió demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra EUROCEMEX, S.A. sobre declaración de derechos de Propiedad Industrial y de cancelación en el Registro Mercantil en la que, tras alegar los hechos y fundamentos que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "Se acuerde: 1º) Que mi mandante es titular de diversos registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, similares al objeto social de la demandada.- 2º) Ordenar en consecuencia, la cancelación de aquellos asientos del Registro Mercantil de Madrid y del Registro Gral. de Sociedades del Mº de Justicia en que figure inscritas, anotada o simplemente referenciada la denominación social EUROCEMEX, S.A., por infringir la Ley de Marcas, los arts. 371 y ss. del vigente Reglamento del Registro Mercantil de 29/12/89, en concreto el 373 nº 2.- 3º) Como consecuencia de todo ello, condenar a la demandada: a estar y pasar por las anteriores declaraciones; a cesar en todos los actos que supongan, o puedan suponer, una violación de los derechos de Propiedad Industrial que ostenta esta parte actora respecto de los signos distintivos de su personalidad y actividad comercial; a acordar, de manera inmediata, la modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad demandada, de suerte que desaparezca de su denominación social el vocablo o anagrama EUROCEMEX, instando, también de manera inmediata y a su costa, la adecuada toma de razón del referido cambio de denominación en los diferentes Registros Públicos.- 4º) A la indemnización de los daños materiales y morales causados a mi mandante en la cuantía que se determine en periodo probatorio y en trámite de ejecución de sentencia, con arreglo a los módulos que sobre estos extremos señala el art. 38 de la Ley de Marcas, fijados provisionalmente en la cantidad de 10 millones de pesetas.- 5º) Que la conducta de la demandada ha supuesto un acto de competencia desleal conforme a la regla general del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991 de 11 de enero y de los arts. 6, 11 y 12.- 6º) Y, finalmente, a pagar las costas y gastos causados en esta instancia por entender, y así declararlo expresamente, que en la conducta de la demandada ha mediado notoria temeridad o mala fe."
Admitida a trámite la demanda y comparecida la demandada, su defensa y representación legal la contestó, oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por conveniente, y terminó suplicando se dictase sentencia por la que "se desestime la demanda íntegramente en todas sus peticiones, por ser las marcas registradas en vigor compatibles con la denominación o nombre comercial de mi representada, no coincidiendo el objeto social, no procediendo en consecuencia la cancelación del asiento del Registro Mercantil de Madrid de la denominación impugnada, por no infringir en ninguno de sus preceptos la Ley de Marcas, no procediendo asimismo, reclamación alguna de daños y perjuicios, por ser éstos inexistentes, y condenando a la parte demandante al pago de las costas causadas en el presente procedimiento."
Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 20 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, García Arribas, en nombre y representación de SUNWARD ACQUISITIONS N.V. contra EUROCEMEX S.A., representada en autos por el Procurador, Ferrer Recuero, absuelvo a la demandada de las pretensiones contra ella deducidas, ello con expresa imposición de costas a la parte actora."
Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia en fecha 2 de junio de 1997, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Sunward Adquisitions N.V., contra la sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 1996 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 11 bis de los de Madrid bajo el núm. 2037/95, debemos revocar y revocamos dicha sentencia en cuanto desestima la demanda interpuesta por la ahora apelante contra la entidad Eurocemex, S.A., y estimar y estimamos parcialmente dicha demanda, ordenando la cancelación de aquellos asientos del Registro Mercantil de Madrid y del Registro General de Sociedades del Ministerio de Justicia en que figure Inscrita, anotada o referenciada la denominación social Eurocemex, S.A., condenando a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, así como a cesar en todos los actos que supongan o puedan suponer violación de los derechos de Propiedad Industrial que ostenta la parte actora respecto de las marcas a las que esta sentencia se contrae, así como a que acuerde la modificación de sus Estatutos Sociales de suerte que desaparezca de su denominación social el vocablo o anagrama Eurocemex, instando a su costa la adeudada toma de razón del referido, cambio de denominación social en los diferentes Registros Públicos, sin haber lugar a los demás pedimentos de la demanda, con desestimación de la misma respecto de esos otros pedimentos, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas de la primera instancia, como tampoco de las de esta alzada."
Por el Procurador de los Tribunales, D. Jose Luís Ferrer Recuero, en nombre y representación de "EUROCEMEX, S.A.", se formalizó recurso de casación que fundó en los siguientes motivos, todos ellos amparados en el art. 1692,4º LEC.: Primero.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate, considerando infringidos los arts. 30 y 34 de la Ley 32/1988 de 10/11/88 de Marcas. Segundo.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico aplicables para resolver la cuestión objeto de debate, considerando infringidos, por aplicación indebida, los arts. 31, 35, 36 y 12.1 a) y b) de la Ley de Marcas. Tercero.- Por infracción de la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate, citada en el motivo. Cuarto.- Por transgresión del art. 11.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, la representación de la parte recurrida, presentó escrito con oposición al mismo.
No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de marzo y hora de las 10,30, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ
Se postulaba en la demanda promovida por Sunward Acquisitions N.V. contra Eurocemex, S.A. ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 bis de Madrid, una acción declarativa de derechos de propiedad industrial, referida a la titularidad de determinadas marcas bajo el vocablo Cemex con objeto en diversos productos y servicios; sobre el cambio de denominación social de la demandada, Eurocemex, S.A. y, por último, la acción de competencia desleal.
La sentencia de primer grado, de 20 de marzo de 1996 desestimó la demanda interpuesta e impuso las costas del juicio a la actora. Recurrida en apelación por la entidad demandante, la sentencia de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 1997, acogió el recurso y, estimando parcialmente la demanda, ordenó la cancelación de aquellos asientos del Registro Mercantil de Madrid y del Registro General de Sociedades del Ministerio de Justicia en que figura inscrita, anotada o referenciada la denominación Eurocemex S.A., condenando a la demandada a estar y pasar por tales declaraciones y a cesar en todos los actos que supongan o puedan suponer violación de derechos de la Propiedad Industrial que ostenta la actora respecto a las marcas a que la sentencia se contrae, así como que acuerde la modificación de sus Estatutos sociales para que desaparezca de su denominación el vocablo Eurocemex sin haber lugar a los demás pedimentos de la demanda.
Contra dicho fallo ha planteado Eurocemex S.A. un recurso de casación articulado en cuatro motivos, todos amparados en el nº 4º del art. 1692 LEC.
El motivo inicial estima infracción de los artículos 30 y 34 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. Señala la recurrente que se han transgredido los límites de protección del artículo 30 y pretende de esta Sala un pronunciamiento sobre si el pleito ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 34 de dicha normativa o, si por el contrario, se ha extendido la protección a las marcas que están en trámite de concesión. Concluye señalando, que la inscripción del nombre comercial ha sido denegada por el Registro Mercantil y no goza de protección con arreglo a la Ley de Marcas.
El motivo tiene que perecer inexcusablemente, porque no es función del recurso de casación responder preguntas de la recurrente, sino, como ha señalado la sentencia de 18 de julio de 1991, tales recursos extraordinarios de casación van únicamente dirigidos contra el fallo de las resoluciones y no contra los razonamientos de las mismas en tanto no trasciendan de la parte dispositiva. Pero, con independencia de cuanto antecede y resulta obligado consignar en orden a la pureza de la técnica casacional, resulta claro que la sentencia a quo ha fundamentado su fallo estimatorio de la apelación única y exclusivamente en las marcas CEMEX, que se encontraban concedidas y en vigor en el momento de la demanda y ello se desprende con toda rotundidad, del fundamento jurídico cuarto de la referida resolución de alzada y del propio fallo, además de reconocerse paladinamente por el escrito de impugnación del recurso de casación, de la entidad recurrida, que así lo explicita en su impugnación del primer motivo adverso.
Asimismo, el fallo recurrido se basa en tales marcas y no en nombre comercial alguno.
Con el mismo cauce casacional, el motivo segundo estima infringidos los artículos 31, 35, 36, 12,1 a) y b) de la Ley de Marcas. Después de tal cita de preceptos, que se dicen infringidos, se recoge aún en el desarrollo del motivo, que es de aplicación al caso el art. 81, en relación con el Título III de dicha normativa y, en especial, con el art. 45,2. Sostiene que no existe solicitud, ni registro de nombre comercial y no procede la aplicación de los artículos 35 y 36 de la citada ley.
A continuación, se refiere al supuesto de semejanza y cita la sentencia de 28 de abril de 1992, relativa a que no es suficiente la similitud fonética y gráfica y parte de la comparación entre los productos amparados por las marcas y el objeto social de la recurrente y concluye el extenso motivo, refiriéndose a la libertad de empresa.
Esta Sala no puede aceptar tal argumentación y, partiendo de que el Tribunal de instancia se apoya en las marcas y no en el nombre comercial, hay que destacar que la cuestión de semejanza realizada por la sentencia a quo constituye un tema de instancia y no revisable en casación, salvo que aparezca contrario a la lógica, lo que aquí no acontece.
Basta referirse a las sentencias de esta Sala, como la de 4 de julio de 1997, para proclamar que las semejanzas destacadas, ya desde la sentencia de 12 de mayo de 1975, repetida en la de 7 de abril de 1994 y en otras posteriores, que al no establecer la ley reglas precisas y concretas en orden a la determinación de las semejanzas en materia de marcas, ha de realizarse la fijación del oportuno criterio, mediante el examen comparativo y analítico en la instancia, que tiene que respetarse, mientras que no se demuestre que tales decisiones son contrarias al buen sentido y tal doctrina aparece repetida, entre otras muchas, en las sentencias de 30 de julio de 1988, 2 de abril de 1990, 8 de junio de 1991, 5 de marzo y 14 de abril de 1993, la citada de 7 de abril de 1994 y la de 16 de mayo de 1995.
A la vista de cuanto antecede, esta Sala de casación tiene que destacar que las razones esgrimidas en la resolución a quo son totalmente lógicas y razonadas. La semejanza de Cemex y Eurocemex por el impacto verbal y visual está fuera de toda duda. A ello se une el elemento conceptual y semántico en el elemento común Cemex porque el prefijo "euro" presenta mera connotación geográfica, que no aporta carga diferencial, conduce a la confusión y, sobre todo, puede dar a entender que Eurocemex S.A., opera con las marcas de la actora y se vale de la reputación de las mismas en el mercado.
En resumen, que existe una semejanza entre las marcas CEMEX y la razón social Eurocemex S.A. La doctrina citada por la sentencia de instancia sigue, como ésta, la referencia del elemento denominativo sobre el geográfico -sentencia de 19 de noviembre de 1994- no siendo preciso que concurran cumulativamente semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas. La identidad se produce, no sólo con la utilización de las mismas palabras, sino asimismo con la adición o supresión de términos generales o accesorios, como recoge el art. 408,1,2º del vigente Reglamento del Registro Mercantil.
Finalmente, se produce una relación de aplicación entre los productos amparados con las marcas CEMEX y la actividad del objeto social de la recurrente, por lo que con razón señala la Sala de instancia en su sentencia, que en la naturaleza de los objetos y servicios entre las marcas, en unas más que en otras, con la denominación social por la actividad a que se contraen, construcción y materiales, hace que el uso y explotación de las marcas Cemex y la cualidad de exportadora e importadora de la recurrente, pueda dar a entender que ésta opera con aquellos, sin que sea precisa una absoluta coincidencia en el mercado.
En cuanto al añadido de la libertad de empresa, ajeno al tema decidendi del motivo, en que se acumulan irregularmente diversas causas impugnativas, hay que concluir que resulta contrario a la buena fe, exigida al comerciante social, que escoge una denominación idéntica al de unas marcas ajenas.
El motivo perece inexcusablemente por ello.
El motivo tercero estima infracción de la jurisprudencia que cita, pretendiendo rebatir lo aducido por la recurrida y por la sentencia de instancia. Señala así los casos Finre, Kemen Domestos, Titán, Goviño y sostiene que se trata de productos de gran consumo y en algunos casos de marcas notorias.
Pero el motivo perece inexcusablemente, porque la ratio decidendi, en tal jurisprudencia, citada asimismo por la sentencia de la Audiencia en su fundamento jurídico cuarto y asimismo la aducida en el escrito de la recurrida de impugnación del recurso de casación, resulta clara y no puede ser mediatizada por las apreciaciones del motivo. No se precisa una identidad fáctica absoluta -lo que valdría más que como jurisprudencia como precedente o caso idéntico- sino que es suficiente con una analogía entre la doctrina de las precedentes sentencias y la de la Sala y ésta que nos ocupa,tan sólo exige un derecho prioritario en la marca u otro signo distintivo, así como una denominación social que resulte confundible por la identidad o semejanza entre ambas, y la relación aplicativa entre servicios, productos y actividades o establecimientos amparados con el signo y el objeto social de la entidad cuya denominación se combate. Porque, como señaló la sentencia de este Tribunal de 31 de diciembre de 1996, el "ius prohibendi" aparece reforzado en la nueva Ley de Marcas y subsiste con carácter absoluto mientras sea válida la inscripción, incluso frente a la denominación social inscrita en el Registro Mercantil, según tiene establecido esta Sala en sus sentencias de 11 de marzo de 1977, 7 de julio de 1980, 31 de marzo de 1989, 24 de julio de 1992 y 24 de noviembre de 1993.
El cuarto y último motivo estima infringido el art. 11,2 de la ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Estima que la conducta de la recurrente no es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, y no puede calificarse de competencia desleal. Señala que si la confusión no se puede dar y no existe efectiva y real concurrencia, no concurre el presupuesto señalado.
El motivo perece, porque está acreditado en autos: a) La semejanza entre la marca y la denominación social de la recurrente. b) La relación entre los productos que tales marcas amparan y el objeto social de la demandada. c) Porque el empleo del nombre comercial, como denominación, de aplicarse a los productos o servicios en perjuicio de una marca, será considerado, en su caso, como violación del derecho exclusivo de la marca o como acto de competencia desleal (art. 78,4 de la Ley de Marcas) y d) Porque las marcas son prioritarias a la designación social.
El motivo y recurso tienen que perecer por ello.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por el Procurador de los Tribunales, Don Jose Luís Ferrer Recuero, en nombre y representación legal de "EUROCEMEX, S.A.", frente a la sentencia pronunciada por la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 de junio de 1997, en autos de juicio declarativo de menor cuantía tramitados en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 bis de Madrid (nº 2037/95) condenando a la parte recurrente al pago de las costas ocasionadas en este recurso. Y en su tiempo, comuníquese esta resolución a la citada Audiencia con devolución a la misma de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL.- LUIS MARTINEZ-CALCERRADA Y GOMEZ.- JOSE MANUEL MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ.- Firmado y Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Manuel Martínez-Pereda Rodríguez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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