STS, 16 de Noviembre de 2005

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2005:6975
Número de Recurso1367/2003
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2005
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil cinco.

En el recurso de casación nº 1367/2003, interpuesto por la Entidad GRUPO ANAYA, S.A., representada por la Procuradora Doña María del Carmen Ortíz Cornago, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1767/2002 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 27 de noviembre de 2002, recaída en el recurso nº 394/1998, sobre denegación de inscripción de la marca nº 2.020.642 "PIRAMIDE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida del Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por el GRUPO ANAYA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 23 de octubre de 1997, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de mayo de 1997, que denegó la inscripción de la marca nº 2.020.642 "PIRAMIDE", para designar productos de la clase 9ª del Nomenclátor internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por el GRUPO ANAYA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de enero de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (GRUPO ANAYA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 4 de marzo de 2003, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, art. 67.1 de la LJCA, en relación con el art. 218.1 de la LEC. Jurisprudencia sobre la incongruencia omisiva.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, la sentencia de instancia infringe la jurisprudencia aplicable para resolver la cuestión objeto de debate.

Terminando por suplicar sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia de instancia, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la denegación de la marca nº 2.020.642, PIRAMIDE, en clase 9.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 9 de julio de 2004, antes de admitir a trámite el presente recurso de casación, se da traslado a las partes sobre la posible causa de inadmisión al no haberse justificado en el escrito de preparación del recurso que la infracción de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia, siendo evacuado el trámite conferido mediante escritos de fechas 9 y 21 de septiembre de 2004, en los que manifestaron lo que a su derecho convino.

QUINTO

Por providencia de fecha 3 de septiembre de 2004, se acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 13 de octubre de 2004 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2004, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

SEXTO

Por providencia de fecha 8 de julio de 2005, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso interpuesto por la representación del GRUPO ANAYA S.A. contra al resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca denominativa nº 2.020.642 PIRAMIDE de la clase 9 para "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soporte de registro magnéticos, discos acústicos y ópticos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores, programas de ordenador, pantallas, teclados, ratones".

El Tribunal de instancia fundamentó su fallo en que:

"El art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, 32/1988, prohibe la admisión o acceso a registro como marca de todos aquellos signos o medios identificativos que, por identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, en defensa todo ello del consumidor, y en el caso que enjuiciamos se somete a la consideración de la Sala determinar si entre la marca a la que se denegó el registro, con la denominación "PIRÁMIDE" nº 2020642, en la clase 09, y la preexistente denominada "PYRAMID" nº 1.111.493, existe la incompatibilidad que previene el precepto antes mencionado, y para resolver dicha cuestión debemos tener presente que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, viene de muy antiguo reiterando que el criterio esencial para decidir sobre la compatibilidad entre los distintivos o denominaciones enfrentadas es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica (con esta alternativa o disyuntiva) se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos, teniendo en cuenta la íntegra y total denominación de las marcas, tras una comparación meramente sintética, sin más que una sencilla visión, lectura o apreciación de conjunto, que no se entretenga en descomponer o aquilatar técnicamente, ni de forma desmesuradamente minuciosa los elementos confrontados (SSTS. de 5 de julio de 1993 y 8 de abril y 15 de junio de 1995, entre otras), ya que lo fundamental es que los signos no induzcan a error en el mercado. Insistiendo en esta doctrina la STS de 13 de julio de 1999, nos dice que no se debe descomponer la afinidad fonética, y la estructura debe prevalecer sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes. En el tráfico mercantil, como sostienen las SSTS de 11 de noviembre de 1996, 10 de octubre de 1997 y 12 de abril de 2000, prevalece la vertiente verbal y denominativa, sin que existan, en consecuencia, reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza entre dos o más distintivos enfrentados, por lo que el concepto jurídico indeterminado semejanza sólo puede, en su caso, llenarse de contenido según el sentido de la sana crítica (STS de 6 de octubre de 1997).

[...] Aplicando al caso de autos aquellos criterios jurisprudenciales, y desde el examen de la íntegra denominación de las marcas en litigio, nos encontramos con denominaciones similares PIRAMIDE y PYRAMID, por lo que, teniendo en cuenta además que suenan al oído de idéntica forma y significan lo mismo, resulta de toda evidencia el riesgo de confundibilidad entre ambas marcas, que puede inducir a confusión al consumidor medio -fin último de la Ley de Marcas- por lo que se han de confirmar las resoluciones de la Oficina Registral que denegaron la inscripción registral de "PIRAMIDE", cuya consecuencia directa viene a ser la desestimación de este recurso"

.

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

El primer motivo de casación que se fundamenta en el quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia debe estimarse, pues la sentencia incurre en incongruencia omisiva al no resolver la cuestión fundamental planteada en el escrito de demanda, consistente en el derecho de prioridad registral que ostentaba el solicitante de la marca con base en inscripciones anteriores con la misma denominación. En efecto, pese a que el Tribunal de instancia en su primer fundamento de derecho enuncia esta cuestión no se pronuncia sobre ella, limitándose a desestimar el recurso con base exclusivamente en la similitud de los términos enfrentados. De esta forma se incurre en infracción del artículo 67.1 de la Ley Jurisdiccional en el que se exige que la sentencia decida todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

Al estimarse este motivo de casación esta Sala, debe colocarse con plena jurisdicción en la posición de Tribunal de Primera instancia y resolver, conforme establece el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, las cuestiones planteadas en la demanda.

TERCERO

La cuestión debatida queda circunscrita a determinar si las inscripciones a favor del solicitante de la marca nº 950.029 PIRAMIDE MIXTA de la clase 16 solicitada el 6 de agosto de 1980 y concedida el 5 de octubre de 1981 para "ediciones y publicaciones de todas clases y material de instrucción y enseñanza (excepto aparatos)", y del nombre comercial nº 67.552 EDICIONES PIRAMIDE, S.A. solicitado el 23 de enero de 1974 y concedido el 25 de febrero de 1976 para "las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a: la explotación de toda clase de negocios relacionados con el papel, libros, material de oficina, discos y material audiovisual, como son: editorial, librería, distribuciones, talleres gráficos, material pedagógico y científico y todas las operaciones que sean natural antecedente o consecuencia de las anteriores" , le otorgan un derecho de prioridad registral respecto de la marca oponente nº 1.111.493 PYRAMID de la clase 9 para "ordenadores y equipo de tratamiento de datos, sus partes y accesorios; programas de ordenadores grabados en discos, cilindros o cintas magnéticas o en otros dispositivos de memoria", solicitada el 4 de julio de 1985 y concedida el 13 de junio de 1991.

Desde esta perspectiva, debe tenerse presente que la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre, cambió substancialmente el sistema anterior del Estatuto de la Propiedad Industrial, introduciendo como elemento decisivo para la inscripción en el Registro el principio de especialidad. Conforme al artículo 12.1, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca se exige la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

Pues bien, también el principio de prioridad registral debe conjugarse con el de especialidad, no en el sentido amplio que cabría atribuirle en la legislación anterior, conforme a la jurisprudencia que aplicando la misma, se cita por el recurrente, sino dentro del marco de la nueva normativa. De esta forma, la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos, pero no, salvo que se trate de una marca renombrada -caso de NIKE, citado por el recurrente-, para productos o actividades diferentes, en cuyos campos operarán las reglas generales, de tal forma que el que en dicho ámbito tiene realizada la inscripción puede oponerse a la de otro signo igual o semejante que trate de inscribirse por quien es titular de una marca o nombre comercial para bienes o servicios distintos.

Partiendo de esta doctrina, la inscripción está bien denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En primer lugar, no existe similitud entre los campos aplicativos de la marca solicitada con la invocada como prioritaria nº 950.029 que excluye expresamente los aparatos, campo en que tiene su mayor proyección la marca solicitada. En segundo término, tampoco lo tiene con el nombre comercial nº 67.552 que actúa en el campo de las transacciones mercantiles, cuyo ámbito es bien distinto de los aparatos que trata de proteger la marca solicitada. Por eso, como señala la OEPM en la motivación de su resolución "aún siendo prioritarios sus signos en cuanto a su fecha de depósito, no lo son respecto al ámbito protegido, y no puede fundamentarse respecto del sector informático protegido por la marca obstaculizante prioridad registral".

Debe por ello desestimarse el recurso contencioso administrativo por ajustarse a Derecho la resolución recurrida.

CUARTO

No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que debemos estimar y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por la Entidad GRUPO ANAYA, S.A., contra la sentencia nº 1767/2002 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera), de fecha 27 de noviembre de 2002; y debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo nº 394/1998, formulado por la Entidad GRUPO ANAYA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 23 de octubre de 1997, que desestimó el recurso ordinario planteado contra la resolución de la misma Oficina, de 20 de mayo de 1997, que denegó la marca nº 2.020.642 "PIRAMIDE"; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer la suyas en la casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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