STS, 16 de Abril de 2007
| Ponente | FERNANDO LEDESMA BARTRET |
| ECLI | ES:TS:2007:2324 |
| Número de Recurso | 1358/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Abril de dos mil siete.
VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1358/2005 interpuesto por la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA, S.A.), representada por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar, contra la sentencia nº 800 dictada con fecha 20 de mayo de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1088/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 2001, confirmada por la dictada por la OEPM con fecha 25 de abril de 2002, que concedió el registro de la marca nº 2.332.006, mixta (con gráfico), «TARJETA JOVEN CAJA SAN FERNANDO», para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor internacional (soportes de datos magnéticos, tarjetas magnéticas de identificación, tarjetas para circuitos integrados o para microprocesadores). Se han personado en este recurso, como partes recurridas, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado, y la entidad CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ, representada por la Procuradora Doña Rosina Montes Agustí.
En el recurso contencioso-administrativo nº 1088/2002, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 20 de mayo de 2004
, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Camacho Villar, en representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 2001, confirmada en alzada por la de 25 de abril de 2002, que autorizó la inscripción de la marca nacional núm. 2.332.006 "TARJETA JOVEN CAJA SAN FERNANDO", con gráfico, para distinguir productos de la Clase 9 del Nomenclátor, debemos declarar y declaramos las mencionadas Resoluciones ajustadas a Derecho, sin imposición de costas».
Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña Virginia Camacho Villar, en representación de BBVA, S.A., mediante escrito de fecha 28 de septiembre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 8 de febrero de 2005, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Emplazadas las partes, la representación procesal de BBVA, S.A formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 1 de abril de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia, incluida la comunitaria europea. Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[Que] previa la tramitación legal pertinente, declare admitido este recurso respecto a los motivos formalizados y, en su día, con estimación de tales motivos, declare haber lugar al recurso, casando y anulando la sentencia recurrida y dictando la procedente en derecho, DENEGANDO la marca nacional 2.332.006 TARJETA JOVEN CAJA SAN FERNANDO, para los productos que reivindica».
Por providencia de 7 de abril de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, y por personados y parte en concepto de recurridos al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y a la Procuradora de los Tribunales Doña Rosina Montes Agustí, en representación de la entidad CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de fecha 10 de abril de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos.
Por providencia de 17 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 4 de julio de 2006, que concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».
Mediante providencia de 6 de julio de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición a la representación procesal de la entidad CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito que concluyó suplicando a la Sala que «tenga por presentado este escrito con sus copias y por contestada la casación y en méritos de cuanto se expone desestime el presente recurso imponiendo a la parte actora las costas del proceso.
Por diligencia de ordenación de 10 de enero de 2007 se unieron los escritos de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.
Por providencia de 12 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 10 de abril de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de mayo de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad BBVA, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas, en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.332.006, mixta con gráfico, «TARJETA JOVEN CAJA SAN FERNANDO», para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional (soportes de datos magnéticos, tarjetas magnéticas de identificación, tarjetas para circuitos integrados o para microprocesadores), por estimarla compatible con la marca «TARJETA JOVEN BBV» registrada también para la clase 9 (programas de sistemas operativos grabados para ordenadores, tarjetas magnéticas, tarjetas magnéticas de identificación, tarjetas para circuitos integrados o para microprocesador).
Tras sistematizar de forma correcta los criterios fijados por la jurisprudencia para la adecuada aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, el Tribunal sentenciador expone lo siguiente:
Segundo.- (...) La solución a la cuestión planteada en el presente litigo debe partir, así, de la consideración de un principio reiteradamente sentado por la jurisprudencia en punto a la interpretación de la prohibición contenida en el precepto transcrito, según el cual la semejanza fonética o gráfica ha de manifestarse por la simple prosodia o imagen de los vocablos y, en su caso, de los dibujos, figuras o diseños en pugna, para cuya determinación ha de seguirse el criterio de la unidad gramatical y conceptual indivisible de las marcas en pugna, de suerte que su comparación ha de hacerse partiendo de la totalidad de los términos literales o gráficos de las denominaciones a considerar, sin desintegrar artificiosamente las sílabas o palabras que la componen, sino más bien atendiendo principalmente a la impresión fonética o gráfica que normalmente ha de producir en el público consumidor (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1995 ó 25 de julio de 1996 ). Lo fundamental, así, no es tanto descender a disquisiciones léxico-gramaticales, sino determinar si los signos con que se presentan en el mercado inducen o no a error, en algún aspecto, al consumidor.
A ello debe añadirse, como elemento sustancial y de idéntica significación al de la semejanza o identidad fonética o gráfica, tras la entrada en vigor de la Ley de Marcas, el de la naturaleza de los objetos o productos reivindicados, que servirá, junto al relativo a la comparación fonética, gráfica o conceptual, para determinar con exactitud el riesgo de confusión en el mercado.
Tercero.- Presupuesto lo anterior, la Sala entiende que el conjunto denominativo formado por las denominaciones en pugna ("TARJETA JOVEN CAJA SAN FERNANDO", solicitada; "TARJETA JOVEN BBV", oponente) permite diferenciarlas claramente, tanto desde el punto de vista visual como auditivo. En efecto: a) Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la de que la mera coincidencia parcial de un mismo fonema, sílaba, palabra, raíz o desinencia entre los signos distintivos resulta incapaz, por sí sola, para determinar que existe semejanza o que induce a error en el consumidor medio (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1988, 3 de abril y 8 de julio de 1996 ); b) La inclusión en las marcas enfrentadas de la denominación social de la Entidad titular de la marca (CAJA SAN FERNANDO Y BBV) otorga a las denominaciones resultantes una significación fonética, visual y auditiva que las distingue recíprocamente de las oponentes y que es plenamente apreciable, a juicio de la Sala, por el consumidor medio tanto visual como auditivamente; c) Desde el punto de vista gráfico, las diferencias también son apreciables, pues las distintas "tarjetas" son clara y perfectamente diferenciables entre sí; d) No cabe pretender que la utilización del término "joven" para designar una tarjeta magnética produzca, a favor de quien primero lo inscribió, el monopolio de dicho vocablo, impidiendo a los terceros hacer uso de tal término genérico en ulteriores marcas.
Conviene, por último, recordar que la notoriedad y conocimiento general de la marca obstaculizante en nada empece la conclusión anterior. Precisamente la diferenciación entre la marca pretendida y la prioritaria impide entender que el solicitante pretenda aprovecharse de tal crédito, por cuanto el consumidor medio diferenciará claramente ambos signos distintos y, por tanto, no tendrá dudas sobre su procedencia.
Estos extremos impiden la aplicación al caso concreto de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, ya que entre ambas denominaciones existen suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que excluyen el riesgo de error o confusión en el mercado. Procede, por ello, desestimar el recurso interpuesto y, correlativamente, declarar la conformidad a Derecho de las Resoluciones que autorizaron la inscripción de la marca solicitada para los productos reivindicados
.
El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de la entidad BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo la recurrente denuncia la infracción del art.
12.1.a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia, incluida la comunitaria europea. Expone que la valoración que ha efectuado la Sala de instancia no es ajustada a derecho porque existe una coincidencia aplicativa de las marcas en conflicto y -a su juicio- también una identidad absoluta entre los vocablos principales y característicos de las mismas, que no se atenúa por la inclusión de la denominación social de la entidad titular, y que conlleva riesgo de confusión para el consumidor en cuanto al origen empresarial del producto.
El motivo ha de ser desestimado. Como también hemos repetido en sentencias anteriores [14 enero de 2005 (RC 4084/2002); 31 de octubre de 2000 (RC 4534/1993); 24 de Mayo de 2002 (RC 1976/1996); y 12 de febrero de 2003 (RC 1976/1996 )], dado que nos encontramos ante un recurso de casación, «no es ocioso recordar, también, algunas de las afirmaciones de este Tribunal que por su reiteración constituyen jurisprudencia al respecto. Así:
-
que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en igual sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad;
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que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida;
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que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos, constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de instancia apreciar (...); y d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos».
El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.
Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Lo que quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios -regla de la especialidad de la marca-. Esta asociación de signo y producto se transforma así en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables por el Tribunal Supremo. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia (sentencias, entre otras, de 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y de 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 ).
No se observa en el presente caso que el Tribunal de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al realizar la comparación entre las marcas enfrentadas porque, efectuada ésta en su conjunto, es inequívoco que las diferencias son relevantes hasta el punto de permitir distinguirla de la oponente, sin que la coincidencia en los términos «TARJETA» y «JOVEN» resulte determinante, máxime si se tiene en cuenta que ambos términos son utilizados con frecuencia para identificar tarjetas electrónicas y que tienen un significado preciso en el mundo financiero para la prestación de un servicio que se facilita por muchas entidades insertas en este sector del mercado.
Existen elementos diferentes entre una y otra marca, que varían por completo la percepción visual y auditiva; y, apreciadas esas diferencias, la consecuencia inmediata es la de que las mismas excluyen todo riesgo de error o confusión en el mercado. En efecto, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, la exclusión plena de toda posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas como consecuencia de las diferencias entre los signos, elimina el riesgo de un aprovechamiento de la reputación de una marca previamente registrada (STS de 10 de mayo de 2005, RC 6424/2002 ). Excluida en forma plena toda posibilidad de confusión o asociación entre las marcas opuestas para los consumidores, no cabe aprovechamiento indebido alguno del prestigio de una marca protegida, por lo que hay que rechazar también que se haya producido esta infracción que denuncia la recurrente.
La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional . Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar, en representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. contra la sentencia nº 800, dictada con fecha 20 de mayo de 2004 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 1088/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIA, certifico.
