STS, 13 de Febrero de 2008

En el proceso contencioso-administrativo número 1624/2002, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 11 de noviembre de 2004, cuyo fallo dice literalmente:

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Oscar García Cortes, en nombre y representación de la Entidad Remy Finance B.V., contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Energía, fechada el 25 de abril de 2002, por la que desestimando el recurso ordinario interpuesto por dicha Entidad contra la resolución de la propia Oficina de 21 de mayo de 2001, se procede a la concesión de la Marca nº 2.313.048, denominativa, "GALLIANO", solicitada para distinguir productos de la clase 41 del Nomenclátor, las cuales, por ser ajustadas a derecho, confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil REMY FINANCE. B.V. recurso de casación que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 18 de febrero de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente REMY FINANCE, B.V., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 12 de mayo de 2005, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito con sus copias, ser sirva admitirlo, tenga por interpuesto y formalizado el recurso de casación en tiempo y forma legales y, previos los trámites previsto por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al presente recurso de casación, CASE Y ANULE la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 11 de noviembre de 2004 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1624/2002, dictando otra sentencia en su lugar por la que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi representada, acuerde la disconformidad a derecho de las resoluciones administrativas dictadas en su día por la Oficina Española de Patentes y Marcas que determinaron la concesión de la marca nº 2.313.048 GALLIANO, en clase 41.

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La Sala, por providencia de fecha 5 de mayo de 2006, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 1 de junio de 2006, se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el 7 de julio de 2006, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de fecha 14 de noviembre de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 6 de febrero de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2004, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil REMY FINANCE, B.V., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de abril de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 21 de mayo de 2001, que acordó conceder el registro de la marca nacional número 2.313.058 "GALLIANO", que distingue servicios en la clase 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia funda el pronunciamiento de compatibilidad de la marca aspirante número 2.313.048 "GALLIANO", que distingue servicios pertenecientes a la clase 41 (servicios de esparcimiento y diversión y servicios de discoteca), con la marca oponente número 584.6743 "GALLIANO" que ampara productos de la clase 33 (vinos, espirituosos y licores), en que no concurren los presupuestos de aplicación de las prohibiciones de registro contempladas en los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con base en la apreciación de la existencia de plena identidad entre las denominaciones de las marcas enfrentadas, aunque el grado de disparidad de los productos y servicios designados excluye que se genere riesgo de confusión o de asociación y que se produzca aprovechamiento indebido de la reputación ajena de la marca prioritaria, según se razona en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

Dada la absoluta identidad entre las marcas enfrentadas, esto es, "GALLIANO", la cuestión se centra en si hay suficiente diferenciación entre los productos y servicios que cada una designan, es decir, entre los campos aplicativos y comerciales respectivos, clase 41 para la marca impugnada, y clase 33 para la marca oponente.

Este es, ciertamente, el núcleo de la cuestión: si los productos o servicios que se trata de amparar son substancialmente distintos.

A este respecto, se ha de indicar que el citado art. 12.1 de la Ley de Marcas, introduce en el tipo de la prohibición de identidad entre marcas, que se trate de marcas "solicitadas o registradas para designar productos o servicios similares o idénticos. No basta, pues, con la mera identidad absoluta, como es el presente caso, para que se cumpla el tipo de la prohibición del citado artículo, es necesario que las marcas enfrentadas designen productos o servicios idénticos o similares.

Pues bien, en el presente caso consta que la marca impugnada pretende proteger "servicios de esparcimiento y diversión y servicios de una discoteca", mientras que la marca oponente protege "" vinos, espirituosos y licores", de manera que, pese a lo expuesto por la actora, lo cierto es que dichos productos y servicios no se encuentran ni situados en mercados próximos y se comercializan mediante canales de distribución diferentes, dirigiéndose los productos de una y otra a demandas distintas, no existiendo, por tanto, riesgo de confusión o asociación entre dichas marcas.

Al ser esto así, resulta también imposible la apreciación de la prohibición del artículo 13 de la Ley de Marcas, ya que para que pueda darse la posibilidad de aprovechamiento de la reputación ajena es presupuesto inexcusable la existencia de riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, de manera que, aunque la marca prioritaria tenga una coincida reputación en el mercado en el que se desarrolla, (el de vinos y licores), al no existir riesgo de asociación o confusión con la concedida, no puede haber aprovechamiento de su reputación por parte de ésta.

En definitiva, en el presente caso son suficientes las diferencias existentes entre los servicios y productos respectivamente designados para concluir, al igual que estimó la oficina de Patentes y Marcas, que es posible la coexistencia de los signos comparados sin riesgo de confusión en el consumidor, es por todo ello, por lo que procede desestimar el presente recurso contencioso-administrativo.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil REMY FINANCE, B.V. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el primer motivo de casación se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia dictada en su aplicación, en la medida en que la Sala de instancia no dispensa la protección reforzada debida al registro de la marca prioritaria, por su carácter de notoria y renombrada, quiebra el principio de especialidad.

Se aduce, en desarrollo de este primer motivo de casación, que la tesis sostenida por la Sala de instancia prima el comportamiento de competidores desleales que al registrar una marca idéntica a otra conocida, persiguen aprovecharse del esfuerzo ajeno para posicionar sus marcas en el mercado en ventajosas condiciones de competitividad.

En el segundo motivo de casación se imputa a la sentencia recurrida la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia dictada en su aplicación, puesto que incurre en error jurídico al no estimar la incompatibilidad de las marcas enfrentadas por ser totalmente idénticas las denominaciones contrapuestas y porque los servicios reivindicados por la marca concedida están relacionados con los productos protegidos por la marca prioritaria, puesto que coinciden en la misma esfera en su comercialización, de modo que en los consumidores y clientes se produce asociación sobre la procedencia empresarial.

Sobre el segundo motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del segundo motivo de casación articulado, que por razones de orden lógico debe ser examinado prioritariamente, al apreciarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», puesto que la declaración de compatibilidad de las marcas en conflicto se basa en la aplicación del principio de especialidad, al tomar en consideración la disparidad de los servicios designados por la marca solicitada en relación con los productos amparados por la marca anterior, que es suficiente para evitar que se genere riesgo de confusión o riesgo de asociación.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que no es irrazonable ni arbitrario el criterio del Tribunal sentenciador, que, con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, tras examinar las diferencias entre los servicios y los productos amparados por las marcas en conflicto, deduce que no existe riesgo de confusión ni riesgo de asociación, puesto que el grado de separación de los ámbitos comerciales compensa la identidad de las denominaciones contrapuestas, ya que no cabe eludir que por parte del público español pertinente no identifica el signo "GALLIANO", que distingue servicios de esparcimiento, entre ellos, las discotecas, con los productos enfrentados que, bajo la denominación "GALLIANO", distinguen un licor italiano de plantas aromáticas, que goza de reconocimiento en el mercado español exclusivamente por un público muy especializado.

Se aprecia, en consecuencia, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del contenido del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

Cabe recordar que, conforme es doctrina consolidada de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El fallo de la Sala de instancia, al excluir que el nuevo signo sea susceptible de originar confusión o asociación con la marca obstaculizadora, preserva las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de la marca prioritaria frente a competidores que pretendan aprovecharse de la reputación ajena, al garantizarse que los consumidores que adquieren productos relacionados con el sector de las bebidas alcohólicas pueden distinguir sin dificultad la identidad del origen empresarial de los productos reivindicados por la Entidad Mercantil REMY FINANCE, B.V. respecto de los servicios de esparcimiento que la empresa solicitante ROVIRA Y ASOCIADOS SERVICIOS INTEGRADOS DE HOSTELERÍA, S.A. ofrece a sus potenciales clientes.

Conforme a lo expuesto, el pronunciamiento de la Sala de instancia, que afirma la compatibilidad de las marcas enfrentadas, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se desprende de la sentencia de 10 de diciembre de 2007 (RC 1583/2005 ), el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

Este criterio jurisprudencial ha sido respetado por la Sala de instancia al descartar que los servicios designados por la marca solicitada tengan una intensa o manifiesta conexión con los productos designados por la marca prioritaria, que de lugar a confusión, dado el grado de distintividad de la marca "GALLIANO" en el mercado español para designar vinos, espirituosos y licores.

La sentencia recurrida se revela, por tanto, conforme a la doctrina de esta Sala que, según se expone en la sentencia de 4 de diciembre de 2003, observa que «en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, advertida en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas.

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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Sobre el primer motivo de casación.

Procede rechazar el segundo motivo de casación, que se fundamenta, como hemos expuesto, en la alegación de que la Sala de instancia ha vulnerado el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que: "no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", al no tomar en consideración la notoriedad de la marca prioritaria número 584.674 "GALLIANO", y no dispensar, en consecuencia, la protección reforzada debida a las marcas notorias y renombradas, que quiebra el principio de especialidad.

Debemos señalar que, conforme es doctrina consolidada de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que, habiéndose declarado por el Tribunal sentenciador que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, debido a la disparidad aplicativa de los productos y servicios reivindicados, aquel precepto deviene inaplicable, por lo que no resulta inadecuado el razonamiento de la Sala de instancia cuando afirma que es necesario que concurra como presupuesto de aplicación de la prohibición contenida en dicha disposición la existencia de riesgo de confusión entre las marcas confrontadas, de manera que aunque la marca prioritaria tenga una conocida reputación en el mercado, no existe riesgo de asociación con la marca registrada al no derivarse aprovechamiento de su reputación.

En todo caso, cabe precisar que el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que la marca oponente tiene el carácter de renombrada por gozar de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competidoras, siendo conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que goza de un alto prestigio o buena fama, que promueve dispensarle una protección reforzada con base en la apreciación de la concurrencia del presupuesto de aplicación de la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

En este sentido, procede significar que, conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en la sentencia de 21 de enero de 2008 (RC 957/2005 ), sólo en el supuesto en que la marca prioritaria sea una marca renombrada, en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil, procede asignar una protección específica de carácter reforzado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretado a la luz del artículo 4, apartados 3 y 4 a) y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el objeto de garantizar las prácticas leales en materia industrial y comercial y de proteger la reputación y el prestigio adquirido, que vincula a la Oficina Española de Patentes y Marcas a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquirido por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra marca no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión.

En contraposición a la tesis impugnatoria que sustenta la Entidad recurrente, debe manifestarse que la Sala de instancia no ha vulnerado la protección reforzada de la marca notoria, que garantiza el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en su conexión con el artículo 3 de la citada Ley, aunque se invoque este principio al amparo del artículo 13 c), al no acreditarse de forma manifiesta y evidente que la marca obstaculizadora "GALLIANO" goce de general reconocimiento en el mercado español, en el sector de la distribución de licores, que permita conferir mayor rigor al juicio de riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas.

Las marcas notorias, según se afirma por esta Sala, en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), son aquéllas en que el general conocimiento que de ellas existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos o servicios que distingue, a diferencia de las marcas renombradas, en que ese reconocimiento, que evoca la calidad de los productos o servicios distinguidos (goodwill), se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil y se asocia a un determinado origen empresarial, en que es exigible que el juicio del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados sea mas intenso, a los efectos de preservar la tutela reforzada de esta clase de marcas, ya que el riesgo de confusión es mas elevado cuanto mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, lo que se vincula a la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los que fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, de modo que integra el examen, en particular, de la asociación que en el público suscite la percepción de la marca solicitada en relación con la marca prioritaria, con el objeto de impedir que con la utilización de la marca posterior se pretenda obtener sin justa causa una ventaja desleal del carácter distintivo de estas marcas anteriores notorias o renombradas o se les pueda causar perjuicio a su prestigio o fama.

En la sentencia de 25 de octubre de 2007 (RC 182/2005 ), reiterando una anterior doctrina, hemos precisado el alcance de la protección de la marca notoria en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la regulación que ofrece la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en estos términos:

Conviene señalar asimismo la STS de 21 junio 2002 cuando establece que 'El artículo 3 de la nueva Ley (de Marcas ) dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al «usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados» la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aún más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad'.

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Conforme a lo razonado, cabe concluir el examen del recurso de casación, aceptando los razonamientos jurídicos de la Sala de instancia, con el pronunciamiento que confirma la validez de las resoluciones de la Oficina registral coincidentes en que la marca aspirante número 2.313.048 "GALLIANO", que distingue servicios de la clase 41, es compatible con la marca oponente número 584.6743 "GALLIANO" para productos de la clase 33, al ser suficientemente diferentes los productos y servicios reivindicados, de modo que su convivencia en el mercado no induce a confusión, ya que, en ningún caso, se deduce que se genere dilución o debilitamiento de la marca prioritaria.

En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil REMY FINANCE, B.V. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1624/2002.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil REMY FINANCE, B.V. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de noviembre de 2004, dictada en el recurso contencioso- administrativo 1624/2002.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González Gonzáles.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.