STS, 15 de Septiembre de 2004

PonenteManuel Campos Sánchez-Bordona
ECLIES:TS:2004:5693
Número de Recurso2883/2001
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución15 de Septiembre de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
  1. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a quince de Septiembre de dos mil cuatro.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2993/2001 interpuesto por la "WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH", representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 26 de enero de 2001 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 69/1998, sobre marca número 638.686 "Wifi"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

"Wirtschaftskammer Österreich" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 69/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de marzo de 1997, confirmada por la de 8 de octubre de 1997, que denegó la inscripción de la marca internacional número 638.686 "Wifi" para las clases 35 y 41.

Segundo

En su escrito de demanda, de 8 de junio de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que declare que es procedente sea concedida la referida marca internacional denominada 'Wifi' en esas dos clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional, al igual que anteriormente fue considerada procedente la concesión de su clase 16, atendiendo a las alegaciones expresadas en el cuerpo de esta demanda". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de julio de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

Cuarto

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 2 de septiembre de 1998 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de enero de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando la demanda prestada por el Procurador Sr. Ungría López en nombre de Wirtschaftskammer Österreich, declaramos la plena validez de la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 8 de octubre de 1997 por ser ajustada a Derecho. Sin costas".

Quinto

Con fecha 17 de mayo de 2001 "Wirtschaftskammer Österreich" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2883/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

Al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Segundo

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la norma del apartado 2º del artículo 12 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia invocada al respecto en la demanda.

Tercero

Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los principios de seguridad jurídica e igualdad consagrados en los artículos 9 y 14 de la Constitución.

Sexto

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Séptimo

Por providencia de 27 de mayo de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 7 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de enero de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Wirtschaftskammer Österreich" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca internacional número 638.686 "Wifi" para distinguir servicios de las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

La solicitud inicial se había formulado para distinguir, en concreto, "productos de imprenta" de la clase 16, cuyo registro sí fue admitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y servicios tanto de "asesoramiento a empresas para la dirección de su negocio" (clase 35) como de "educación y formación" (clase 41), para los que fue finalmente rechazado el nuevo signo aspirante.

En efecto, a la inscripción de la marca "Wifi", solicitada por la "Wirtschaftskammer Österreich", se habían opuesto los titulares de la marca internacional número 474.468 "Vifi Nathan", con gráfico, que ampara productos de las clases 9, 16 y 28 y servicios de la clase 41, y de la número 547.835 "Wifo" para productos de las clases 35, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional. Estimadas tales oposiciones con el consiguiente rechazo de la inscripción solicitada, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, la entidad solicitante ha interpuesto el presente recurso de casación.

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "en el presente caso, de una ponderación conjunta de ambos factores de confundibilidad, se llega a la conclusión de la incompatibilidad de registros en litigio, marca int. 638.686 Wifi y marca int. 547.835 Wifo y 474.468 Vifi Nathan, toda vez que por una parte estas marcas amparan productos relacionados con las clases 35 y 41, lo que unido a que sus denominaciones son muy parecidas fonéticamente determina la imposibilidad de convivencia pacífica en el mercado al poder originar confusión en el público".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] Pues bien, en este proceso la firma Wirtschaftskammer Österreich de Viena (Austria) pretendió la inscripción de la marca Wifi para distinguir servicios de las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional por existir compatibilidad con las marcas internacionales Vifi Nathan con gráfico y Wifo también pertenecientes a las clases 35 y 41, razón por la cual procede aceptar la decisión de la Oficina Española basada no sólo en nuestra Ley de Marcas sino en el Convenio de París pues, obviamente, ante las marcas enfrentadas Wifi por una parte y Vifi Nathan y Wifo por otro existe indudable similitud fonética. Como, por otra parte, los servicios que protegen son idénticos, todos relacionados con las clases 35 y 41 es obvio que la confusión en el mercado o el riesgo de asociación que las leyes prohíben se pueda producir en el caso de coexistencia de las indicadas marcas".

Tercero

El primer motivo de casación se deduce, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia". En él la parte recurrente censura que el tribunal de instancia, infringiendo los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley Jurisdiccional, ha incurrido en incongruencia omisiva al no haber tomado en consideración ni dado respuesta alguna a dos sustanciales alegaciones de la demanda.

En concreto, afirma que la Sala de instancia ha dejado de analizar:

  1. Las alegaciones de la demanda correspondientes al hecho de que el titular de una de las dos marcas obstaculizantes, la marca internacional nº 547.835 "Wifo", había otorgado una declaración formal de consentimiento a la inscripción en España de la marca internacional nº 638.686 "Wifi"; y

  2. las alegaciones relativas al hecho de que la marca ahora denegada venía ya conviviendo pacíficamente en la clase 16 con la segunda de las dos marcas obstaculizantes, esto es, con la marca internacional nº 474.468 "Vifi Natham".

El motivo debe prosperar pues, en efecto, tratándose de dos alegaciones clave en la demanda, la Sala de instancia no las tomó en consideración, fuera para confirmarlas o para rechazarlas, incurriendo en una clara incongruencia por omisión. Omisión tanto más destacada cuanto que, en este caso, una gran parte de la demanda -incluidos los documentos a ella adjuntos y los que más tarde serían incorporados al ramo de prueba- así como del escrito de conclusiones versaba precisamente sobre la eficacia del consentimiento prestado por el titular de la marca 547.835 a los efectos del artículo 12.2 de la Ley de Marcas, y sobre la supuesta incoherencia del organismo administrativo al conceder la marca aspirante para la clase 16 y denegarla para la clase 41 cuando la marca obstaculizante número 474.468 protegía servicios de ambas.

Ninguna de estas alegaciones, sin duda relevantes para el éxito del recurso, merecieron la atención del tribunal de instancia, cuya sentencia (que por lo demás, contiene imprecisiones en lo relativo a los servicios protegidos por las dos marcas obstaculizantes) se limitó a desestimar el recurso con la escueta fundamentación que antes hemos transcrito.

Cuarto

Procede, pues, la estimación del primer motivo y la consiguiente casación de la sentencia impugnada. Ello determina que debamos resolver lo que corresponda dentro de los términos en que apareciera planteado el debate, según establece el artículo 95.2.d) de la vigente Ley Jurisdiccional.

La primera de las cuestiones suscitadas en el debate era, según ya ha quedado dicho, la derivada del consentimiento prestado por la entidad propietaria de la marca internacional obstaculizante número 547.835 "Wifo". Constaba en autos, efectivamente, la declaración de consentimiento que extendió el "Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung" como titular de aquélla para autorizar expresamente el uso y registro de la marca internacional número 638.686 "Wifi" a nombre de su solicitante, esto es, de la "Wirtschaftskammer Österreich", hoy recurrente.

El original de dicho documento había sido presentado en la Oficina Española de Patentes y Marcas e incorporado al expediente administrativo (folios 6.2 y 6.3) sin que este organismo se refiriese a él en su resolución final. En la demanda -fundamento de derecho número XII- se volvió a subrayar la eficacia de aquella declaración a los efectos del artículo 12.2 de la Ley de Marcas, de modo que con el consentimiento se excluía la prohibición de registro para la nueva marca al menos en cuanto a la clase 35, pretensión a la que debemos acceder.

Dado que el rechazo a la inscripción de la marca internacional número 638.686 en cuanto los servicios de dicha clase 35 -otra cosa es lo relativo a los servicios de la clase 41- se debió tan sólo a la preexistencia de la marca internacional nº 547.835 "Wifo" como signo obstaculizante (pues la otra marca obstativa "Vifi Nathan" no protegía servicios de la clase 35), la declaración de consentimiento prestada por el titular de "Wifo", que cumple los requisitos formales y materiales exigidos en el artículo 12.2 de la Ley de Marcas, determina la procedencia de su acceso al registro.

Es en efecto posible, a tenor de dicho precepto, registrar una nueva marca, aunque sea semejante a otra marca ya registrada para productos, servicios o actividades idénticas o similares, cuando el solicitante presente por escrito autorización fehaciente del titular registral anterior, como aquí ocurre. Y como quiera que la marca obstaculizante no era, en este caso, del todo idéntica a la solicitada, no había necesidad de adoptar medias especiales para evitar riesgos de confusión entre ambas.

La conclusión de lo expuesto es que debe ser estimado el recurso contencioso-administrativo en la parte que corresponde a la compatibilidad de las marcas "Wifi" y "Wifo", lo que determinará la estimación de la pretensión actora en la medida en que las resoluciones administrativas impugnadas denegaron el acceso al registro de la marca "Wifi" para servicios de la clase 35, ya que ningún obstáculo existía a este respecto.

Quinto

Queda por resolver la compatibilidad de la marca denegada con la marca internacional 474.468 "Vifi Natham" en cuanto esta última resulta ser -tras la declaración de consentimiento ya apreciada- la única que, además de presentar semejanzas, coincide en su ámbito aplicativo (servicios de la clase 41) con aquélla.

A este respecto las alegaciones vertidas en el fundamento jurídico XIII de la demanda eran de dos clases:

  1. Por una parte, la recurrente negaba que hubiese semejanza bastante de conjunto entre su marca internacional "Wifi" y la opuesta "Vifi Natham": sostenía que entre ambos signos distintivos existían diferencias gráficas y fonéticas sustanciales de forma que, considerados esos distintivos en su conjunto, no procedía aplicar a la primera la prohibición (relativa) de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas. Alegaciones a las que sí dio respuesta, como ya dijimos, el tribunal de instancia.

  2. Por otra parte, afirmaba que estas dos marcas conviven sin problemas para distinguir idénticos productos de la misma clase 16, hecho que le lleva a afirmar que "no tiene ningún sentido, por tanto, negarles esa misma convivencia a ambas marcas en la clase 41, porque ello es incoherente y se trata de una medida que va contra los principios de seguridad jurídica y de equidad."

Esta última consideración, aunque no carente de lógica, debe ser rechazada. Sea mayor o menor el acierto de la Oficina Española al admitir que "Wifi" y "Vifi Nathan" fueran compatibles en cuanto a determinados productos de la clase 16, su decisión al respecto no podía vincular a los órganos jurisdiccionales llamados a apreciar si, al margen de aquella compatibilidad, existían o no coincidencias denominativas y aplicativas entre ambos signos en relación con los servicios de "educación y formación" acogidos a la clase 41.

Sin embargo, debe aceptarse la alegación en cuanto a la existencia de suficientes elementos diferenciadores entre las dos marcas enfrentadas, examinadas cada una de ellas en su conjunto. Ello es así si se analiza su relación teniendo en cuenta, por un lado, el componente gráfico - ausente en la solicitante, meramente denominativa- y, por otro, el fonético en su integridad. "Vifi Nathan" incluye este último vocablo ("Nathan"), que es obviamente caracterizador del signo y le dota de sustantividad propia, al margen de que la uve doble de "Wifi" no sea idéntica a la uve simple de "Vifi", factor éste que tampoco puede ser desdeñado en un escenario comercial caracterizado por la creciente presencia de productos que en su denominación incorporan la "w" como letra diferente de la "v". El grafismo de la marca obstaculizante presenta además unos rasgos muy singularizados en los que destaca con nitidez el término "Nathan", sin duda para resaltar la especificidad derivada de que el titular de la marca fuera la "Librairie Fernand Nathan et Cie, societé anonyme".

Las diferencias citadas permiten la coexistencia comercial de ambas marcas sin riesgo de confusión en el mercado de los productos al que una y otra se refieren, esto es, de los servicios educativos y formativos.

Considerados, pues, ambos distintivos en su conjunto, no era procedente aplicar la primera prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, lo que determina también en este punto la estimación de la demanda.

Sexto

Procede, pues, tras la estimación del recurso de casación, análogo pronunciamiento en cuanto a las pretensiones de la demanda.

Séptimo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

Primero

Estimar el presente recurso de casación número 2883/2001 interpuesto por "Wirtschaftskammer Österreich" contra la sentencia dictada en el recurso número 69/1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de enero de 2001, sentencia que casamos.

Segundo

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 69 de 1998 interpuesto por "Wirtschaftskammer Österreich" y anular las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de marzo y 6 de octubre de 1997 en cuanto no accedieron al registro de la marca internacional número 638.686 "Wifi" también para los servicios solicitados de las clases 35 y 41, registro al que tiene derecho.

Tercero

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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