STS, 6 de Octubre de 2004

"El Corte Inglés, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 4437/1997 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 1997, confirmada el 17 de septiembre siguiente, que concedió la marca número 2.034.024(9) "Coty" para servicios comprendidos en la clase 35ª del Nomenclátor Internacional.

En su escrito de demanda, de 11 de junio de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor y efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de marzo de 1997, por la que se concedió la marca número 2.034.024 denominada 'Coty', y la a su vez resolución del propio Organismo registral de 17 de septiembre de 1997, por la que se desestimó expresamente el recurso ordinario interpuesto contra la primera de las citadas, dictando en su lugar otra resolución por la que se deniegue definitivamente la citada marca 2.034.024". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 2 de febrero de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 27 de septiembre de 2000, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación de El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos, por resultar las mismas conformes a derecho. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Con fecha 6 de julio de 2001 "El Corte Inglés, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4253/2001 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) y d) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Por providencia de 27 de mayo de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 28 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 27 de septiembre de 2000, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "El Corte Inglés, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca mixta número 2.034.024(9) "Coty" a favor de "Luike Motor Press, S.A." para distinguir productos de la clase 35ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de transcripción, composición, compilación, transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos; servicios de publicidad; organización de exposiciones con fines comerciales y de publicidad".

A la inscripción de la marca mixta número 2.034.024(9) "Coty", solicitada por "Luike Motor Press, S.A.", se había opuesto, entre otros, "El Corte Inglés, S.A." en cuanto titular de las marcas números 1.206.490/4 y 1.206.491/2 "Cortty Centro", y 1.206.492/0 y 1.206.493/9 "Centros Cortty", que amparan productos de la misma clase y de la clase 39. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, de un lado la marca solicitada e impugnada nº 2.034.024 'Coty' (con gráfico que incluye banderas) y de otro las marcas recurrentes nos 1.206.492 'Centros Cortty' (denominativa), 1.280.581 'Tiendas Cortty' (mixta), 1.206.490 'Cortty Centro' (denominativa) y 1.144.611 'T.C.-Las Tiendas Cortty' (mixta), suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado. En efecto, según doctrina consolidada del Tribunal Supremo, seguida por este Organismo a la hora de efectuar el análisis de confundibilidad entre los signos que aspiran a la protección registral y los ya inmatriculados, las marcas deben ser objeto de una apreciación de conjunto, atendiendo a su percepción sensorial unitaria, sin descomponer dichas denominaciones (Cfr. SS.T.S. 10.V.1990; 5.II y 25.III.1993, entre otras), de modo que la estructura general prevalezca sobre los elementos integrantes aisladamente considerados y donde, adicionalmente, no debe olvidarse, si concurre, el elemento gráfico dado su innegable valor distintivo. Aplicando los anteriores criterios al presente caso resulta que la marca solicitada y recurrida es, apreciada en su conjunto gráfico-denominativo, diferente de las obstaculizadoras prioritarias, sin que sea razonable admitir posibilidad alguna de confusión, aun actuando en la misma clase del Nomenclátor internacional. A más abundamiento, la notoriedad adquirida en el mercado por algunas de las marcas recurrentes contribuye a aumentar las de por sí suficientes diferencias que median entre los signos enfrentados, descartando toda posibilidad razonable de confusión o asociación entre el público consumidor."

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"Lo cierto es que en el presente caso, y partiendo de lo anteriormente expuesto, es evidente que aunque las marcas enfrentadas en el expediente administrativo se refieren a la misma clase del Nomenclátor, sin embargo los servicios referidos no resultan ser los mismos; y aun teniendo en cuenta que la marca opuesta a la concedida es de renombre, sí se aprecian suficientes diferencias de tipo fonético entre los vocablos 'Coty' y 'Cortty Centro', como con todas las derivadas de 'Corty', siendo así que 'Cortty Centro' fue concedida el 2 de septiembre de 1988. Y es así que mientras que el término 'Coty' carece propiamente de contenido evocatorio alguno, no cabe decir lo mismo de 'Cortty', que evoca la de 'Corte', precisamente aludiendo a la denominación social de una empresa de tanto renombre y prestigio como la de la actora.

Por otro lado conviene recordar, respecto de los precedentes alegados por la recurrente, que como ha entendido el Tribunal Supremo el precedente administrativo no examinado judicialmente no es vinculante para esta jurisdicción, aunque sí se halla justificado en la necesidad de respetar el carácter reglado de la actuación de la Oficina de Patentes y Marcas, antes Registro de la Propiedad Industrial, así como al principio de igualdad de trato de los administrados (STS de 3 de mayo de 1995, 10 de septiembre de 1993, 3 de enero de 1990, entre otras), sin olvidar el interés público ínsito en la publicidad que proporciona el mencionado registro, y que es necesario proteger, pero en todo caso el precedente no puede contravenir la legalidad de la actuación administrativa.

Mas valorando todas las circunstancias concurrentes debemos apreciar la existencia de diferencias suficientes entre las marcas enfrentadas, sin olvidar la concurrencia del elemento gráfico en la marca otorgada, lo que coadyuva al consumidor medio a poder diferenciar una y otra. Tampoco ha habido aprovechamiento de la reputación ajena en la marca concedida, pues no existe dato alguno que permita llegar a tal deducción, a la vista sobre todo del diferente objeto al que se refieren las marcas en pugna, aunque se refieran a servicios de la misma clase.

Por consiguiente, debemos concluir no existe riesgo de confusión en el mercado entre las marcas enfrentadas, ni aprovechamiento de reputación ajena, a pesar del carácter de renombre de la marca opuesta, siendo posible su convivencia, y ello en los términos exigidos por el art. 12.1.a. y 13.1.c. y d. de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988."

En el primer motivo de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. A juicio de la recurrente, la Sala de instancia ha cometido un "grave error" al establecer que existen diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas y calificarlas de suficientes para excluir el riesgo de confusión, así como al subrayar que los servicios protegidos por unas y otras no son los mismos.

El motivo debe ser rechazado. Sin duda existen diferencias fonéticas entre las marcas enfrentadas ("Coty" y "Cortty"), diferencias a las que debe añadirse en este caso las gráficas, dada la adición de un grafismo singular en la aspirante. Elementos cuya apreciación, a los efectos de comparar uno y otros signos, corresponde al tribunal de instancia, sin que estimemos que en este caso incurra en arbitrariedad o irracionalidad alguna al concluir en el sentido en que lo hace.

En efecto, si la cuestión central del litigio era precisamente apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas, a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

Como en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general, respecto de la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

En efecto, no es irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión de los usuarios, sobre la base de que el nuevo signo aspirante incluye una fonética diferenciada además de un grafismo propio que lo distingue. Este último, representativo de siete válvulas de automóvil dispuestas en tres filas en cuya parte central aparecen los colores de diversas banderas europeas, es parte relevante del nuevo signo. La Sala de instancia bien pudo, pues, apreciar que no concurría en este caso la doble similitud, de signos y de servicios o productos amparados, necesaria para aplicar la prohibición relativa prevista en el precepto cuya infracción se aduce como motivo del recurso.

Ciertamente, entre los servicios amparados por la nueva marca se incluyen los relativos a la publicidad, coincidentes con los protegidos por las marcas ya registradas números 1.206.492 ("Centros Cortty"), 1.206.490 (Cortty Centro), 1.144.611 ("TC Tiendas Cortty") y 1.280.581 ("Tiendas Cortty"), algunas de las cuales ni siquiera se invocaron en la oposición a la solicitud de registro de "Coty", pero también es cierto que:

1. No se da esa coincidencia en la mayor parte de los servicios que serán identificados con la denominación y el grafismo característico de "Coty", como son los de transcripción, composición, compilación, transmisión o la sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o la compilación de datos matemáticos o estadísticos o la organización de exposiciones con fines comerciales.

2. La parcial similitud aplicativa sólo en cuanto a los servicios de publicidad se compensa con el hecho de que las marcas de la recurrente que los protegen e individualizan añaden en todo caso otros términos ("centros", "tiendas", "tc") a la expresión "Cortty", sin que la denominación "Cortty" en cuanto tal proteja este género de servicios.

Por todo ello, aun cuando la afirmación a este respecto del tribunal de instancia deba ser matizada en el sentido que sugiere la recurrente, su conclusión final no padece por ello, pues se mantiene la capacidad diferenciadora del nuevo signo respecto de los ya registrados.

En el segundo motivo de casación se vuelve a plantear la misma cuestión (esto es, la apreciación de las semejanzas entre las marcas) pero ahora desde la perspectiva de la jurisprudencia supuestamente infringida. A tal efecto la sociedad recurrente invoca una sentencia, dictada el 4 de junio de 1998 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) en el recurso 1453/1996, que ya acompañó a su demanda pero cuya relevancia para el supuesto de autos no es tal, pues se refiere a otra marca aspirante ("Cortit") distinta de la que aquí ha sido concedida.

Añade, además, en el escrito de interposición del recurso de casación la referencia a otra sentencia de la misma Sala territorial que resulta ser posterior a la que ahora es objeto de casación: se trata de la dictada el 2 de junio de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) en el recurso 961/1997. En ella se adopta una solución jurisdiccional divergente de la ahora impugnada en casación, pues considera el tribunal de instancia que entre las denominaciones "Coty" y "Cortty" entonces enfrentadas no hay distinción fonética y conceptual, además de operar -en aquel caso- en el mismo ámbito comercial.

El motivo debe ser rechazado en cuanto que ni una ni otra sentencia forman parte de la "jurisprudencia" susceptible de ser invocada en casación. Por lo demás, reiteradamente hemos puesto de relieve que, dado el extremo casuismo existente en esta materia, soluciones aparentemente contradictorias no lo son tanto si se examinan con detenimiento las circunstancias de hecho de cada litigio. Y, desde esta perspectiva, baste señalar que la marca "Coty" declarada incompatible con las denominaciones "Cortty" en la citada sentencia de 2 de junio de 2001 era meramente denominativa, a diferencia de la actual que incorpora un gráfico característico al que se refiere de modo específico el tribunal de instancia para destacar, precisamente, su efecto individualizador.

El motivo concluye con la invocación de dos sentencias (éstas sí del Tribunal Supremo) de 7 de octubre de 1983 y 27 de abril de 1984 cuya cita se trae a colación para afirmar la prevalencia del elemento fonético sobre el gráfico en el análisis comparativo de las marcas enfrentadas. Doctrina que, una vez más, ha de ser leída en relación con la que propugna una valoración no fragmentada, sino conjunta, de los diferentes elementos que integran el signo distintivo, esto es, tras una valoración global de todos los factores concurrentes, como en este caso acertadamente hizo el tribunal de instancia. Si la apreciación global de éste, a tenor de lo ya expuesto en el fundamento jurídico precedente, ha de ser respetada en casación mientras no sea arbitraria o abiertamente irracional, también decae esta parte del segundo motivo.

El tercer y cuarto motivos de casación merecen una respuesta unitaria pues en ambos se plantea la misma infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, si bien desde la perspectiva legal en el tercero y jurisprudencial en el cuarto. Concretamente, se denuncia la vulneración del apartado c) del citado artículo 13 pues aunque cita también la recurrente como infringido el apartado d) del mismo precepto, sobre su incidencia en el caso de autos ninguna consideración hace distinta de su mero enunciado.

La parte recurrente mantiene que ha existido la vulneración de aquel precepto porque la marca aspirante, "al reproducir e imitar la marca Cortty", pretende aprovecharse indebidamente de la reputación comercial adquirida por las denominaciones "Cortty", cuyo renombre no se ha puesto en duda. Siendo este el presupuesto sobre el que descansa el planteamiento argumental del tercer y cuarto motivo, la desestimación de ambos es obligada.

En efecto, por un lado hemos de recordar, como en otras ocasiones, que el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de los signos enfrentados implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, así como excluye que unos pretendan aprovecharse de la reputación de otros en infracción del tan citado artículo 13, apartado c), de la Ley de Marcas.

Por otro lado y, sobre todo, habiendo confirmado en los precedentes fundamentos de derecho la tesis del tribunal de instancia sobre la recíproca diferenciación de los signos enfrentados, no cabe hablar ni de "reproducción" ni de "imitación" de la marca "Cortty", con lo que toda la argumentación del recurrente, basada precisamente en el presupuesto contrario, cae por su base.

Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español