STS, 27 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2003:7553 |
| Número de Recurso | 10552/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 27 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintisiete de Noviembre de dos mil tres.
VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el recurso de casación nº 10.552/1998 interpuesto por la mercantil DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 696 de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1718/1996 de fecha 22 de septiembre de 1998, sobre concesión de las marcas nº 1.652.651 "BIO FRIXIA" y nº 1.652.652 "BIO FRIX"; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
En el recurso contencioso-administrativo número 10552/98, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 22 de septiembre de 1998, dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo promovido por la entidad mercantil "DANONE, S.A." contra los acuerdos de 5 de abril de 1994 y 16 de mayo de 1996 de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS; rechazando los pedimentos de la demanda. Sin costas".
Contra dicha sentencia ha interpuesto recurso de casación la representación procesal de DANONE, S.A., formalizándolo con fecha 4 de diciembre de 1998 en base al siguiente MOTIVO DE CASACION: Al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de los artículos 13.c) y 12.1 a) y Art. 1º de la Ley de Marcas 32/1988.
El Abogado del Estado, en la representación que ostenta, se opuso al recurso de casación interpuesto y suplica a la Sala que "...dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente".
Mediante Providencia de fecha 24 de julio de 2003 se señaló el presente recurso para votación y fallo el día 20 de noviembre de 2003, en cuya fecha han tenido lugar dichos actos procesales.
La sentencia nº 696 que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, con fecha 22 de septiembre de 1998, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Danone, S.A." contra dos resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de mayo de 1996 que en reposición confirmaron otras de 5 de abril de 1994, que concedieron la inscripción de las marcas números 1.652.651 "BIO FRIXIA" y nº 1.652.652 "BIO FRIX", para productos de la clase 29, "leche y otros productos lácteos", pese a la oposición de la marca DANONE, S.A. titular de varias marcas BIO, clase 29. En aquella sentencia razona que: aunque la marca instada y las oponentes coinciden en el vocablo BIO, se diferencian en todo lo demás, pues las solicitadas se componen de la denominación BIO FRIXIA y BIO FRIX, siendo diferente la impresión de conjunto de cada marca; y por ello, no es posible que se produzca error o confusión en el mercado y en el público consumidor.
En el único motivo de casación articulado al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, el recurrente alegando error en la valoración de la prueba hecha por la Sala de instancia, alega también infracción del ordenamiento jurídico por parte de la sentencia que concreta en la infracción de los artículos 13 c); 12.1 a) y Art. 1º de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia de la Sala aplicable a los mismos. Antes de nada, diremos que esta Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre recursos de casación análogos, interpuestos por "Danone S.A." contra sentencias que, a su vez, habían declarado la conformidad a derecho de resoluciones administrativas que accedían al registro de marcas entre cuyos componentes denominativos figuraba el término "Bio".
Se trata de las dictadas en los siguientes recursos de casación:
- número 7908/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 26 de julio de 1996 en el recurso número 1797/1994 sobre marca "Biosoy" número 554.620, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Nutritión & Soja, S.A.";
- número 7173/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 29 de junio de 1995 en el recurso número 93/1994 sobre marca "Bio Clesa" número 1.503.626, siendo recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 2875/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 11 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 28 de septiembre de 1995 en el recurso número 1352/1992 sobre marca "Biomiko" número 1.276.229, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 473/1996, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 11 de julio de 1995 en el recurso número 1392/1992 sobre marca "Clesabio" número 1.503.626, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 1597/1995, resuelto por sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 21 de diciembre de 1994 en el recurso número 2033/1992 sobre marca "Byoclesa" número 1.259.293, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Clesa, S.A.";
- número 7775/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 14 de febrero de 2002, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de julio de 1995 en el recurso número 1707/1992 sobre marca "Biosport" número 1.273.554, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Unión Industrial y Agro-Ganadera, S.A.";
- número 5440/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 31 de mayo de 1994 en el recurso número 555/1992 sobre marca "Kalise Bio Natural" número 1.300.522, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Interglas, S.A.";
- número 4721/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 2 de noviembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 6 de abril de 1994 en el recurso número 1052/1992 sobre marca "Biofrinat" número 1.309.813, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrida la Administración del Estado;
- número 3958/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 27 de septiembre de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 4 de marzo de 1994 en el recurso número 998/1992 sobre marca "Bio Celgan" número 1.304.895, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Celgan, S.A.";
- número 3314/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 18 de julio de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 22 de enero de 1994 en el recurso número 1361/1992 sobre marca "Bio Miko" número 1.276.230, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Helados y Congelados, S.A.";
- número 1672/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1993 en el recurso número 567/1991 sobre marca "Biolarsa" número 1.238.551, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido "Lacto Agrícola Rodríguez, S.A.";
- número 520/1994, resuelto por sentencia de esta Sala de 10 de abril de 2001, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de octubre de 1993 en el recurso número 1005/1992 sobre marca "Bio Lilac" número 1.394.894, donde fue recurrente "Danone, S.A." y recurrido D. Pedro Jesús .
Así como las mas recientes de 5 de septiembre de 2002, en el recurso nº 4998/96; 2 de octubre de 2002, en el recurso nº 5485/96; 3 de octubre de 2002, en el recurso nº 5613/96; 9 de octubre de 2002, en el recurso nº 5830/96; 21 de noviembre de 2002, en el recurso nº 7419/96, y 20 de diciembre de 2002, en el recurso nº 1173/96, 21 de noviembre de 2002 en el recurso nº 7419/1996 y 27 de noviembre de 2003, en el recurso nº 4472/1997.
Recordemos también que los motivos de casación, en cuanto se limiten a discrepar de las apreciaciones de la Sala de instancia acerca de la relación semejanza/diferenciación entre los signos enfrentados, así como sobre la inexistencia del riesgo de confusión o de asociación entre ambos, deben ser rechazados.
Reiteradamente hemos dicho que ha prevalecer la apreciación del tribunal de instancia sobre el mayor o menor grado de semejanza entre los signos distintivos enfrentados, sean gráficos o denominativos, sin que aquella apreciación pueda ser sustituida por la del tribunal de casación, a menos que sea de todo punto irracional, lo que obviamente aquí no ocurre. Es claro que entre "BIO" o "BIO FRIXIA", por un lado, y "BIO FRIX", por otro, pueden encontrase elementos diferenciadores suficientes como para fundar, razonadamente, un juicio cual el emitido, en este caso, por el tribunal de instancia en los términos que antes transcribimos.
Debemos recordar también que, como en anteriores ocasiones hemos hecho, debe rechazarse la tesis de la falta de genericidad del término "Bio". En las sentencias citadas hemos sostenido, en síntesis, que el vocablo o partícula "Bio" (denomínesele prefijo, elemento nominal o de cualquier otro modo) no es susceptible de apropiación por nadie, de modo que válidamente puede formar parte de denominaciones de fantasía que lo integren junto con otro u otros términos.
El juicio sobre marcas que incluyan dicho vocablo ha de hacerse, pues, a partir de la premisa de que "Bio", en cuanto tal, puede válidamente formar parte de un signo distintivo, y que será el nuevo conjunto denominativo en su totalidad el que habrá de tomarse en cuenta para compararlo con el que ya goce de la protección registral.
A partir de esas premisas, se impone la desestimación del segundo motivo en que se sustenta este recurso de casación, formulado al amparo del artículo 95.1.4º de la anterior Ley de la Jurisdicción.
Se denuncia la infracción del artículo 1º de la Ley y Art. 12.1 a), en relación con el 13.c), de la Ley de Marcas 32/1988, así como la jurisprudencia que cita sobre la aplicación de los principios antes citados, porque lo que en él se combate, en contra de lo antes dicho, tanto sobre los límites de conocimiento en sede de un recurso de casación, como sobre la razonabilidad del juicio de diferenciación emitido por la Sala de instancia, es la apreciación de ésta de que entre las marcas enfrentadas no existe riesgo de confusión. En cuanto a la infracción de la jurisprudencia que alega el recurrente, toda ella anterior a la vigencia de la nueva Ley de Marcas y que por tanto han de atemperarse a las modificaciones legales introducidas por la Ley de Marcas, cita una sentencia de un Juzgado Central y otra de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en nada vincula a esta Sala.
Procede, pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
NO HA LUGAR al recurso de casación número 10.552 de 1998, interpuesto por "Danone, S.A." contra la sentencia nº 696 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 22 de septiembre de 1998, recaída en el recurso número 1718/1996. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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ATS, 5 de Marzo de 2015
...del presente recurso, infracción de la Jurisprudencia existente respecto del artículo 6 de la Ley de marcas . Se citan, entre otras, STS 27/11/2003 ; STS 22/09/1999 ; SSTS 16/12/89 y 2/4/1990 ; STS 28/1/1994 ; STS 11/7/2008 ; SSTJCE 29/9/98 , 22/6/1999 ,25/1/ 2007;STS 7/5/ 2008; STS 8/7/200......
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STS 598/2004, 11 de Mayo de 2004
...del juicio oral, no podrían tener influencia en el contenido del fallo. (STC 205/98, de 26 de octubre y SSTS 1007/99, 21 de junio y 27 de noviembre de 2003). Como se dijo en la sentencia 277/2001, de 21 de febrero, nuestro sistema procesal, derivado de los principios constitucionales, es am......