STS, 22 de Diciembre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 1868/1997, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 7 de noviembre de 2000, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador D. José Antonio Hernández Rodríguez en representación de la entidad «Tengelmann Warenhandelsgesellschaft» contra la resolución de la oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de abril de 1997 (sic) que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra el acuerdo de dicha oficina de 17 de junio de 1996 que concedió el Rótulo de Establecimiento nº 251.500 «Superfresc Plus», solicitada por la entidad «Supermercados Pujol S.A». por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad TENGELMANN WARENHANDELGESELLSCHAFT recurso de casación, que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 15 de enero de 2002 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación de la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 8 de marzo de 2002, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se acompañan y su copias respectivas se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE Y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 1.868/97, dictando otra por la que acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas que determinaron la concesión del rótulo de establecimiento nº 251.500, SUPERFRESC PLUS.».

La Sala, por providencia de fecha 16 de julio de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 22 de septiembre de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 29 de septiembre de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 1 de octubre de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 14 de diciembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de noviembre de 2000, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELGESELLSCHAFT contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de febrero de 1997, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 17 de junio de 1996, que concedió el rótulo de establecimiento número 251.500 con el distintivo "SUPERFRESC PLUS".

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada declara la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de junio de 1996 y de 17 de febrero de 1997, en aplicación de los artículos 82, 86 y 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que impiden el registro como rótulo de establecimiento de signo que no se distinga suficientemente de una marca o su nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, al estimar en una visión global de los signos enfrentados la distintividad del rótulo de establecimiento "SUPERFRESC PLUS", concedido para establecimientos dedicados a la comercialización de productos alimenticios radicados en diversos municipios de Aragón y Cataluña, en relación con la marca internacional oponente número 552.461 "PLUS", que ampara productos de las clases 5, 29, 30, 32 y 33, que no crea riesgo de confusión por existir suficientes diferencias fonéticas entre los signos enfrentados y a la inexistencia de aprovechamiento indebido de la reputación de la marca registrada cuya notoriedad considera limitada, según se refiere en el fundamento jurídico quinto, en los siguientes términos:

«Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que no se producen los factores de riesgo que alega el recurrente para oponerse al nombre comercial concedido, pues entre la marca PLUS de una parte y el rótulo Superfresc Plus por otra, existen suficientes diferencias de carácter fonético para diferenciarlas de forma absoluta, y ello porque el demandante ha procedido a realizar una descomposición fonética de los elementos que componen las expresiones enfrentadas en tanto que el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma completamente diferente y son perfectamente diferenciables por la distinta composición de sus vocablos por lo que procede en consecuencia la desestimación del recurso dado que la resolución recurrida que es totalmente conforme a derecho sin que se aprecie infracción lo dispuesto en el apartado 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; las alegaciones de la recurrente se fundamentan en simples presunciones, sin que conste la realización de actos de competencia desleal, por la utilización rótulo enjuiciado. En cierta medida el recurrente pretende aprovechar en su favor una cierta situación de notoriedad, para lo cual aporta determinadas noticias de prensa. La notoriedad y prestigio alcanzado por una marca, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Febrero de 1993, como elemento a tener en cuenta en la determinación de si se puede producir o no error o confusión en el mercado respecto de la solicitada, es un elemento a tener en cuenta, cuando no está clara la diferenciación fonética o gráfica de las Marcas enfrentadas. Pero en el caso presente la notoriedad en España de la marca «plus» cuya titularidad ostenta «Tengelmann Warenhandelsgesellschaft» es muy limitada, y en 1.996 cuando se solicitó por la entidad «Supermercados Pujol S.A». la inscripción de su rotulo Superfresc Plus lo era mas aún, toda vez que la notoriedad del sufijo «plus», está prácticamente monopolizada en nuestro País por cierta cadena de televisión, distinta de la entidad recurrente.».

El recurso de casación, que se articula en un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico por vulneración del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable por remisión del artículo 85 de la referida ley marcaria, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate, censura que la Sala de instancia no aprecia adecuadamente el riesgo de confundibilidad que ofrece para el consumidor medio el rótulo de establecimiento concedido.

Se aduce además, en defensa de esta queja casacional, que la identidad o similitud de los productos ofrecidos se erige como factor fundamental que tiene que valorarse en pie de igualdad jurídica en la determinación del riesgo de confundibilidad entre los signos enfrentados y no, como refiere la sentencia recurrida, como un criterio indirecto, excepcional o accesorio, lo que vincularía a la Sala a apreciar que se produce riesgo de confusión y de asociación entre el rótulo de establecimiento concedido número 251.500 "SUPERFRESC PLUS" y la marca internacional obstaculizadora número 552.461 "PLUS".

Se critica que la Sala de instancia fundamenta la ratio decidendi de la sentencia en la consideración del carácter absoluto de criterio de examen de conjunto de los signos enfrentados prescindiendo de la confundibilidad que genera la utilización del vocablo "PLUS", sin apreciar el carácter genérico descriptivo del término "SUPERFRESC", por incluir un distintivo que identifica al tipo de establecimiento que designa el rótulo, al que se adiciona un adjetivo en lengua catalana, que evoca la calidad del producto.

Procede rechazar la prosperabilidad del motivo de casación fundado en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, al deber apreciar que la Sala de instancia realiza una aplicación razonable a las circunstancias del caso concurrentes del juicio de riesgo de confundibilidad formulado al amparo del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prohibe que pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con el artículo 12.1 a) de la referida ley marcaria, al declarar la inexistencia de riesgo de confusión tras valorar globalmente los elementos distintivos del rótulo de establecimiento concedido.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable matizadamente a los rótulos comerciales, exige, como se refiere en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2003 (RC 6282/1998), para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003 (las dos primeras referidas al artículo 212 del Estatuto de Propiedad Industrial, y la última dictada en el recurso de casación número 9788/1997, en aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley de Marcas) no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquellos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999).

Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que el rótulo de establecimiento aspirante 251.500 "SUPERFRESC PLUS" es compatible con la marca internacional registrada número 552.461 "PLUS" (con gráfico) para productos de las clases 5, 29, 30, 32 y 33, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, ya que el distintivo que distingue el rótulo de establecimiento aspirante, que cabe calificar de concepto de fantasía por su originalidad, tiene la necesaria capacidad y fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambos signos se refieran a la venta de productos que se distribuyen en la misma área comercial de productos alimenticios, y no poder descomponer para efectuar la valoración global de ambos signos los elementos denominativos y gráficos.

No es óbice, por tanto, para la inscripción del rótulo de establecimiento "SUPERFRESC PLUS" la utilización del término "FRESC", porque en este supuesto, siguiendo la jurisprudencia de esta Sala expresada en las sentencias de 29 de diciembre de 2003 (RC 3587/1999) y de 27 de septiembre de 2004 (RC 3178/2001) la adición de dicho término tiene, en abstracto, fuerza diferenciadora suficiente para poder integrarse en el signo distintivo del rótulo de establecimiento, de conformidad con los artículos 1 y 11.1 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque al designarse un establecimiento minorista dedicado a la venta de productos alimenticios en que no todos los productos ofrecidos poseen esa cualidad ni es evocativa de productos de gran frescura, que se limita su designación al sector de los pescados y verduras, por lo que no es descriptivo de la totalidad de las mercancías distribuidas.

Debe, en todo caso, corregirse la interpretación jurídica que realiza la Sala de instancia sobre el significado y la función del principio de especialidad, que no constituye un criterio indirecto en el examen comparativo de los signos enfrentados, porque según se refiere en la sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001), su aplicación, "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado".

Y debe referirse, que en este supuesto, el grado de distinción denominativa apreciable en una visión de conjunto de los signos confrontados compensa la relación existente entre los productos ofrecidos al amparo del rótulo de establecimiento registrado y la marca prioritaria obstaculizadora, criterio que constituye un test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia de 22 de junio de 1999), para examinar el riesgo de confusión que pueda provocar la convivencia entre marcas.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELGESELLSCHAFT contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1868/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil TENGELMANN WARENHANDELGESELLSCHAFT contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 7 de noviembre de 2000, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1868/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.