STS, 28 de Enero de 2004

PonenteD. Fernando Cid Fontán
ECLIES:TS:2004:419
Número de Recurso652/2000
ProcedimientoCONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución28 de Enero de 2004
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Enero de dos mil cuatro.

En el recurso de casación nº 652/2000, interpuesto por la Procuradora Dª. Isabel Campillo García, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de ORIENT WATCH CO LTD., contra la sentencia nº 1721 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1101/1995 con fecha 1 de diciembre de 1999, sobre concesión de las marcas 1.103.393 "ORIENT" y nº 1.103.397 "ORIENT WATCH CO. LTD.", ambas para productos de la clase 14ª; siendo partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y Dª. Clara , representada por la Procuradora Dª. Aurora Gómez-Villaboa y Mandri, con la asistencia de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo nº 1101/1995, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección 5ª), dictó sentencia de fecha 1 de diciembre de 1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS que, rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso aducida por la parte codemandada, debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de Dª. Clara contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de diciembre de 1992, confirmadas en vía de recurso ordinario con fecha 23 de diciembre de 1993, por las que se autoriza el registro de las marcas nº 1.103.393 "ORIENT" y nº 1.03.397 "ORIENT WATCH CO. LTD", ambas para designar productos de la clase 14ª del Nomenclator, y, en consecuencia, debemos anular y anulamos las mencionadas autorizaciones de registro, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación ORIENT WATCH CO LTD. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 18 de enero de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 25 de febrero de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual alegó cuatro motivos de impugnación:

Primero

Al amparo del artículo 88.1d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la causa de inadmisibilidad alegado por el Sr. Abogado del Estado en primera instancia, y artículo 82 d) de la anterior Ley de la Jurisdicción sobre "litispendencia" con vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española.

Segundo

Al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales que rigen la sentencia alegando incongruencia por falta de motivación de la sentencia, causando indefensión e infracción del artículo 24.1 de la Constitución por no haberse pronunciado sobre cuestiones formuladas de la falta de legitimación de Dª. Clara para oponerse y mala fe y abuso del derecho por la misma.

Tercero

Al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico artículo 7 del Código Civil, artículo 123.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, artículo 28 de la Ley Jurisdiccional, artículo 11, apartado 2º de la Primera Directiva sobre Marcas 89/104, de la CCEE, de 21 de diciembre de 1988.

Cuarto

Al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional por infracción de la jurisprudencia de la sentencia sobre principio de prioridad registral, del nombre comercial sobre las marcas.

En el suplico de la demanda, solicitó a la Sala "... en su día dictar sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la sentencia recurrida y declarando conformes a derecho las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de diciembre de 1992 y 23 de diciembre de 1993 acuerde la concesión a mi representada de las marcas nº 1.103.393 "ORIENT" y la nº 1.103.397 "ORIENT WATCH CO. LTD.", para productos de la clase 14ª "metales preciosos, sus aleaciones, bisutería, joyería, piedras preciosas, relojería y aparatos cronométricos".

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 10 de abril de 2002, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y Dª. Clara ), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron el Sr. Abogado del Estado en escrito presentado de fecha 14 de mayo de 2002, en el que expuso los razonamiento que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso con imposición de costas al recurrente, y dejando transcurrir el trámite sin evacuarlo Dª. Clara .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Es objeto de esta casación la sentencia nº 1721 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 1101/95, en virtud de la cual se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Clara , contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de diciembre de 1992 y 23 de diciembre de 1993 que acordaron la concesión registral de las marcas nº 1.103.393 "ORIENT" y la nº 1.103.397 "ORIENT WATCH CO. LTD.", ambas para productos de la clase 14ª "metales preciosos, sus aleaciones, bisutería, joyería, piedras preciosas, relojería y aparatos cronométricos", en virtud de la oposición registral efectuada por Dª. Clara , de sus marcas nº 97.541 "CREACIONES ORIENTE", 735.944 "EMBEE ORIENT S.A." y nº 1.099.636 "ORIENT WATCH", todas ellas para productos idénticos de la clase 14ª, alegando prioridad de dichas marcas sobre el nombre comercial "ORIENT WATCH CO. LTD.", inscrito a nombre del ahora recurrente desde 1951.

SEGUNDO

La Sala estima conveniente alterar el orden de los motivos articulados por el hoy recurrente en casación, comenzando por el estudio del formulado en último lugar en el que se denuncia infracción de la jurisprudencia de la Sala sobre exclusión y aplicación del principio y prioridad registral del nombre comercial del que es titular el hoy recurrente "ORIENT WATCH CO. LTD" desde el año 1951, por tratarse de una cuestión reiteradamente resuelta por esta Sala entre las mismas partes.

Ya en sentencias de esta Sala de 15 de enero de 1.996, 28 de enero de 1997, 10 de febrero de 1997, 22 de marzo de 2000 y 5 de abril de 2001 se acometió tema similar al presente, en relación con la pretensión de la inscripción en el Registro de marcas en favor de la recurrente. Se dijo que «En lo que a este recurso concierne, esta Sala considera que las alegaciones de la apelante y la fundamentación de la resolución administrativa reseñada no justifican su pretensión de inscribir la nueva marca, que incluye otra vez el vocablo «Orient» ni de impedir la oposición de la entidad «Orient Watch, Co. Ltd.» cuyo nombre registral se registró en 1.951 para amparar los relojes que fabrica (...) la adquisición de unas marcas, que incluía en 1.984 en su denominación con otra palabra el vocablo «Oriente», referida a productos de bisutería -luego extendida a relojería-, no puede estimarse causa bastante ni para fundamentar la prioridad para inscribir una marca nueva también referida a todos los productos de la Clase 14 del nomenclátor con el vocablo «Orient» que distingue en el mercado los productos de la entidad apelada con anterioridad a la marca que se pretende inscribir ni para fundamentar una prioridad ... Los artículos 14, 123.1.º y 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial que autorizan al titular registral oponerse a que se conceda una marca en los casos de semejanza de denominaciones para los mismos productos no pueden fundamentar la solicitud de una marca nueva comprendida en esa prohibición sin el carácter de marca derivada conforme a lo previsto en los preceptos citados.»

Asimismo, en sentencias de esta Sala de 10 de febrero de 1997 (R. apelación 13249/91), 18 de marzo de 1997 (R. apelación 95/1992), 28 de enero de 1997 (R. apelación 12484/1991), 8 de noviembre de 2000 (R. casación 4679/1993), 5 de abril de 2001 (R. casación 1221994), 5 de marzo de 2003 (R. casación 5402/1997) y 21 de mayo de 2003 (R. casación 7439/1997); en las que examinado el problema de la prioridad del nombre comercial del recurrente "ORIENT WATCH CO. LTD sobre las marcas "ORIENT" pretendidas por Dª. Clara , se ha dicho reiteradamente la prioridad del nombre comercial del recurrente sobre las marcas 97.541 y otras posteriores opuestas por Dª. Clara , todas ellas aplicables al presente recurso en virtud del principio de unidad de doctrina y si a ello añadimos que esta Sala conoce ya la sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo sentencia nº 1103/2001, de fecha 22 de noviembre de 2001, R. Casación nº 2276/1996, por la que se resuelve definitivamente la cuestión relativa a la nulidad de las marcas prioridad de Dª. Clara , en virtud de la cual casa y anula la sentencia dictada por la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 21 de abril de 1993, por la que se declara la nulidad del registro de las marca 97.541 "CREACIONS ORIENT", nº 735.944 "EMBEE ORIENT, S.A." y nº 1.099.636 "ORIENT WATCH", y asimismo incursa en caducidad por falta de uso de la marca nº 97.541, de la titularidad de Dª. Clara , definitivamente resuelta en favor de "ORIENT WATCH, CO.LTD.", la prioridad del nombre comercial desde 1951 sobre las marcas opuestas por Dª. Clara , que han sido anulados del Registro, y en consecuencia no ofrece la menor duda que la sentencia hoy recurrida en casación infringe abiertamente la jurisprudencia de esta Sala manifiestamente reiterada al conceder prioridad registral del nombre comercial a la recurrente "ORIENT WATCH CO. LTD.", y procede en consecuencia estimar el cuarto motivo de casación que hemos examinado en primer lugar, casando y anulando la sentencia recurrida por no ser conforme a derecho, sin necesidad de examinar ninguno de los otros tres motivos de casación articulados.

TERCERO

Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala recuperando plena jurisdicción sobre el recurso contencioso-administrativo nº 1101/1995, acuerda dictar nueva sentencia, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo nº 1101/95 interpuesto por Dª. Clara y se declaran conformes a Derecho los actos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 3 de diciembre de 1992 y 23 de diciembre de 1993 que concedieron la inscripción registral de las marcas nº 1.103.393 "ORIENT" y nº 1.103.397 "ORIENTE WATCH CO. LTD.", ambas de la titularidad de "ORIENT WATCH CO. LTD.", para amparar productos de la clase 14ª, acordando la definitiva inscripción de dichas marcas.

CUARTO

Al estimarse el cuarto motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

  1. ) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 652/2000, interpuesto por ORIENT WATCH, CO. TLD. contra la sentencia nº 1721 de fecha 1 de diciembre de 1999, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1101/95, casando y anulando dicha sentencia.

  2. ) En su lugar dictamos otra por la que se desestima el recurso contencioso administrativo nº 1101/1995 interpuesto por Dª. Clara , y declaramos conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de diciembre de 1992 y 23 de diciembre de 1993, a las que la demanda se contrae y acordamos la definitiva inscripción de las marcas nº 1.103.393 "ORIENT" y nº 1.103.397 "ORIENT WATCH CO. LTD," ambas para proteger productos de la clase 14ª, en la forma solicitada por su titular ORIENT WATCH CO. LTD.

  3. ) No hacemos expresa condena en costas ni de las ocasionadas en primera instancia ni de las del presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.

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