STS, 1 de Junio de 1987

El Procurador don Antonio Martínez Ortiz en representación de don Manuel Sánchez Bernal y «Sánchez Cano. S.A.» en anagrama (SACASA), formuló ante el Juzgado de Primera Instancia de Albacete número dos. demanda de proceso especial de Estatuto de Patente Industrial contra «Francisco Hernández Vidal, S.A.», sobre nulidad de modelo industrial, estableciendo los siguientes hechos: Que según consta en el expediente del Registro de la Propiedad Industrial, Francisco Hernández Vidal, S.A. formuló con fecha dos de junio de mil novecientos ochenta solicitud ante el Ministerio, para inscribir el Modelo Industrial que se describía. Tramitado el expediente el Registro otorgó la inscripción. Que podrá alegarse que carece de la condición de novedad ya que el Modelo está ya divulgado. Para justificación señala las sentencias del Tribunal Supremo de diez de marzo de mil novecientos cincuenta y seis, de la Sala Primera y la de dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro de la Sala Cuarta. En el presente caso, el Modelo Industrial registrado carecía de dicho requisito de novedad, habiéndose limitado a copiar temerariamente otros modelos industriales idénticos que ya existían en el mercado, explotados. El de modelo conocido bajo la denominación de «Marshmallows». venía fabricándose por «Millows, S.A.»; por otra parte, su poderante adquirió la maquinaria necesaria para fabricar el mismo tipo de caramelo, a principios de mil novecientos setenta y ocho y en mil novecientos ochenta y tres fue comercializada por su poderante «Comercial Fini.» De la documentación se desprende que la maquinaria es especial para este tipo de caramelo, que su poderante ha venido adquiriendo bolsas especiales y que el caramelo ha sido vendido desde mucho antes de la petición de registro de «Francisco Hernández Vidal, S.A.»; y después de alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinentes terminó suplicando al Juzgado se tuviera por formulada la demanda en nombre de sus representados antes indicados y con referencia a la nulidad de Registro de Modelo Industrial número 97.150 y seguida la misma por sus trámites, previo recibimiento a prueba, y concluida esta, se remitan los autos a esta Audiencia Territorial, con emplazamiento de las partes, para que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de Registro del expresado Modelo Industrial, con todas sus consecuencias legales y expresa imposición de costas al demandado.

Admitida la demanda y emplazada la demanda «Francisco Hernández Vidal, S.A.», compareció en los autos en su representación el Procurador don Francisco Ponce Riaza que contestó a la demanda, oponiendo a la misma: Niega los hechos expuestos en la demanda en cuanto contradigan a los que expone: es cierto que su ponderante solicitó y obtuvo la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del Modelo de auto. La solicitud se cursó en junio de mil novecientos ochenta. El modelo industrial reseñado fue solicitado para fabricar caramelos denominados genéricamente «marshmallows», palabra utilizada para designar a los caramelos espumosos con esencia de la planta llamada «malvavisco» y actualmente aplicada a todos los caramelos que se fabrican con goma batida o «merengue»; el proceso de fabricación de dicho caramelo, en síntesis consiste en obtener una masa batida en unos depósitos en los que se vierten los componentes a las temperaturas adecuadas. y una vez obtenido el grado oportuno, se hace circular dicha masa a través de unos conductos y dispositivos mezcladores, añadiéndose los colorantes que correspondan y haciéndose pasar todo ello por extrusión, a presión, a través de una boquilla o moldes que le dan la forma, pasando a unas mesas el caramelo en forma de barras alargadas, que después de secar son troceadas y embasadas. Expuestos los datos anteriores para aclarar el término «Marshmallows». que es una denominación genérica con la que se designa toda una amplia gama de caramelos cuya característica común es la de ser espumosos y de goma batida o merengue. La actora ejercita su acción por entender que el Modelo carece de novedad y la ausencia de novedad en el Modelo no es una acción de nulidad, sino un motivo de oposición dentro del expediente administrativo. La actora pudo oponer esta falta grave de novedad en su momento pero no lo hizo y en efecto, sería la persona que tuviera ya registrado ese modelo industrial, pero no cualquier persona que, sin tener ningún otro modelo industrial dejare pasar el trámite de oposición al expediente administrativo y fue fabricado exclusivamente por su representada y no fue fabricado por otro ningún industrial con anterioridad, es decir, tenía el requisito de novedad, otros fabricantes como la firma «Millows» a la que la actora compró maquinaria y enseres, producían la misma clase de golosina pero con otra forma muy distinta, es decir, con otro modelo industrial; por lo que dicha fabricación no ataca a la novedad del modelo. Finalmente resume su oposición a la demanda. Y después de alegar los fundamentos de derecho que estimó pertinentes terminó suplicando sentencia desestimando la demanda promovida en su contra por los actores don Manuel Sánchez Bernal y «Sánchez Cano, S.A.» absolviéndole de la demanda con todos los pronunciamientos favorables e imponiendo las costas del procedimiento a los actores por ser preceptivas y además por su temeridad y mala fe.

Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas; y unidas a autos las practicadas, previo emplazamiento de las partes se elevaron los autos a la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial, donde las mismas comparecieron e hicieron sus oportunas alegaciones.

La Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, dictó sentencia con fecha veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco con la siguiente parte dispositiva: Que estimando totalmente la demanda formulada por el Procurador don Antonio Martínez Ortiz en nombre y representación de don Manuel Sánchez Bernal y de la entidad mercantil Sánchez Cano, S.A., debemos declarar y declaramos la nulidad de Registro de Propiedad Industrial, del modelo industrial número 97.150, con todas sus consecuencias legales, a nombre de la entidad demandada «Francisco Hernández Vidal, S.A.» con expresa imposición a dicha entidad demandada, las costas causadas en el presente procedimiento.

El Procurador doña María Luz Albácar Medina en representación de Francisco Hernández Vidal, S.A. ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete con apoyo en los siguientes motivos:

Por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestren la equivocación del Juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios, al amparo del número cuatro del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a la completa certeza (artículo mil doscientos cuarenta y nueve del Código Civil) del hecho base de la presunción que el Juzgador adopta, a saber que el demandante adquirió pocos meses después de la inscripción, el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, la fábrica Millows. con cuya maquinaria se fabrica el producto similar del demandado. Este hecho básico tiene dos partes, la primera: «que el demandante adquirió la fábrica Millows», y la segunda que se desdobla en dos: a) «con cuya maquinaria se fabrica el producto», lo cual no está probado, ya que sería para fabricar «caramelos» en términos generales, no el «modelo» litigioso. b) y una última parte «... con cuya maquinaria se fabrica el modelo similar al del demandado», que no está probado, que se está fabricando ahora con dicha maquinaria, ni tampoco que el fabricado «sea similar.» Basta la apreciación de la prueba de presunción judicial, el examen de los documentos que obran en autos para atacar la certeza del hecho base. La propia sentencia dice textualmente, al comentar la prueba: «a pesar de la tan inútil como abundante prueba practicada», por lo que se cumple el requisito de que no resulte contradicho por otros elementos probatorios al amparo del artículo mil seiscientos noventa y dos, cuarto, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Autorizado por el número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en infracción de las normas de ordenamiento jurídico, concretamente del artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, en cuanto al enlace que existe, según el Juzgador, entre el hecho base y el que se presume, asi como de la doctrina jursiprudencial sobre el mencionado artículo. En el caso que se considera probado el hecho básico: que con es maquinaria adquirida a Millows se fabricara el caramelo en cuestión, cree esta parte que es ilógico considerar probado por presunción el que si «Sánchez Cano, S.A.» fabrica ahora ese caramelo, Millows también lo fabricaba antes. Y es ilógico por las siguientes razones: a) En ningún momento la demandada ha alegado la novedad de los caramelos Marshmallows; lo que se discute no es la novedad sino la forma de los mismos. b) La demandante en su demanda se refiere a que «la maquinaria es especial para este tipo de caramelo», y esta maquinaria no afecta a la forma del caramelo. c) En el inventario mediante el cual el actor adquirió la fábrica Millows, no aparece la máquina que puede hacer Marshmallows, que son las «extrusadoras.» Dado que solamente estamos pensando en la forma del caramelo, es evidente que con la simple operación de cambiar la «boquilla» se cambia la forma de la masa que sale de la «extrusadora», y sobre la «boquilla» concreta no existe prueba alguna.

Autorizado por el número cinco del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del articulo doce del Estatuto de Propiedad Industrial y doctrina jurisprudencial recogida, entre otras, en las sentencias de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y siete, dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro y veinte de octubre de mil novecientos ochenta y dos. O las sentencias de veintiséis de mayo de mil novecientos setenta y cuatro indican que el que impugna la novedad del modelo industrial debe justificar la falta de novedad. La propia sentencia dice textualmente: «a pesar de la tan inútil como abundante prueba practicada.» Por esto, el informe del Abogado del Estado, entendiendo que no había prueba de la falta de novedad, solicitaba que se desestimara la demanda. Podemos afirmar que ni la parte demandante prueba, ni la sentencia concreta, si en la fecha de la solicitud de la inscripción existía la pretendida falta de novedad en el modelo industrial.

Autorizado por el número cinco del articulo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de la Jurisprudencia fijada en las sentencias del Tribunal Supremo de quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, treinta de enero de mil novecientos sesenta y siete y treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete, en cuanto a la semejanza o similitud de los modelos. Para apreciar esta semejanza, el Tribunal Supremo tiene en cuenta la naturaleza de los productos a los que se incorpora la creación de forma y a las creaciones de forma no se les exigen diferencias esenciales. Como se recoge en las sentencias antes señaladas de quince de diciembre de mil novecientos sesenta y sies, treinta de enero y treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete.

Admitido el recurso e instruidas las partes los autos se mandaron traer a la vista con las debidas citaciones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz. Fundamentos de Derecho

Se inició esta litis por demanda de don Manuel Sánchez Bernal y «Sánchez Cano, S.A.» contra la entidad «Francisco Hernández Vidal, S.A.», solicitando la nulidad de la inscripción de modelo industrial número noventa y siete mil ciento cincuenta-A, inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial a favor de la demandada, alegando sustancialmente que el mismo modelo carecía de novedad por haber sido utilizado, con anterioridad a su inscripción a favor de la demandada en dos de abril de mil novecientos ochenta y uno, por los demandantes y antes por otra entidad denominada sociedad anónima «Millows»; entidad ésta que trasmitió la maquinaria de fabricación del producto en cuestión, caramelos cilindricos estriados, a los demandantes el diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, a partir de cuya fecha se dice que empezaron a fabricar el mencionado producto. La sentencia recurrida estima íntegramente la demanda, ya que, según se afirmaa, al ser inscrito por la demandada venía ya siendo fabricado el producto que ampara por la entidad trasmitente de aquella maquinaria «Millows, S.A.», según deduce por presunción judicial de haber vendido tales útiles industriales a los demandantes.

El recurso interpuesto por la entidad demandanda apoya su primer motivo en el número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por error de hecho en la apreciación de la prueba, y en el segundo, con amparo en el número quinto del citado artículo procesal, por estimar que la Sala «a quo» ha deducido ilógicamente del hecho de haber sido adquirida la maquinaria por la actora en diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y uno que ya con anterioridad venía fabricando los caramelos controvertidos la entidad transmitente, y que, por consiguiente, su fabricación por la demandada carece de la novedad que exige la normativa vigente para la protección de los modelos industriales, y en definitiva ha sido infringido según el recurso el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil.

Ambos motivos deben ser estimados por las siguientes razones: a) En primer lugar cabe apreciar que ciertamente no existe un enlace preciso y directo según las reglas de criterio humano, para deducir la falta de novedad del producto discutido que fabrica la demandada, del mero hecho de que siete meses después de haber obtenido la demandada la protección registral mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial la entidad actora haya adquirido la maquinaria que, según se afirma, es la adecuada para producir la misma mercancía, ni del mismo hecho cabe deducir, a falta de toda otra prueba en autos, ni puesta de relieve por la sentencia recurrida, que con anterioridad se venía ya fabricando el mismo tipo de caramelo por la sociedad «Millows, S.A.». b) La parte actora y recurrida no ha acreditado, ni antes en el expediente administrativo ni ahora en este proceso, por medio de documentos sufiencientes al efecto, ni a través de otras pruebas, que viniese con anterioridad a la demandada fabricando y comerciando con el tipo de producto debatido, por tanto cabe afirmar que no ha cumplido el precepto legal que invoca en su demanda, contenido en el artículo ciento ochenta y ocho, número tercero, del Estatuto de la Propiedad Industrial, en el sentido de que el modelo impugnado carece de la condición de novedad, pues lo que deriva de los autos es que únicamente viene fabricando este producto la parte recurrida desde el año mil novecientos ochenta y tres, mientras que data de dos años, al menos, con anterioridad el tiempo en que lo fabrica la recurrente. La aplicación de dicho precepto ciento ochenta y ocho, tercero exige la prueba por el impugnante de la falta de novedad que alegó para pretender la nulidad de registro (sentencia de está Sala de uno de febrero de mil novecientos ochenta y cinco) prueba de que no logró en esta litis. c) Por último, y a mayor abundamiento, se deduce de lo actuado que únicamente la entidad recurrente tiene su modalidad de propiedad industrial inscrita en el Registro, y no lo tiene, en cambio, la entidad recurrida; por lo que evidentemente aquélla es la que goza de la protección registral deducida de los artículos siete y ciento sesenta y cinco del Estatuto de Propiedad Industrial, protección perfilada por la normativa mencionada y concretada al modelo industrial que tiene inscrito a su favor, con el derecho exclusivo, que determina el citado artículo ciento sesenta y cinco, de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre que recaiga; derecho que se otorgará sin perjuicio de tercero, según la correspondiente certificación; pero entendiendo sin duda que el posible derecho preferente del tercero (artículos doce y ciento sesenta y cinco del E.P.I.), ha de derivar de la propia regulación registral. por lo que, al no haberse probado que la entidad demandante tenga inscrito su derecho, no cabe comparación de ambos modelos, uno inscrito y otro no inscrito.

La estimación de los dos motivos indicados, basados uno en el número cuarto y otro en el quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento, permite a esta Sala, conforme al artículo mil setecientos quince, número tercero, de la misma Ley, resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparezca planteado el debate, que no son otros que, dada la resultancia probatoria conjunta efectuada en autos, la desestimación de la demanda, con imposición a la parte actora de las costas de la instancia, a tenor del artículo doscientos setenta, regla once, del Estatuto de Propiedad Industrial, y sin que proceda pronunciamiento especial en cuanto a las causadas en este recurso de casación, por lo que conforme al artículo mil setecientos quince, regla cuarta, de la Ley Procesal Civil, cada parte satisfará las suyas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,FALLAMOS: Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador doña María Luz Albácar Medina en nombre de «Francisco Hernández Vidal, S.A.», contra la sentencia de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y cinco dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Albacete, la que casamos y anulamos, y en su lugar declaramos no haber lugar a la demanda interpuesta por la representación de don Manuel Sánchez Bernal y de la entidad mercantil «Sánchez Cano, S.A.» contra la sociedad primeramente citada; a la que absolvemos de todos los pedimentos formulados en el escrito inicial. Todo ello con imposición de las costas causadas en la única instancia, y sin especial pronunciamiento en cuanto a las causadas en este recurso extraordinario.

ASI, por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Jaime Santos. José Luis Albacer. Antonio Carretero. Ramón López Vilas. Eduardo Fernández-Cid de Temes. Rubricados.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia el mismo día de su fecha por el Excmo. Sr. don Jaime Santos Briz, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Ponente en estas actuaciones, hallándose la misma celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario, certifico. Antonio Docavo.-- Rubricado.