STS, 11 de Noviembre de 2011

En el proceso contencioso-administrativo número 2999/2003, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, dicto sentencia de fecha 31 de enero de 2011 , cuyo fallo dice literalmente:

PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución referida en los antecedentes de esta sentencia por ser conforme a Derecho.

SEGUNDO.- No hacer expresa declaración sobre el pago de las costas causadas en el presente recurso.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de Don Jesús María recurso de casación, que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, tuvo por preparado mediante diligencia de ordenación de fecha 3 de marzo de 2011 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de Don Jesús María recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 19 de abril de 2011, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva tenerme por comparecido y parte en la representación que ostento, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones; y por interpuesto Recurso de Casación en su día preparado contra la Sentencia de treinta y uno de enero de dos mil once , dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, lo admita y, previos los oportunos trámites legales, dicte sentencia dando lugar al mismo, casando y anulando la resolución recurrida, decretando la inscripción de la solicitud de Marca 2.479.647 "INGLECOR", Clase 43 con los pronunciamientos que corresponda en Derecho.

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Por providencia de fecha 27 de mayo de 2011 se acordó admitió el recurso de casación.

Por diligencia de ordenación de 9 de junio de 2011 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado en escrito presentado el 6 de julio de 2011, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas .

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2. - El Procurador Don César Berlanga Torres, en representación de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., presentó escrito el 21 de julio de 2011, en el que expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

   Que teniendo por presentado el presente escrito, se tenga por admitido y se me tenga por OPUESTO, en la representación que ostento, al recurso de casación interpuesto por la representación de D. Jesús María , contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, Sección Tercera, de 31 de enero de 2011 , en el recurso 2999/2003 y, previos los trámites procesales oportunos, dicte en su día sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto y, confirmando íntegramente la mencionada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sic), y todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.

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Por providencia de fecha 20 de septiembre de 201a, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 8 de noviembre de 2011, fecha en que tuvo lugar al acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto del presente recurso de casación que enjuiciamos la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 31 de enero de 2011 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 25 de septiembre de 2003, que desestimó el recurso formulado contra la resolución precedente de 20 de febrero de 2003, que acordó denegar el registro de la marca nacional número 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa), para amparar servicios comprendidos en la clase 43 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia.

La Sala de instancia fundamenta la decisión de desestimación del recurso contencioso-administrativo, sustancialmente, con base en las siguientes consideraciones jurídicas:

[...].- Como se alega por la parte codemandada, ésta es titular de diversas marcas que tienen la cualidad de renombradas, tales como Hipercor, Opencor, Spercor, Bricor, Telecor, Megacor y Minicor, teniendo todas ellas como componente común la sílaba "cor", indicativa de su pertenencia a esa familia de marcas que derivan de Corte (El Corte Inglés) de suerte que la admisión de la marca Inglecor podría sugerir en el potencial cliente la creencia de que el establecimiento del recurrente pertenece también a la misma titularidad quedando impregnada de los estándares de calidad que le son propias, máxime si se tiene en cuenta que la empresa codemandada también tiene como objeto social el servicio de restauración. Como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de abril de 2007 , esta respuesta resultaría acorde con la doctrina constante de ese Tribunal sobre la interpretación del referido artículo 12 y de la noción de "notoriedad" en cuanto factor que debe ser entendido como generador de un mayor deber de protección que impida el aprovechamiento indebido de la reputación de que gocen las marcas renombradas y notorias .

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María , se articula en la formulación de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En la exposición del primer motivo de casación, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, la defensa letrada de la parte recurrente denuncia que la sentencia recurrida vulnera claramente el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en cuanto que incurre en error en la comparación de los signos enfrentados, pues no tiene en cuenta que la denominación "INGLECOR", constituida por un sólo vocablo, no tiene significado alguno, y que, desde una visión de conjunto, presenta suficientes diferencias denominativas, gráficas y conceptuales o semánticas con las marcas obstaculizadoras de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., "EL CORTE INGLÉS", "HIPERCOR", "OPENCOR", "SUPERCOR", "BRICOR", "TELECOR" "MEGACOR", "MINICOR", "PUNTOCOR" y "SUPRACOR", lo que evita el riesgo de confusión y de asociación.

Se aduce, en relación con la coincidencia aplicativa, que la empresa EL CORTE INGLÉS, no tiene abierta al público ninguna cafetería independiente de su establecimiento, lo que excluye que se pueda producir confusión entre los signos confrontados sobre el origen empresarial.

El segundo motivo de casación, sustentado en la infracción de la jurisprudencia aplicable en relación con el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas , por cuanto la sentencia recurrida vulnera la doctrina jurisprudencial sobre el examen comparativo pormenorizado de los elementos que componen los signos confrontados, que propugna que necesariamente hay que atender al examen de conjunto, sin mutilar la totalidad representativa, mediante la segregación de los aspectos denominativos y gráficos, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

En el desarrollo de este segundo motivo de casación se aduce que la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia del Tribunal Supremo formulada respecto de la protección de las marcas notorias, que establece «que hay casos en que precisamente la notoriedad de la marca evita la confusión con aquellas otras que guardan algún parecido» (sic).

Sobre la pretensión de inadmisión del recurso de casación deducida por la representación procesal de la parte recurrida EL CORTE INGLÉS, S.A.

La pretensión de que se declare la inadmisión del recurso de casación, deducida por la defensa letrada de la parte recurrida EL CORTE INGLÉS, S.A. en su escrito de oposición, por intentar la parte recurrente, mediante la formulación del recurso de casación, que se revise, por esta Sala jurisdiccional del Tribunal Supremo, la valoración de la prueba realizada por la Sala de instancia, no puede ser acogida, en cuanto que constatamos que el escrito de interposición contiene una crítica razonada de las infracciones del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia en que había incurrido el Tribunal a quo, en relación con la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que transciende de la vulneración de las reglas de la sana crítica establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En este sentido, no resulta ocioso recordar la doctrina formulada por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 7 de junio de 2005 (RC 2775/2002 ), 22 de septiembre de 2009 (RC 889/2007 ), y 4 de octubre de 2010 (RC 465/2008 ), en las que nos hemos pronunciado sobre el alcance y significado de los presupuestos formales que condicionan la viabilidad del recurso de casación, debido a su naturaleza de recurso extraordinario, con el objeto de preservar la función revisora de este Tribunal Supremo, puesto que la actividad casacional se circunscribe al caso resuelto y a la interpretación del Derecho aplicable que haya sido relevante para la decisión judicial, en estos términos:

« El artículo 92.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, prescribe como requisito formal, cuya carga corresponde a la parte recurrente, que el escrito de interposición del recurso de casación exponga razonablemente el motivo o motivos en que se ampara, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas, de modo que el incumplimiento de estos presupuestos puede dar lugar a la inadmisibilidad del recurso como establece el artículo 93.2 b) de la referida Ley procesal, o a su desestimación por apreciar que el recurso de casación carece de fundamento.

Estos deberes procedimentales que exigen al recurrente cumplimentar con rigor jurídico los requisitos formales que determinan el contenido del escrito de interposición descansan en la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, que, según de forma unánime y reiterada viene sosteniendo esta Sala, como se refiere en la sentencia de 15 de julio de 2002 (RC 5713/1998 ), interesan las siguientes directrices jurisprudenciales:

a) Que la naturaleza del recurso de casación es la de un recurso extraordinario, sólo viable por motivos tasados y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del ordenamiento jurídico mediante la doctrina que, de modo reiterado, establezca este Tribunal al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre o los principios generales del derecho, - artículo 1.6º del Código Civil -. No es, por consiguiente, un recurso ordinario, como el de apelación, que permite un nuevo total examen del tema controvertido desde los puntos de vista fáctico y jurídico, sino un recurso que sólo indirectamente, a través del control de la aplicación del derecho que haya realizado el Tribunal " a quo " resuelve el caso concreto controvertido. No puede ser, y no lo es, pues, suficiente el vencimiento para abrir la entrada a un recurso de casación, como sucede en el ámbito de otros medios de impugnación de resoluciones judiciales, en concreto la apelación.

b) Siendo por tal naturaleza, de motivos tasados, y no estableciéndose como motivo de casación el de "error de hecho en la apreciación de la prueba", una, también, consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala declara que cuando de resolver un recurso de casación se trata, este Tribunal ha de basarse siempre en los hechos que el Tribunal de Instancia haya declarado probados, salvo que las conclusiones alcanzadas por aquel hayan sido combatidas correctamente por infringir normas o jurisprudencia o principios generales del derecho al valorar las pruebas, o se hubiesen establecido tales conclusiones de manera ilógica, irracional o arbitraria.

Debe, asimismo, manifestarse que los deberes procesales que exige la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa a la parte recurrente están indicados para preservar el derecho a un proceso con todas las garantías en que se respeten los principios de bilateralidad y contradicción que garantiza el artículo 24.2 de la Constitución, porque la formalización de escritos en que no se expresen con el necesario rigor jurídico los motivos en que se funde el recurso de casación puede impedir el adecuado ejercicio del derecho a defensa de las partes opositoras .

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Por ello, estimamos que el pronunciamiento sobre la admisión del recurso de casación es plenamente congruente con el derecho de acceso a los recursos, que se integra en el contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución, porque, como se desprende de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en las sentencias 105/2006, de 3 de abril , 265/2006, de 11 de septiembre , 22/2007, de 12 de febrero , 246/2007, de 10 de diciembre , 33/2008, de 25 de febrero y 27/2009, de 26 de enero , el derecho a la revisión de las resoluciones jurisdiccionales, dejando a salvo el ámbito del orden jurisdiccional penal, en que se garantiza el derecho a la doble instancia, es un derecho de configuración legal en el que no resulta aplicable con la misma intensidad el principio pro actione, que comporta obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en derecho sobre la revisión deducida de la resolución judicial, y que impone al juez o tribunal, para garantizar la concretización expansiva de este derecho fundamental, una interpretación razonable y no arbitraria de los presupuestos y cláusulas procesales de admisión del recurso de casación, que es de naturaleza extraordinaria, y está sometido -según se recuerda- a rigurosos requisitos, incluso de naturaleza formal, que no suponga una aplicación rigorista, excesivamente formal, o desproporcionada en relación con los fines que preserva el proceso casacional, de modo que la declaración de inadmisión sólo puede fundarse en la concurrencia de una causa legal, basada en la aplicación de un precepto concreto de la ley procesal, que a su vez sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental de tutela, adoptada en la observancia de estos fundamentos hermenéuticos constitucionales.

Sobre el primer y el segundo motivos de casación: la alegación de infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia aplicable.

El primer y el segundo motivos de casación, que examinamos conjuntamente, deben ser rechazados, pues consideramos que la Sala de instancia ha realizado una aplicación presidida por los cánones hermenéuticos de la racionalidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que estipula que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», y que se revela acorde con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, al apreciar, desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, la existencia de similitud denominativa, fonética y conceptual, debido a la notoriedad y renombre de las marcas de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., que derivan del término "CORTE", que puede inducir al público a asociar la marca novel número 2.479.647 "INGLECOR", que distingue servicios de cafetería en clase 43, con los servicios ofrecidos por dicha Cadena Comercial, que, asimismo, detenta servicios de restauración.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comparte el criterio del Tribunal de instancia, en el extremo que estima la incompatibilidad de la marca nacional aspirante número 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa), que designa servicios de cafetería en la clase 43, con la familia de marcas nacionales oponentes prioritarias número 1.815.547 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.815.572 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.757.168 "EL CORTE INGLÉS", en clase 42; número 1.815.682 "HIPERCOR", en clase 42; número 2.279.646 "OPENCOR", en clase 42; número 2.090.608 "SUPERCOR", en clase 42; número 1.950.251 "TELECOR", en clase 35; número 1.972.063 "BRICOR", en clase 42; número 1.971.751 "MEGACOR", en clase 42; número 1.133.183 "MINICOR", en clase 39; número 2.279.730 "PUNTOCOR", en clase 42; y número 2.279.688 "SUPRACOR", en clase 42, en cuanto que descartamos que haya incurrido en un manifiesto error en la comparación de los signos confrontados. En este sentido, observamos que la Sala de instancia ha realizado el análisis comparativo concerniente al riesgo de confundibilidad de las marcas enfrentadas conforme a las reglas de la experiencia y del buen sentido, apreciando la existencia de semejanza significativa en los elementos denominativo, fonético y conceptual en los signos confrontados, examinados desde la visión global o de conjunto que produce su percepción en el consumidor medio, que origina riesgo de confusión y riesgo de asociación, y valorando la coincidencia aplicativa, al distinguir servicios relacionados con el sector de la restauración.

Por ello, sostenemos que la fundamentación de la sentencia recurrida es conforme con la doctrina de esta Sala jurisdiccional, expuesta en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, determina que los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, pues toma en consideración tanto el parecido de los signos confrontados, que todos ellos incluyen el término "COR" derivado de "CORTE", como la coincidencia aplicativa teniendo en cuenta, además, la notoriedad de las marcas obstaculizadoras de la mercantil EL CORTE INGLÉS, que obliga a extremar el rigor comparativo con el objeto de evitar que se produzca dilución del prestigio de las marcas prioritarias.

El criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas, según dijimos en la sentencia de esta Sala de 5 de noviembre de 2007 (RC 4957/2005 ), es el de que la comparación debe realizarse con una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica o conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, no ha sido ignorado por la Sala de instancia, como aduce la recurrente, puesto que la conjunción de los términos "INGLE" y "COR", que componen la marca aspirante, producen en el público la percepción de que puede tratarse de servicios vinculados a EL CORTE INGLÉS.

A estos efectos, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores, que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia, que ha atendido de forma ponderada a intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación, debido a la falta de fuerza distintiva de la denominación "INGLECOR" para designar servicios en el sector de la cafetería, en relación con la familia de marcas registradas por EL CORTE INGLÉS, de lo que resulta irrelevante el argumento de que EL CORTE INGLÉS no ofrece en sus establecimientos un servicio de cafetería independiente, debido a la función indicadora del origen empresarial de los servicios que distingue la marca.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuya consagración como principio rector del Derecho de marcas se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador, que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, afirmamos en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos . » .

Esta conclusión jurídica que alcanzamos, determinante de la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas, permite rechazar el segundo motivo de casación articulado, fundado en la infracción de la jurisprudencia aplicable, pues apreciamos que el pronunciamiento de la Sala de instancia no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003 , el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino sólo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, de modo que, en el supuesto enjuiciado, resulta evidente la falta de fuerza individualizadora del distintivo "INGLECOR", en relación con las marcas obstaculizadoras de EL CORTE INGLÉS, que gozan de notoriedad en el ámbito de los servicios relacionados con la distribución comercial y servicios conexos de cafetería y restauración.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003 , dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos .

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En último término, procede desestimar la alegación formulada por la Entidad recurrente de que la Sala de instancia vulnere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, con referencia a la protección de las marcas notorias, se sintetiza en la sentencia de 11 de noviembre de 2005 (RC 372/2003 ), al apreciarse que el Tribunal sentenciador, como hemos expuesto, ha valorado de modo adecuado el renombre de las marcas prioritarias opuestas vinculadas a la familia de marcas de titularidad de EL CORTE INGLÉS y su prestigio general y su notoriedad en el sector de la distribución comercial y servicios conexos.

Cabe referir que el artículo 3 de la nueva Ley dispensa una protección específica a la marca notoria reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse, y anular, las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada. Así lo dispone el apartado segundo del citado artículo 3 cuando confiere al "usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados" la acción de anulación de una marca ya registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria (siendo irrelevantes, a los efectos que aquí interesan, el resto de determinaciones del precepto sobre el plazo de ejercicio de la acción y la preceptiva solicitud simultánea del registro de su marca).

En buena lógica, esta protección dispensada por la Ley 32/1988 al titular extrarregistral de la marca notoriamente conocida no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando ésta accede al registro o figuraba ya en él. A partir de su inscripción, por lo tanto, la marca notoriamente conocida cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma. La prohibición relativa inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1998 queda modulada, pues, en el sentido que acabamos de exponer, cuando la marca precedente tiene el carácter de notoriedad derivado de los requisitos (conocimiento notorio en España por parte de los sectores afectados) que la nueva Ley contempla.

Es cierto que la Ley 32/1988 no llegó a potenciar la protección de la marca notoria en el sentido que, más tarde, haría la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas . Esta última ley, inspirada en el designio de reforzar aun más la protección de las marcas notorias (y de las renombradas), entendiendo por notorias aquellas conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, dispuso que, una vez registradas, serían objeto de protección por encima del principio de especialidad. En su virtud, el registro previo de una marca notoria impide ahora registrar cualquier signo idéntico o semejante también para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si con la utilización del signo realizada sin justa causa se puede indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

Incluso sin esta protección ultrarreforzada que sólo a partir de la Ley 17/2001 ha tomado carta de naturaleza, esto es, colocándonos en el momento temporal al que se refiere el presente litigio, vigente la Ley 32/1988, los preceptos de ésta no se compadecen ya con la doctrina jurisprudencial en la que se inspira esta parte del motivo de casación, doctrina que debe reputarse superada por la nueva norma legal.

Asimismo, procede advertir que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte de los destinatarios de los sectores afectados no puede servir para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra, en cuyo distintivo la Sala de instancia aprecie la ausencia de elementos diferenciadores suficientes.

Cabe concluir, acogiendo los razonamientos de la Sala de instancia, que la marca nacional aspirante número 2.479.647 "INGLECOR" (denominativa), que distingue servicios de la clase 43, es incompatible con las marcas prioritarias opuestas de titularidad de la mercantil EL CORTE INGLÉS, S.A., al no ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para no inducir a confusión en el mercado, dada la coincidencia de que las marcas se refieren a servicios similares, y a que se deduce que se genera dilución o debilitamiento de las marcas prioritarias.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 31 de enero de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2999/2003 .

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Jesús María contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de 31 de enero de 2011, dictada en el recurso contencioso-administrativo 2999/2003 .

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Pedro Jose Yague Gil.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.