STS, 2 de Julio de 2008

PonenteJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
ECLIES:TS:2008:3550
Número de Recurso78/2006
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 2 de Julio de 2008
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Julio de dos mil ocho.

VISTO el recurso de casación número 78/2006, interpuesto por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, en representación de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD, con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de noviembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 788/2003, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 2002, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.281.536 "PIPAS NIKE", que ampara productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2000. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 788/2003, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 10 de noviembre de 2005, cuyo fallo dice literalmente:

FALLAMOS: Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo núm. 788/2003, interpuesto por la Procuradora Dª Mª Isabel Campillo García, en nombre y representación de NIKE INTERNATIONAL LTD., contra la resolución de la OEPM de 28 de diciembre de 2002, estimando el recurso de alzada presentado contra la resolución anterior de fecha 20 de diciembre de 2000, concedió la marca nacional "PIPAS NIKE", 2.281.536, para productos de la clase 29. Sin costas.

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SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD recurso de casación que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 12 de diciembre de 2005 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de enero de 2006, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

Que teniendo por presentado, en tiempo forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe este en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la concesión del registro de marca nº 2.281.536 "PIPAS NIKE" (denominativa) en clase 29 y disponiendo la denegación de dicha solicitud.

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CUARTO

Por Providencia de fecha 28 de marzo de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 19 de abril de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 1 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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SEXTO

Por providencia de fecha 24 de abril de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 25 de junio de 2008, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

El presente recurso de casación se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de noviembre de 2005, que desestimó el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD, contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.281.536 "PIPAS NIKE", que ampara productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2000.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de compatibilidad de la marca número 2.281.536 "PIPAS NIKE", que distingue productos en la clase 29 (pipas de girasol), con la marca oponente número 1.519.018 "NIKE" (gráfica), que ampara productos en la clase 29 (frutas frescas), con base jurídica en la aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretado conforme a la doctrina de esta Sala, expuesta en la sentencia de 3 de abril de 2003, en la apreciación de la existencia de diferencias denominativas, fonéticas y gráficas, y la distinción de los productos reivindicados, que hace imposible su confusión, considerando que la notoriedad de la marca prioritaria oponente no tiene eficacia en este proceso, al vincularse a otra clase de productos que no guardan relación con los amparados por la marca aspirante, según se razona, en el fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

La demandante ha venido exponiendo en vía administrativa y en el escrito de demanda, lo que en su opinión constituye clara confundibilidad de los distintivos, por su similitud, denominativa, gráfica, fonética e ideológica así como la absoluta coincidencia de clases y producto y estima que, ante ello, existe incompatibilidad entre las denominaciones PIPAS NIKE (objeto de la marca impugnada) y NIKE (marca esta perteneciente a la demandante).

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 12.1 invocado por la entidad demandante lo que ha de examinarse, en primer lugar, es si existe identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre sus marcas y la impugnada. Nada mejor para ello que comparar los distintivos de ésta con el de la marca de la actora para productos de la misma clase, que son los siguientes:

El distintivo impugnado es PIPAS NIKE

El distintivo de la marca prioritaria 1.519.018 es: NIKE

Se puede apreciar que tienen una palabra común que es la de NIKE, pero que la impugnada lleva con ella otra palabra muy explicativa como es la de "PIPAS", además de no coincidir el gráfico prioritaria con el distintivo de la nueva marca. No cabe duda que al ser la marca para "pipas de girasol", está tal denominación en íntima conexión con la marca concedida.

Por otro lado, la marca de la entidad recurrente, aunque es notoria, no tiene tal notoriedad para productos como los amparados por la marca que se impugna, pues todo el mundo la liga a objetos distintos a "pipas de girasol". De esa forma, la notoriedad aquí no produce efecto alguno.

Los productos de la marca prerregistrada son frutas frescas que nada tiene que ver con pipas de girasol y que, en muchísimos casos, incluso se venden en establecimientos comerciales distintos.

Es más, en el mismo sentido se pronunció la Sala 3ª del Tribunal Supremo que en sentencia de 3/4/2003, precisamente ante recurso de casación interpuesto por el uso de la palabra NIKE, dijo que "lo verdaderamente diferenciativo en las marcas es la denominación que acompaña al gráfico para comparar la identidad fonética, y en el caso presente la marca aspirante es Baby Jordan Nike, que unido a las diferencias gráficas de ambas marcas, hace imposible la confusión entre ellas, otorgándole a la marca aspirante una diferencia fonética y gráfica para que no exista posible confusión y puedan convivir pacíficamente en el Registro".

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD se articula en la exposición de dos motivos de casación.

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, denuncia que la sentencia recurrida infringe las normas del ordenamiento jurídico, en relación con lo dispuesto en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por no tomar en consideración la similitud de los signos enfrentados, que es susceptible de provocar riesgo de confusión y riesgo de asociación en el público consumidor.

El segundo motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de esta jurisdicción, imputa a la sentencia recurrida quebrantamiento de las normas esenciales reguladoras de la sentencia, por incurrir en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre la aplicabilidad al registro de la marca impugnada de la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ni sobre la inclusión en la prohibición del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, puesto que la marca aspirante resulta confundible con el nombre comercial "NIKE".

CUARTO

Sobre el segundo motivo de casación: la infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede estimar la prosperabilidad del segundo motivo de casación articulado por la representación procesal de las Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD, puesto que consideramos que la Sala de instancia infringe las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», institucionalizando el principio procedimental de congruencia de las resoluciones judiciales en el orden contencioso- administrativo, en relación con lo dispuesto en el artículo 33 del referido cuerpo legal, en cuanto que elude pronunciarse sobre una de las cuestiones sustanciales planteadas en la formulación de los motivos de impugnación deducidos para combatir la legalidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, concerniente a los derechos adquiridos que posee la entidad mercantil sobre el distintivo "NIKE", que identifica su nombre comercial, al amparo de la protección jurídica que se infiere de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, en la medida en que resulta confundible con la marca aspirante.

En efecto, la lectura de la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida, que hemos transcrito, permite comprobar que la Sala de instancia no da respuesta explícita a la aplicación de la prohibición de registro que se infiere del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, que establece que el nombre comercial será protegido en todas los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, que se había invocado con la finalidad de impedir el registro de la marca aspirante número 2.281.536 "PIPAS NIKE", cuyo elemento más característico coincide plenamente con el distintivo del nombre comercial "NIKE" registrado en el extranjero, sin que se deduzca que la Sala de instancia haya desestimado tácitamente este motivo de impugnación.

En este sentido, procede recordar que, según una reiterada y consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, que se reitera, sustancialmente, en la sentencia constitucional 44/2008, de 10 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

Según dijimos en nuestra STC 52/2005, de 14 de marzo, "forma parte de la jurisprudencia sentada por este Tribunal sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que determinados supuestos de falta de respuesta judicial a las cuestiones planteadas por las partes en el proceso constituyen denegaciones de justicia en sentido propio y aparecen por ello vedadas por el art. 24.1 CE. Tal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva con trascendencia constitucional se produce, en esencia, cuando una pretensión relevante y debidamente planteada ante un órgano judicial no encuentra respuesta alguna, siquiera tácita, por parte de éste. No es el nuestro en tales casos un juicio acerca de 'la lógica de los argumentos empleados por el juzgador para fundamentar su fallo', sino sobre el 'desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones de las partes' (SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Como recordaba recientemente la STC 8/2004, de 9 de febrero, se trata de 'un quebrantamiento de forma que... provoca la indefensión de alguno de los justiciables alcanzando relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia' (FJ 4).

a) En la lógica de la cuestión fundamental no resuelta por el órgano judicial, constituye el primer requisito de la incongruencia omisiva que infringe el art. 24.1 CE el de que dicha cuestión fuera 'efectivamente planteada ante el órgano judicial en momento procesal oportuno' (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2 ).

b) Debe reseñarse, en segundo lugar, que no se trata de cualquier cuestión, sino, en rigor, de una pretensión, de una petición que tiene lugar en el proceso en virtud de una determinada fundamentación o causa petendi. Como subrayaban las SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero, 'el juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre' (FJ 3 en ambas).... [La constricción de la incongruencia omisiva relevante a la que tiene por objeto la pretensión procesal distingue estos supuestos de los que se suscitan por falta de respuesta a las alegaciones no sustanciales con las que se quiere avalar las pretensiones. Estos últimos supuestos no deben analizarse desde la perspectiva de la inexistencia de respuesta judicial, sino desde la menos rigurosa de la motivación de la misma...

c) Obvio es decir que el tercero de los requisitos de la incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva es la falta de respuesta del órgano judicial a la pretensión debidamente planteada por una de las partes en el proceso. Tal falta de respuesta no debe hacerse equivaler a la falta de respuesta expresa, pues los requisitos constitucionales mínimos de la tutela judicial pueden satisfacerse con una respuesta tácita, análisis éste que exigirá una cuidadosa y particularizada atención al tenor de la resolución impugnada (por todas, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 ). Para poder apreciar la existencia de una respuesta tácita tal -y, con ello, de una mera omisión sin trascendencia constitucional- 'es necesario que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida sino, además, los motivos fundamentadores de la respuesta tácita' (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4; 141/2002, de 17 de junio, FJ 3 ). En tal sentido 'no se produce incongruencia omisiva prohibida por el art. 24.1 de la Constitución, cuando la falta de respuesta judicial se refiera a pretensiones cuyo examen venga subordinado a la decisión que se adopta respecto de otras pretensiones que, siendo de enjuiciamiento preferente, determinen que su estimación haga innecesario o improcedente pronunciarse sobre éstas, como ocurre en el ejemplo típico de estimación de un defecto formal que impida o prive de sentido entrar en la resolución de la cuestión de fondo' (STC 4/1994, de 17 de enero, FJ 2 )" (FJ 2)

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Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación o a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

... debemos considerar que en todo proceso contencioso-administrativo la demanda incorpora necesariamente una pretensión en relación con la actuación administrativa impugnada (sea de declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico, de anulación del acto o resolución, de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y adopción de medidas para su pleno restablecimiento, de condena o de cese de una actuación material, ex arts. 31 y 32 de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativa: LJCA). Cualesquiera que sean, las pretensiones han de fundamentarse en concretos motivos aducidos en defensa de la ilegalidad de la actuación administrativa; pudiendo contraponer las partes demandadas, a su vez, motivos de oposición a las pretensiones. Finalmente, los motivos de impugnación o de oposición han de hacerse patentes al órgano judicial mediante las necesarias argumentaciones jurídicas.

Las anteriores consideraciones cobran particular relevancia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la cual es su propia norma reguladora la que ordena a los Tribunales de esta jurisdicción que fallen no sólo «dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes» sino dentro también «de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición» (art. 33.1 LJCA ). Como afirmamos en la STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 ), en el proceso contencioso-administrativo adquieren especial relevancia los motivos aducidos para basar la ilegalidad de la actuación administrativa (en el mismo sentido, las SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 ).

Ahora bien, frente a la estricta vinculación del juzgador a las pretensiones de las partes, por el contrario su vinculación es sólo relativa en relación con los motivos de impugnación u oposición, pues el órgano judicial dispone de la facultad de introducir en el debate procesal motivos no apreciados por las partes, ya sea en el trámite de la vista o conclusiones (art. 65.2 LJCA ) o en el momento de dictar sentencia (art. 33.2 LJCA ), a salvo la prohibición de que el órgano judicial lleve a cabo por sí mismo la subsunción de los hechos bajo preceptos legales seleccionados por él ex novo con el objeto de mantener una sanción administrativa (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4.c).

[...]

c) Por último, cuanto antecede no comporta que el Juez esté constreñido por las alegaciones y razonamientos jurídicos de las partes. A salvo las particularidades de las normas sancionadoras, el principio procesal plasmado en los aforismos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocadas por los litigantes, pudiendo así recurrir a argumentaciones jurídicas propias distintas de las empleadas por las partes, si conducen a aceptar o rechazar las pretensiones deducidas o los motivos planteados por las mismas (desde la inicial STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 )

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La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta al caso litigioso examinado, promueve la declaración de que la Sala de instancia incurre en incongruencia omisiva o ex silentio, al constatarse que la fundamentación de la sentencia recurrida no responde de forma precisa y pormenorizada a los argumentos jurídicos planteados en la demanda, en relación con la aplicación del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, al limitarse a considerar la inaplicabilidad de la prohibición de registro contemplada en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

Resulta adecuado señalar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del principio de congruencia, que se engarza en el deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003 ):

El derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales que garantiza el artículo 24 de la Constitución, engarzado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y que constituye el marco constitucional integrador del deber del juez de dictar una resolución razonable y motivada que resuelva en derecho las cuestiones planteadas en salvaguarda de los derechos e intereses legítimos que impone el artículo 120 de la Constitución, exige, como observa el Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero, acogiendo las directrices jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994, Caso Hiro Balani contra España y Caso Ruíz Torija contra España), la exposición de un razonamiento suficiente, aunque no obligue al juez a realizar una exhaustiva descripción del proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido ni le impone un concreto alcance o intensidad argumental en el razonamiento, de modo que el juez incurre en incongruencia cuando efectúa razonamientos contradictorios o no expresa suficientemente las razones que motivan su decisión, pero no cuando se puede inferir de la lectura de la resolución jurisdiccional los fundamentos jurídicos en que descasa su fallo.

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Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997 ), «el cumplimiento de los deberes de motivación y de congruencia se traduce, en síntesis, en una triple exigencia: de un lado, la exteriorización de un razonamiento que, siendo jurídico, por discurrir sobre aquello que en Derecho pueda ser relevante, se perciba como causa de la decisión a la que llega el juzgador; de otro, la extensión de tal razonamiento, explícita o implícitamente, a las cuestiones que, habiendo sido planteadas en el proceso, necesiten ser abordadas por depender de ellas la decisión; y, en fin, una decisión cuyo sentido abarque, inequívocamente, todas las pretensiones deducidas.».

En aplicación de esta reiterada doctrina jurisprudencial, debemos concluir el examen del segundo motivo de casación reconociendo que la Sala de instancia no ha respetado el principio de congruencia, en cuanto que observamos que su fundamentación adolece de la falta de contestación al planteamiento de la causa petendi respecto de la aplicación de la prohibición de registro que se desprende del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.

En consecuencia, al estimarse el segundo motivo de casación formulado, procede declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de noviembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 788/2003, que casamos.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 c) y d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, asumiendo las funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, procede conocer de los motivos de impugnación deducidos en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.281.536 "PIPAS NIKE", que ampara productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2000.

QUINTO

Sobre los motivos de nulidad de la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 2002.

El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, debe ser estimado por las siguientes razones jurídicas:

  1. - La resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurrida ha inaplicado la prohibición de registro contemplada en el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas «los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», en cuanto que no valora la existencia de similitud denominativa y fonética entre la marca aspirante número 2.281.536 "PIPAS NIKE", que ampara productos en la clase 29 (pipas de girasol), con las marcas prioritarias oponentes números 1.519.018, 1.519.019 y 1.519.622, que contienen el distintivo "NIKE", que amparan productos en las clases 29, 30 y 32, y la relación de afinidad de los productos reivindicados, cuya distribución coincide en los mismos sectores comerciales de la alimentación, que genera, dado el renombre de las marcas obstaculizadoras, riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre el origen empresarial.

    En efecto, el juicio comparativo de las marcas enfrentadas, atendiendo a los criterios hermenéuticos formulados por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), en las que se sostiene que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, tener en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado, y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, promueve la declaración de su incompatibilidad, porque la inclusión en la marca aspirante del distintivo "NIKE", coincidente con los de las marcas oponentes, en razón del renombre alcanzado, además de en la fabricación de prendas y calzados deportivos, en la promoción de eventos deportivos, evidencia que se genera riesgo de asociación.

    Procede, además, significar que, en este supuesto, en razón de la naturaleza de los productos reivindicados -productos alimenticios y pipas de girasol- y las condiciones objetivas de su comercialización, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

    En este sentido, estimamos que el Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas incurre en error jurídico al descartar implícitamente que el nuevo signo sea susceptible de confusión o asociación con las marcas obstaculizadoras anteriores, en la medida en que no se preservan las funciones esenciales que asegura el Derecho de marcas de proteger al empresario titular de las marcas prioritarias, que goza de reputación global en la producción de productos relacionados con la práctica de los deportes, frente a competidores que pretendan indebidamente aprovecharse del crédito ajeno, y no tiene en cuenta que el consumidor que adquiera productos alimenticios bajo el amparo del distintivo "NIKE", no puede distinguir sin dificultad la identidad de origen empresarial de los productos ofrecidos.

    Consideramos que el grado de similitud denominativa entre las marcas enfrentadas debido al carácter distintivo de la denominación original o de fantasía "NIKE", apreciable en una visión de conjunto de los signos confrontados, que no se debilita por la inclusión en la marca aspirante del término descriptivo "PIPAS", y el grado de afinidad de los productos ofrecidos por dichas marcas, suscita riesgo de evocación respecto del origen empresarial común, lo que resulta relevante para declarar la incompatibilidad de las marcas en conflicto, conforme al test elaborado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 1999 ), para examinar el riesgo de confusión que puede provocar la convivencia entre marcas, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida desconoce esta directiva jurisprudencial, que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

    Por ello, la conclusión jurídica del Director General de la Oficina registral, al conceder el registro de la marca aspirante, entendemos que contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al limitarse a valorar si concurre la prohibición absoluta establecida en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, sin tomar en consideración si resulta confundible con las marcas oponentes caracterizadas por la utilización del distintivo "NIKE" y si resulta de aplicación la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de aprovechamiento de la reputación del signo anterior.

    Cabe significar que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos, que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial, y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.

  2. - Consideramos, asimismo, que la resolución administrativa recurrida ha infringido el principio jurídico de protección reforzada atribuida a la marca renombrada, cuyo enunciado se desprende de la prohibición contemplada en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece que «no podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados», puesto que incurre en error de derecho al no tomar en consideración el elevado carácter distintivo de las marcas prioritarias en cuya configuración se incluye la denominación "NIKE" -números 1.615.024, 1.519.632 y 2.065.796-, que, no obstante amparar distintos servicios en las clases 38 y 42, origina que los consumidores puedan creer que los productos pipas de girasol reivindicados por la marca solicitada número 2.281.536 "PIPAS NIKE", están relacionados con los productos fabricados y distribuidos por NIKE INTERNATIONAL LTD, que tienen renombre en los ámbitos de fabricación de prendas y calzado deportivo y complementos de toda clase, relacionados con el disfrute de eventos de esa naturaleza, de modo que su registro produce la obtención de un beneficio o ventaja desleal para el solicitante.

    En efecto, cabe acoger la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de esta Sala de 20 de diciembre de 2004 (RC 1315/2002 ), que reconoce la protección jurídica reforzada de aquellos signos que identifiquen a marcas renombradas, que determina la aplicación de la prohibición relativa contemplada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, frente al registro de aquellas denominaciones que, por su estructura lingüística idéntica o semejante, evocan los productos o servicios designados por las marcas prioritarias, generando riesgo de confusión en el mercado y riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común, que quiebra el principio de especialidad y promueve extremar el rigor comparativo con el objeto de garantizar que no se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria, con base en los siguientes razonamientos:

    Partiendo de que el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca), esa asociación se transforma, como ha puesto de relieve la doctrina, en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwil). Por ello la finalidad de la capacidad diferenciadora de la marca no sólo va dirigida, como dice la propia Exposición de Motivos de la Ley de Marcas, a garantizar que constituya instrumento eficaz y necesario de la política empresarial sino que también supone un importante mecanismo para la protección de los consumidores, que se proyecta, como dijimos en la sentencia de 12 de Diciembre de 2.003, en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros, en razón de esa representación.

    A estos efectos, y en relación con la argumentación de la actora, se hace fundamental la distinción entre marca notoria y marca renombrada. Una marca es notoria cuando es ampliamente conocida dentro del sector del mercado al que pertenecen los bienes o servicios distinguidos por ella. La marca renombrada, en cambio, es aquella que es ampliamente conocida por el público en general y no sólo dentro del sector del mercado al que los productos o servicios pertenecen. La marca renombrada viene a ser así una especie del género "marca notoria" pues, además del conocimiento por el público al que se dirige, suscita en el público en general la idea de los productos o servicios diferenciados con la marca.

    En la vigente Ley de Marcas, su artículo 3º dispensa una protección específica a la marca notoria, reconociendo la facultad de su titular extrarregistral para enfrentarse y anular las marcas registradas posteriores en el tiempo a la suya previamente usada, protección que obviamente no puede verse disminuida, sino al contrario, cuando esta accede al registro o figura ya en el. Y aunque no parece establecerse una específica protección, desde el punto de vista puramente registral de la marca renombrada (una alusión a ella puede verse en el artículo 38.3 de la propia Ley, cuando a efectos de indemnizaciones derivadas de la violación del derecho de marca, se refiere a "la notoriedad y prestigio de la marca"), no es posible olvidar ese carácter cuando claramente puede predicarse de una marca y cuando la marca se erige en uno de los principales activos de su titular. Esa marca renombrada, por vía interpretativa, tiene su protección en el artículo 13.c), que habla ya específicamente del aprovechamiento indebido de la "reputación" de otros signos o medios ya registrados; reputación que se extiende a todos los ámbitos y no a específicos sectores del artículo 3º de la Ley de Marcas.

    Protección que ha de ser considerada desde la perspectiva del consumidor medio, entendiendo como tal, como hace la jurisprudencia europea - sentencia TJCE de 22 de Junio de 1.999 -, la persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles.

    Por ello, en cuanto la Sala de Instancia rechaza ese aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aunque reconozca que parte de los productos afectados - más propiamente serían servicios - coincidan, al afirmar que "pueden coincidir en el mercado sin problemas de comercialización" sin detenerse a examinar el efecto que en la comparación entre los signos produce el elemento aplicativo, está infringiendo por inaplicación el artículo 13.c), de la Ley de Marcas y la jurisprudencia relativa a la ilicitud del aprovechamiento de la reputación ajena a que se refiere el precepto, en el que se protege, como hemos dicho, la marca renombrada más allá del principio de especialidad.

    [...]

    Sólo queda por añadir que, en este caso, dado ese renombre de la marca prioritaria, la prohibición relativa del artículo 12.1.a), no puede aplicarse mediante una mera comparación nominal entre los signos y gráficos enfrentados, como se hace en otros casos, para deducir si el vocablo Dómina y la expresión latina que se inserta en el gráfico, aporta a la marca solicitante la suficiente fuerza identificadora que excluya, razonablemente, los riesgos que para el prestigio y reputación de una marca concreta el derecho de marcas trata de evitar, sino que la aplicación de ese precepto y la prohibición que contiene debe quedar modulado en presencia de las marcas renombradas; pues a partir de su inscripción la marca renombrada cierra o impide el registro de otros signos distintivos, para productos idénticos o similares, que puedan crear confusión con ella misma.

    .

    En este sentido, procede significar que las marcas renombradas, que son aquellas en que el grado de reconocimiento por el público relevante se extiende no sólo al sector al que pertenecen los productos o servicios, sino a la práctica totalidad del tráfico mercantil, que gozan en nuestro ordenamiento de una protección específica de carácter reforzado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, interpretado a la luz del artículo 4, apartados 3 y 4 a) y del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, con el objeto de garantizar las prácticas leales en materia industrial y comercial y de proteger la reputación y el prestigio adquirido, vincula a la Oficina Española de Patentes y Marcas a prohibir el acceso al registro de aquellos signos que supongan un menoscabo del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, y creen confusión en cuanto a la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios identificados, y se pretenda obtener una ventaja desleal o causen un perjuicio al producir una dilución de la fama, reputación o prestigio adquirido por su titular, aunque los productos y servicios de una y otra marca no fueran idénticos o similares, y sin necesidad de que se demuestre la existencia de riesgo de confusión.

    Por ello, en este supuesto, en que conforme a una reiterada jurisprudencia [SSTS de 29 de julio de 2005 (RC 7807/2002) y de 11 de octubre de 2007 (RC 11093/2004 )], hemos reconocido la notoriedad y renombre de las marcas que incorporan el término "NIKE" de NIKE INTERNATIONAL LTD, determina la aplicación de la prohibición relativa de registro establecida en el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el objeto de prevenir que un tercero, al amparo del registro, se aproveche del crédito o reputación adquirido por el titular de la marca registrada con anterioridad, difundida y reconocida en el mercado, puesto que los consumidores pueden pensar que los productos amparados en denominaciones casi idénticas proceden del mismo fabricante o productor.

  3. - Cabe, en último término, estimar que la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurrida, al conceder el registro de la marca aspirante, elude la protección jurídica de los nombres comerciales extranjeros que se deriva de la aplicación del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, ratificado por España por Instrumento de 13 de diciembre de 1971, al no reconocer la eficacia obstativa que se deriva de la protección jurídica debida al nombre comercial "NIKE", en cuanto que la coincidencia del elemento denominativo más característico conlleva un riesgo razonable de asociación entre el producto reivindicado por la marca aspirante y las actividades de la preexistente entidad recurrente, que promueve que no puedan convivir en el mercado.

    En consecuencia con lo razonado, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, que concedió el registro de la marca nacional número 2.281.536 "PIPAS NIKE", para amparar productos comprendidos en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2000, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, declarando la denegación del registro de la referida marca.

SEXTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución

FALLAMOS

Primero

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal Entidad Mercantil NIKE INTERNTATIONAL LTD contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de noviembre de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo 788/2003, que casamos.

Segundo

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil NIKE INTERNATIONAL LTD contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 26 de diciembre de 2002, que concedió el registro de la marca nacional número 2.281.536 "PIPAS NIKE", para amparar productos comprendidos en la clase 29 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 20 de diciembre de 2000, que se declara nula por no ser conforme a Derecho, declarando la denegación del registro de la referida marca.

Tercero

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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