STS, 8 de Abril de 2009

PonenteOSCAR GONZALEZ GONZALEZ
ECLIES:TS:2009:1813
Número de Recurso4668/2007
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución 8 de Abril de 2009
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de abril de dos mil nueve

En el recurso de casación nº 4668/2007, interpuesto por la Entidad UNILEVER, N.V., representada por la Procuradora Don María del Carmen Ortíz Cornago, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 701/2007 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de junio de 2007, recaída en el recurso nº 716/2004, sobre denegación de inscripción de la marca internacional nº 779.912, gráfica; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad UNILEVER, N.V., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 1 de marzo de 2004 que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 15 de julio de 2003, que denegó la inscripción de la marca internacional nº 779.912, gráfica, para productos de la clase 3ª del Nomenclátor Internacional.

SEGUNDO

Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de septiembre de 2007, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la recurrente (UNILEVER, N.V.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 25 de octubre de 2007, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y, concretamente, lo dispuesto en el art. 218 LEC, aplicable supletoriamente a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, porque la motivación de la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y, concretamente, lo dispuesto en el art. 218.1 LEC, aplicable supletoriamente, por falta de precisión de la sentencia al resolver las cuestiones planteadas por la recurrente durante la tramitación del recurso.

3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto del art. 6 quinquies B.2 del Convenio de la Unión de París en relación con los arts. 1 y 11.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que se declare haber lugar al recurso, case y anule la sentencia recurrida, dictando otra por las que se acuerde la no conformidad a Derecho de las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se acordó la denegación en España de la marca internacional 779.912 (marca tridimensional de envase), para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor.

CUARTO

Por providencia de la Sala, de fecha 3 de diciembre de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 17 de enero de 2008 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo, lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2008, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 3 de febrero de 2009, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 1 de abril siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó a UNILEVER N.V la inscripción como marca del signo gráfico H 779912, representativo de un envase para productos de la clase 3, "jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, agua de colonia, agua de aseo, cosméticos para el cuerpo bajo la forma de aerosoles, aceites, cremas y lociones cosméticas para la piel, jabones, lociones para antes y después del afeitado, para el aseo, productos de aseo para el baño y la ducha, lociones para el cabello, dentífricos, productos para la boca de uso no médico, productos de aseo contra la transpiración y desodorantes de uso personal, productos de aseo". El motivo de denegación fue no presentar peculiaridades suficientes para dotarlo de carácter distintivo.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:

<

El art. 11.1 de la misma Ley 32/1988 , en sus apartados a), b), c) y d) prohibe el registro como Marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, así como los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio o, en fin, las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco.

Las prohibiciones descritas están finalísticamente dirigidas a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones par la designación, publicidad, presentación, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de una generalidad. No obstante, conviene precisar que las antedichas prohibiciones no son aplicables a aquellas denominaciones o signos meramente sugestivos que, aún evocando cualidades o características de éstos, no los designan o describen de un modo directo o a aquellas combinaciones que, aún conteniendo algún elemento genérico usual o descriptivo, conforman en su conjunción un todo característico, estando por ello dotados de cierta originalidad distintiva. A mayor abundamiento, el art. 6.B.2 del Convenio de la Unión de París prohibe el registro como marcas de los signos que tengan una carencia total y absoluta de distintividad.

[...] Desde las consideraciones expuestas en el Fundamento de Derecho precedente, en el presente proceso se trata de discernir si son correctas las resoluciones hoy objeto de recurso y en la medida en que denegaron protección registral a la Marca Internacional nº 779.912, tridimensional, consistente en un signo representando un envase para desodorante para los expresados productos comprendidos en la clase 3 del Nomenclátor y que se denegó en base, esencialmente, a que la forma antedicha cabía conceptuarla como genérica en el sector al que se dirigía, el de los desodorantes y no podía ser apropiada y monopolizada en exclusiva por una persona individual o entidad empresarial en perjuicio de las demás entidades o personas que desempeñan su actividad en el mismo sector comercial, que pueden precisar esa forma de presentación para similares productos.

A estos concretos efectos no podemos dejar de reconocer, con la recurrente que, conforme tiene declarado reiteradamente nuestro Tribunal Supremo, es perfectamente posible que gráficos tridimensionales o formas de presentación de productos puedan ostentar protección registral como Marcas, ahora bien, para que ello sea así es preciso, necesariamente, que aquéllos tengan entidad diferenciadora bastante. En el supuesto hoy sometido a nuestra consideración, y pese a las alegaciones que se efectúan en los escritos de demanda y conclusiones presentados por la actora, hemos de concluir que en la marca cuya inscripción se pretende, lejos de constituir un conjunto con sustantividad propia y carga diferenciadora, no puede sino ser considerada como genérica. Y en este sentido, hemos de pronunciarnos por cuanto, como es notorio y evidente y así argumentó la Oficina Española de Patentes y Marcas, el signo distintivo cuya inscripción se pretendía está constituido por una forma tridimensional que se identifica con una de las muchas que son o pueden ser utilizadas en la elaboración de productos cosméticos para desodorantes en una de sus formas de presentación más frecuentes, que es normal encontrar en diversos productos para desodorantes con iguales formas o con ligeras modificaciones en cuanto a su longitud o cuadratura o redondez, etc.... pero que son usadas frecuentemente por los laboratorios cosméticos para la presentación de desodorantes.

En definitiva, la forma de presentación del producto que se pretende inscribir es preciso tildarla de genérica y, en nuestra opinión, no puede ser amparada registralmente y en la medida en que ello generaría, como lógica consecuencia, la imposibilidad de utilización de dicha forma, u otras muy similares, a cargo de personas o Entidades en un sector en el que no es difícil el intuir la utilidad de las mismas.

[...] Ninguna conclusión favorable a las tesis de la recurrente cabe extraer, por lo demás, de las alegaciones efectuadas al respecto de que marcas tridimensionales análogas gozan de protección registral o, en fin, del hecho de que se afirme, y se pretenda acreditar por un Informe elaborado por el que se dice diseñó la marca en cuestión, que la misma es original y creada respondiendo a razones puramente distintivas o diferenciadoras. Y no son justificativas de la pretensión esgrimida estas alegaciones, decimos, en primer lugar porque el precedente nunca vincula a la Administración cuando la misma se encuentra en el ejercicio, como hoy acaece, de potestades regladas (en este sentido Sentencias del Tribunal Supremo, entre innumerables otras, de 2 de octubre de 1996, 18 de febrero de 1997 y 17 de mayo de 1999 ), ya que la Administración ha de resolver, en aquellos casos, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y menos aún pueden resultar vinculados los Tribunales que, a tenor de lo dispuesto en el art. 106.1 de la Carta Magna, controlan la legalidad de la actuación administrativa que no pueden convalidar judicialmente un eventual error padecido por el Registro en una inscripción anterior, cometiendo otro. Resulta imposible, por otra parte, entender que este proceder fuera contrario al principio de igualdad consagrado en el art. 14 de nuestra Norma Fundamental pues, como es sabido, tal Derecho Fundamental sólo resulta operativo en situaciones en las que se produce un absoluto respeto a la legalidad, nunca al margen de la misma".>>

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

SEGUNDO

La recurrente aduce en su primer motivo de casación quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia, especialmente el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque a su juicio la motivación de la sentencia no se ajusta a las reglas de la lógica y de la razón, ya que al señalar que "la marca cuya inscripción se pretende, lejos de constituir un conjunto con sustantividad propia y carga diferenciadora, no puede ser sino considerada como genérica", está ignorando el contenido del documento núm. 1 de la demanda que recoge un dossier de fotos a color en los que aparecen varios envases de las marcas de desodorantes más conocidas y cuya forma de presentación es absolutamente distinta del solicitado.

El motivo debe ser desestimado pues no puede atribuirse a la sentencia recurrida falta de motivación, si en el párrafo posterior al anteriormente mencionado del mismo fundamento jurídico, se expresa que "el signo distintivo cuya inscripción se pretendía está constituido por una forma tridimensional que se identifica con una de las muchas que son o pueden ser utilizadas en la elaboración de productos cosméticos para desodorantes en una de sus formas de presentación más frecuentes, que es normal encontrar en diversos productos para desodorantes con iguales formas o con ligeras modificaciones en cuanto a su longitud o cuadratura o redondez, etc... pero que son usadas frecuentemente por los laboratorios cosméticos para la presentación de desodorantes".

Realmente lo que se está haciendo a través de este motivo es criticar la valoración de los elementos de hecho efectuada por el Tribunal de instancia, queriendo el actor imponer su propia apreciación a la realizada por aquél, lo que indudablemente no constituye defecto de motivación, sino del contenido material de la prueba.

Por la misma vía que en el anterior motivo, en el siguiente la actora apoya el quebrantamiento de las normas de la sentencia en la falta de precisión en que se incurre al resolver las cuestiones planteadas haciendo referencia a un informe favorable a la tesis de los recurrentes que no se aportó.

Tampoco este motivo tiene el alcance que se le pretende dar, pues la conclusión a la que llegó la Sala sobre la existencia de genericidad e inexistencia de distintividad, ya la había tomado en el fundamento anterior, y en el siguiente lo único que hace el Tribunal "a quo" es ir rechazando las restantes cuestiones planteadas por el recurrente, entre las que incluye indebidamente el mencionado informe, de tal forma que su existencia o no en nada hubiera variado la solución que ya se había tomado previamente.

TERCERO

En el siguiente motivo, la recurrente aduce que la sentencia infringe el ordenamiento jurídico al considerar que se incurre en la prohibición de distintividad y genericidad previstas en el artículo 6 quinquies B.2 del Convenio de la Unión de París, en relación con los artículos 1 y 11.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, pues ha acreditado que la marca constituida por un envase de la forma de la solicitada no es la usual en el mercado, entre otras razones porque es la que su representada viene utilizando para comercializar su afamado desodorante AXE absolutamente diferente a las demás marcas de desodorantes conocidas, y que el público en general conoce como tal producto.

Es reiterada jurisprudencia de esta Sala, que la parte recurrente conoce, pues la cita en su escrito de interposición, la que indica que no es susceptible de variarse en casación la valoración que se hace por el Tribunal de instancia sobre la distintividad o no de una marca, siendo sólo en casos extraordinarios de arbitrariedad o irracionalidad en que sería posible corregir una deficiente apreciación del órgano resolutorio de la instancia.

También se ha dicho que la jurisprudencia sobre la distintividad y sobre la confrontación de marcas es casuística, y difícilmente es posible encontrar un caso idéntico en que apoyarse para que pueda apreciarse una infracción de la doctrina jurisprudencial, debiendo, por tanto, el Tribunal examinar cada caso en su concreta particularidad, sin acudir a formulaciones generales, que no siempre son aplicables a la controversia que se le somete.

Pues bien, en relación con este caso, se ha de señalar que la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores, y es ello lo que se pretende por el artículo 1 de la Ley de Marcas y el artículo 6 quinquies b.2 del Convenio de la Unión de París. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan comunes que llevarían a los consumidores a no efectuar el proceso mental en orden a determinar cual es su procedencia empresarial.

La sentencia de instancia ha apreciado acertadamente que ese elemento de distintividad no concurre en el presente supuesto, y en esta conclusión no se aprecia que se haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad, pues el envase que se pretende inscribir para determinados cosméticos, especialmente para desodorantes, es la forma común y usual en la que suelen contenerse productos de la misma clase.

Debe por ello desestimarse el recurso de casación.

CUARTO

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 4668/2007, interpuesto por la Entidad UNILEVER N.V., contra la sentencia nº 701/2007 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 20 de junio de 2007, recaída en el recurso contencioso- administrativo nº 716/2004, con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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