STS, 15 de Noviembre de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:7348 |
| Número de Recurso | 546/2005 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Noviembre de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 546/2005, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 1463/2004 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de noviembre de 2004, recaída en el recurso nº 1129/2004, sobre concesión de inscripción de la marca nº 2.232.643 "TIC TACO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de abril de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de mayo de 2000, que concedió la inscripción de la marca nº 2.232.643 "TIC TACO", para productos de la clase 29ª del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de enero de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (FERRERO, S.p.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 2 de marzo de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
Único) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico en relación con los artículos 12 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, por inducir a confusión en el mercado vulnerando los derechos registrales prioritarios.
Terminando por suplicar sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, revocando, anulando y dejando sin efecto legal alguno la resolución administrativa de concesión de la marca nº 2.232.643 TIC TACO (mixta), declarándose en su lugar la denegación de dicho registro.
Por providencia de la Sala, de fecha 8 de septiembre de 2006, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 5 de febrero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 14 de junio de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 7 de noviembre siguiente, en que tuvo lugar. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción de la marca nº 2.232.643 (mixta) TIC TACO de la clase 29, para "carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles", pese a la oposición de la marca nº 406.385 TIC TAC para productos de la misma clase propiedad de la entidad Ferrero S.p.A.. En su resolución la OEPM expresa que "en el presente caso aún existiendo coincidencia aplicativa entre los signos enfrentados, el impacto visual y auditivo TIC-TAC de las marcas oponentes nºs 2.055.744 e internacional nº 406.385 cuya onomatopeya es tan característica y presente en el lenguaje aludiendo al sonido de los relojes, al ser comparadas con la marca recurrida TIC TACO MIXTA Y CROMATICA, se perciben diferentes, pues debido a la popularización de la comida mejicana y sus afamados tacos, la marca en estudio evoca dicha especialidad gastronómica, resultando por todo ello signos diferenciables y compatibles".
Contra esta resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo desestimó con base en los siguientes razonamientos:
artículo 13 c) de la Ley de Marcas, cuando el Tribunal de instancia ha llegado a la conclusión de que entre los signos enfrentados existen diferencias que impiden su confusión, pues el elemento causal de la prohibición prevista en dicho artículo de aprovecharse de la reputación ajena desaparece cuando las marcas tienen sobradas disparidades que impiden que el consumidor las confunda. De esta forma, el juzgador se queda en el primer estadio de la norma, que implícitamente supone rechazar su contenido sustancial: si no hay semejanza no hay aprovechamiento de la marca ajena.
Debe rechazarse, por tanto, este motivo, y entrando en el fondo del recurso ha de señalarse que el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -".
En el presente caso, no se aprecia que el Tribunal de instancia haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad al comparar las marcas enfrentadas, pues como se dijo en la sentencia de esta Sala de 23 de mayo de 2007,
Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, porque la disimilitud de los signos enfrentados compensa el grado de afinidad de los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, que propicia que no exista riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.
Procede recordar que, conforme se expone en la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003 (C-408/01 ), «según jurisprudencia reiterada, al aplicar el Derecho nacional, y en particular las disposiciones de una Ley nacional que fue especialmente introducida para dar cumplimiento a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a interpretar su Derecho nacional, en todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. pg. 1891, apartado 26, y Harz, 79/83, Rec. pg. 1921, apartado 26, y de 22 de septiembre de 1998, Coote, C-185/97, Rec. pg. I-5199, apartado 18 ).».
En efecto, esta Sala del Tribunal Supremo, en virtud del principio de colaboración institucional de los Tribunales nacionales con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, desarrolla una jurisprudencia uniforme en materia de la interpretación aplicativa del Derecho de marcas, con la finalidad de preservar aquellos principios comunes que, vinculados a la ordenación reguladora de las marcas, garantizan la competencia en el mercado común, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios. [...] Esta conclusión que alcanza la Oficina Española de Patentes y Marcas, al afirmar la compatibilidad de las marcas solicitadas con la marca internacional obstaculizadora, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, según se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de los signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre la relación entre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética, gráfica y conceptual.
La concretización aplicativa del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, debe efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opuestas en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.
[...] Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/19996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:
b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida
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La Oficina registral no ha conculcado el principio de protección reforzada de la marca notoria, que según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998 ), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, a diferencia de la marca renombrada, en que ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma, que merecen una especial tutela por su carácter distintivo, aún con diferente intensidad, frente a aquellas marcas posteriores con cuya utilización se pretenda obtener una ventaja desleal o causar un perjuicio a la marca prioritaria, que no es susceptible de invocarse cuando no exista riesgo de error sobre los productos reivindicados, al no haberse acordado el recibimiento del proceso a prueba y no poder considerar como hecho notorio el renombre de los productos asociados al signo "TIC TAC", ni que su prestigio se debilite por su relación indirecta con el ámbito de los servicios de restauración y hostelería reivindicados por las marcas solicitadas.
[...] Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .
Procede rechazar el motivo de impugnación fundado en la alegación de que la Oficina registral ha vulnerado por inaplicación el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, que establece que: "No podrán registrarse como marcas; los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados", al no acreditarse que la marca obstaculizadora "TIC TAC", goce de general conocimiento en el mercado español, en el sector de la alimentación, que produzca en el consumidor riesgo de confusión respecto de los servicios de restauración y hostelería reivindicados por las marcas aspirantes.
Conforme es doctrina de esta Sala, el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas
, no puede disociarse del «juicio de confundibilidad» entre los signos enfrentados, de modo que, habiéndose declarado por el Tribunal sentenciador que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, aquel precepto deviene inaplicable.
El aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, que gozan de un alto prestigio o buena fama."
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 546/2005, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la sentencia nº 1463/2004 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 22 de noviembre de 2004, recaída en el recurso nº 1129/2004; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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