STS, 16 de Marzo de 2009

Por resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM- de 21 de octubre de 2003, confirmada en alzada por la de 16 junio de 2003, fue denegado el registro de la marca mixta gráfico denominativa nº 2.453.334 "COSTA DEL SOL ABOGADOS", solicitada para distinguir servicios de la clase 42, concretamente "servicios de un bufete de abogados destinado a toda clase de asesoramiento jurídico", al ser incompatible con las marcas nº 1.572.378 "COSTA DEL SOL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO" y nº 2.135.683 "COSTA DEL SOL PATRONATO DE TURISMO", ambas también mixtas y destinadas a distinguir servicios de la clase 42.

Por sentencia de 27 de noviembre de 2006 dictada en el recurso nº 1894/2003 por la sección Novena de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue desestimado el recurso interpuesto por la representación procesal de D. Benito contra las referidas resoluciones de la OEPM. El fundamento de derecho primero de esta sentencia recoge las razones en que se basa la denegación por la Administración del registro solicitado; en el segundo se resumen las alegaciones de la demanda; en el tercero se exponen los argumentos de las contestaciones a la demanda formuladas por la Administración del Estado y por el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, partes codemandadas; en el cuarto se refiere a la norma y jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicable al caso; y en el quinto desarrolla la "ratio decidendi", esto es las razones por las que resuelve desestimar el recurso y confirmar las resoluciones administrativas, fundamento que es del siguiente tenor literal:

"QUINTO.- En el caso de autos, se ha de examinar si pueden convivir pacíficamente las marcas "COSTA DEL SOL ABOGADOS" (mixta), para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, y "COSTA DEL SOL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO" (mixta) y nº 2.135.683 "COSTA DEL SOL PATRONATO DE TURISMO" (mixta), ambas para distinguir también servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional.

Pues bien, la aplicación de la doctrina expuesta en el precedente razonamiento jurídico conduce a la desestimación del presente recurso, pues la Sala aprecia que entre las marcas enfrentadas no existen las suficientes diferencias como para asegurar su perfecta diferenciación en el mercado, de manera que es posible el riesgo de confusión para el consumidor.

Así, haciendo una confrontación global de los signos enfrentados, se evidencia que a la similitud denominativa existente entre ellos, se une la semejanza gráfica, pues en todos los casos el distintivo viene a incorporar una figura evocativa o representativa del sol, lo que determina una semejanza tanto fonética como de apreciación visual que, a juicio de esta Sección, puede inducir a error o confusión en el mercado, pues se ha de tener en cuenta que, no obstante las alegaciones de la parte recurrente, lo cierto es que la resolución recurrida pone de relieve que las marcas enfrentadas se destinan a amparar, no sólo servicios de la misma clase del Nomenclátor sino, y esto es lo relevante, por un lado servicios de un bufete de abogados y toda clase de asesoramiento jurídico y, por otra informes jurídicos y consultas legales, de donde resulta una coincidencia en los servicios que se pretenden proteger, que no puede resultar desvirtuada por la circunstancia de que los fines de la entidad codemandada se circunscriban al ámbito turístico, como efectivamente resulta de la documentación aportada por el recurrente, pues lo cierto es que, dados los servicios a amparar, es claro que, como pone de relieve la codemandada, el turista o personas o entidades que se relacionen con la entidad codemandada pueden reclamar asistencia legal en relación a circunstancias o acontecimientos muy diversos, por lo que no puede circunscribirse su campo de aplicación a un ámbito por completo diverso de aquél en que haya de desplegar su actividad la marca aspirante.

Así las cosas, y dada la relación en el ámbito aplicativo a que se acabe de hacer mención, se ha de concluir que, si bien es cierto que no existe identidad entre los signos enfrentados, sin embargo, se ha de concluir que sí existe entre los mismos, apreciados en su conjunto, similitudes que no garantizan su recíproca diferenciación, sin que por ello puedan prosperar los alegatos de la parte recurrente en relación con los matices existentes ente las marcas en litigio pues no se puede olvidar que, según constante y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es, ciertamente, que la semejanza fonética o gráfica se manifiesta por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamental es que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor. Y desde esta perspectiva, se ha de concluir que las marcas enfrentadas, apreciadas en su conjunto, no presentan las suficientes diferencias como para excluir el riesgo de confusión y asociación en el Mercado respecto a los servicios que se dirigen a amparar.

Por lo tanto, no pueden prosperar las alegaciones formuladas en el escrito de demanda, siendo finalmente de notar que, como reiteradamente ha declarado el Tribunal Supremo, la concesión o denegación de una marca es un acto reglado, y no discrecional, en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad (SS.TS. de 8 de julio de 1996 y 26 de mayo de 1997, entre otras), a lo que ha de añadirse, en lo que respecta a la jurisprudencia alegada, que el Tribunal Supremo también ha dicho repetidamente, "que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas."( por todas STS de 11 de octubre de 2004 )".

Mediante providencia de 5 de enero de 2007 el Tribunal "a quo" tuvo por preparado el recurso de casación contra la sentencia anteriormente mencionada.

El 23 de febrero de 2007 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo el escrito de formalización del recurso de casación, en el que se plantean seis motivos, todos acogidos al art. 88.1.d) de la L.J.. En los dos primeros se mantiene que la sentencia ha infringido el art. 12.1.a) de la derogada Ley de Marcas de 1988 y la jurisprudencia que la interpreta, desarrollando un argumentación que puede resumirse así: a) la sentencia, que reconoce la no identidad de los signos confrontados, incide en error y arbitrariedad al determinar la semejanza sin que se haya detenido a valorar el grado de tal similitud; b) existen, además, diferencias en los campos aplicativos, que la sentencia no aprecia y c) respecto del riesgo de error o confusión en el mercado sostiene que no cabe que se pueda producir, en el caso enjuiciado, porque el consumidor medio tiene perfecta conciencia del tipo de servicios que busca y elige, de donde vuelve a desprender la arbitrariedad e irracionalidad con que ha procedido el Tribunal de instancia. Cita varias sentencias del Tribunal Supremo que, en su opinión, apoyan la tesis que sustenta. En los motivos tercero y cuarto se afirma que la sentencia ha infringido el art. 14 de la CE y la jurisprudencia que lo interpreta, toda vez que la OEPM ha admitido el registro de marcas que contiene las palabras "COSTA DEL SOL". En el motivo quinto, partiendo del presupuesto de que la sentencia ha interpretado incorrectamente las normas y jurisprudencia aplicables, estima que por ello ha infringido el art. 3 del Código Civil relativo a la interpretación de las normas jurídicas. Y en el último motivo, el sexto, imputa a la sentencia haber vulnerado el art. 9.3 de la C.E.. Concluye con el suplico de que sea casada la sentencia "y por tanto declare no ser ajustada a Derecho la resolución impugnada en los extremos debatidos en estos autos, declarando asimismo la nulidad de la resolución denegatoria dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en consecuencia, declare la procedencia del registro solicitado de la marca mixta "Costa del Sol Abogados", todo ello con expresa imposición de costas a la parte recurrida".

Mediante providencia de 13 de septiembre de 2007 el recurso de casación fue admitido.

Se han opuesto al recurso de casación: 1) la representación procesal del "PATRONATO DE TURISMO DE LA COSTA DEL SOL", entidad que postula la desestimación del recurso con imposición de las costas a la parte recurrente; y 2) el Abogado del Estado, con idéntico suplico.

Por providencia de 18 de diciembre de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso el 10 de marzo de 2009, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. Ambos actos han tenido lugar en la indicada fecha.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección

En los dos primeros motivos de este recurso de casación se sostiene que la sentencia ha infringido el art. 12.1.a) de la L.M. de 1988 y la jurisprudencia que lo interpreta al haber confirmado las resoluciones de la OEPM que denegaron el registro de la marca nº 2.453.334 "COSTA DEL SOL ABOGADOS", gráfico denominativa, por su incompatibilidad con las marcas prioritarias nº 1.572.378 "COSTA DEL SOL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO" y nº 2.135.683, "COSTA DEL SOL PATRONATO DE TURISMO", ambas mixtas, aquella y éstas destinadas a distinguir servicios de la clase 42. No ha lugar a acoger ninguno de los dos motivos. Hemos dicho con reiteración que el recurso de casación no es cauce idóneo para combatir la apreciación de la similitud de signos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, a salvo los supuestos en que la sentencia combatida incurre en arbitrariedad, error manifiesto o infringe las normas sobre valoración de la prueba, circunstancias que no concurren en nuestro caso, en el que, reconocida la no identidad de las marcas, se considera aplicable la prohibición del art. 12.1.a) de la derogada Ley de Marcas de 1988 en razón a la similitud denominativa, la semejanza gráfica (las tres marcas incorporan una figura evocativa o representativa del sol) y la coincidencia de los servicios que se pretenden proteger, apreciación llena de razón, lo que excluye por infundado el reproche de arbitrariedad e irracionalidad que en este motivo se formula y que rechazamos por apreciar, coincidiendo así con la valoración realizada por la Administración y la jurisdicción, la inexistencia de suficientes diferencias que excluyan el riesgo de confusión o asociación que puede producirse en el mercado, máxime cuando se repara en el hecho de que los servicios que distinguen las dos marcas prioritarias incluyen los de informes jurídicos y consultas legales que muy frecuentemente solicitan las personas, nacionales y extranjeros, que acuden a la entidad titular de aquellas marcas prioritarias. En definitiva, la apreciación de conjunto que ha llevado a cabo la sentencia impugnada se ofrece perfectamente ajustada a Derecho y por ello no ha lugar a ninguno de los dos primeros motivos examinados.

En los motivos tercero y cuarto, también acogidos al art. 88.1.d) de la L.J., se sostiene que la sentencia ha infringido el art. 14 de la C.E. y la jurisprudencia que la interpreta. La tesis que en estos se desarrolla se basa en el registro de varias marcas (concretamente, las marcas "OCCIDENTAL COSTA DEL SOL", "INFORMÁTICA COSTA DEL SOL", "VIVEROS COSTA DEL SOL", "HOTEL COSTA DEL SOL PRINCESS", MELIÁ COSTA DEL SOL" y "PARQUE DE LA NATURALEZA SELWO COSTA DEL SOL" ) que, incorporando las palabras "Costa del Sol", no han impedido la inscripción de las que ahora obstaculizan el acceso de la marca solicitada, lo que, según el recurrente, pone de manifiesto un indebido trato desigual. Como ha sintetizado la STC 125/2003, de 19 de junio, el principio de igualdad prohibe al legislador "configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal que se de trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación, o, dicho de otro modo, impidiendo que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria". Dicho de otra manera, sólo ante iguales supuestos de hecho actúa la prohibición de utilizar "elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable" (STC 39/2002, de 14 de febrero, fº.jº. 4º ), razón por la cual toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un "tertium comparationis" frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en "una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u otros grupos de ciudadanos" (ATC 209/1985, de 20 de marzo, fº.Jº. 2º ). El principio de igualdad en aplicación de la Ley impide que un mismo órgano modifique arbitrariamente sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que, si pretende apartarse del precedente, debe aportar justificación suficiente, exponiendo las razones que le han conducido a formular su cambio de criterio. El principio de igualdad ante la Ley no excluye la posibilidad de un tratamiento desigual de supuestos análogos; es posible la diferencia de trato, y esta posibilidad viene impuesta por la necesidad de coordinar las exigencias del principio de igualdad con las de otros principios también constitucionalmente protegidos, señaladamente, la independencia que debe presidir la función judicial, y la no existencia en nuestro ordenamiento de un rígido sistema de sujeción al precedente (STC de 14 de mayo de 1986 RA 436/1985 y 886/1985 ). La STC 49/1985, de 28 de marzo, ha subrayado la diferencia existente entre el sentido del principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley respecto el principio de igualdad ante la Ley, pues mientras que éste es de carácter material y pretende garantizar la diversidad de trato de los iguales, aquel es predominantemente formal y lo que exige "no es tanto que la Ley reciba siempre la misma interpretación, a efecto de que los sujetos a los que se aplica resulten siempre idénticamente afectados, sino que no se emitan pronunciamientos arbitrarios por incurrir en desigualdad no justificada en un cambio de criterio que pueda reconocerse como tal". En el caso que enjuiciamos lo que mantiene la parte recurrente es que la sentencia impugnada ha infringido el principio de igualdad en aplicación judicial de la Ley y la jurisprudencia que lo interpreta. No ha lugar a ninguno de los dos motivos. Efectivamente, como acabamos de expresar, para que el tratamiento judicial pueda vulnerar el principio de igualdad es precisa la preexistencia de una resolución judicial que haya concedido o reconocido lo que, en idéntico supuesto, otra resolución judicial posterior del mismo órgano jurisdiccional niega o desconoce sin exponer las razones que justifiquen el cambio de criterio. No es ello lo que aquí ha acontecido. Primero porque los antecedentes que se invocan no son jurisdiccionales sino administrativos y ya es sabido que estos últimos no vinculan a los tribunales. Y segundo porque, aunque prescindiéramos de esta primera razón, entre los precedentes administrativos que se traen a colación no hay ninguno referible a un supuesto en que las palabras "Costa del Sol" hayan integrado un signo destinado a distinguir el tipo de servicios jurídicos que la marca solicitada y las prioritarias obstaculizantes amparan. Faltan, pues, los presupuestos de hecho a los que de modo uniforme se subordina la apreciación de la vulneración del art. 14 de la CE en su proyección sobre la resolución judicial de conflictos.

También conjuntamente podemos examinar y rechazar los motivos quinto y sexto, fundados en el art. 88.1.d) de la L.J., en los que, respectivamente, se expone que la sentencia ha infringido el art. 3.1 del Codigo Civil y el art. 9.3 de la CE. Si de lo que hasta aquí llevamos dicho se desprende que el Tribunal "a quo" ha hecho una correcta interpretación del art. 12.1.a) de la derogada Ley de Marcas de 1988 -único precepto que interpreta y aplica- y de la jurisprudencia que lo interpreta, va de suyo que no se ha vulnerado ni el art. 3.1 del Código Civil sobre criterios para la interpretación de las normas jurídicas, ni tampoco el art. 9.3 de la CE, ya que la interpretación que nuclea la sentencia combatida se ajusta a las normas de interpretación propias del sistema jurídico marcario y desde luego y por esta misma razón no incide tampoco en arbitrariedad. Ambos alegatos, pues, están ausentes de todo fundamento y por ello los motivos que los incorporan son rechazados.

Al desestimarse todos los motivos del recurso de casación, de acuerdo con el art. 139.2 de la L.J., procede imponer las costas a la parte recurrente.