STS, 24 de Septiembre de 2008

La entidad JOSE ALEJANDRO S.L. solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas la inscripción de la marca BUDMEN con gráfico nº 2.311.953, de la clase 25 para "vestidos, calzados, sombrerería". A dicha solicitud se opusieron NIKE INTERNATIONAL LTD con las marcas: nº 899.850/851, gráficas, de la clase 25 para "calzado deportivo, vestimenta deportiva", y ANHEUSER-BUSH, INCORPORATE con la nº 1.623.150, BUD, de la clase 25 para "vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys".

Por resolución de 5 de febrero de 2001 se denegó la inscripción por concurrir cuasi-identidad gráfica con las marcas 899.850/851 y proteger similares productos. En la misma resolución no se estimó la oposición de la marca 1.623.150 BUD por considerarla suficientemente diferenciada denominativamente del conjunto solicitado.

Contra esta resolución interpusieron recursos ordinarios JOSÉ ALEJANDRO S.L y ANHEUSER BUSCH INCORPORATE, que fueron resueltos en dos resoluciones de 4 de marzo de 2003 del siguiente tenor:

1. Desestimación del recurso interpuesto por JOSÉ ALEJANDRO S.L. con base en la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados -la solicitada y la número 899.851- suficientes semejanzas en su aspecto gráfico y manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, lo que determina su incompatibilidad.

2. Desestimación del recurso interpuesto por ANHEUSER-BUSCH INCORPORATE al no concurrir en el caso los presupuestos aplicativos de la prohibición prevista en el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, por existir entre los distintivos enfrentados -marca solicitada y marca oponente BUD nº 1.623.150-, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado sobre todo si se considera que el solicitante es titular de la marca nº 1.984.896 BUDMEN, clase 25, concedida y en vigor, por lo que no se introduce en el mercado ningún elemento nuevo o perturbador de la estabilidad del mismo.

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Tercera) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad ANHEUSER BUSCH INCORPORATED, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 4 de marzo de 2003, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 5 de febrero de 2001, que denegó la inscripción de la marca mixta nº 2.311.953 "BUDMENT", para productos de la clase 25ª del Nomenclátor.

Notificada esta sentencia a las partes, por el recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 11 de julio de 2005, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente (ANHEUSER BUSCH INCORPORATED) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 28 de septiembre de 2005, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva de la sentencia.

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia que interpreta el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas aplicable al caso.

Terminando por suplicar dicte sentencia por la que, estimando los motivos de impugnación, case la sentencia recurrida, para resolver de conformidad con la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimaron la oposición y recurso de alzada formulados por la recurrente.

Por providencia de la Sala, de fecha 17 de enero de 2007, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 17 de abril de 200 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (JOSÉ ALEJANDRO, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 8 de junio de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.

Por providencia de fecha 3 de diciembre de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de abril de 2008, dictándose otra en la referida fecha, en la que se suspende el señalamiento acordado hasta que sea posible su señalamiento junto con diversos recursos de casación que se siguen ante esta misma Sección. Por providencia de fecha 13 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 17 de septiembre de 2008, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

La Oficina Española de Patentes y Marcas por resolución de 4 de marzo de 2003 declaró la no procedencia de aplicar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas a la solicitud de la marca BUDMEN con gráfico nº 2.311.953, de la clase 25 para "vestidos, calzados, sombrerería", por su compatibilidad con la marca nº 1.623.150, BUD, de la clase 25 para "vestidos, calzados y sombrerería, con exclusión expresa de lencería corporal, medias y pantys".

Debe señalarse que por resolución de la misma fecha se denegó la inscripción de la marca nº 2.311.953 por su incompatibilidad con la marca nº 899.851 con base en la prohibición del mencionado artículo 12.1 de la Ley de Marcas.

La entidad titular de la marca nº 1.623.150 -BUD- interpuso recurso contencioso-administrativo solicitando "se declare no ajustado a derecho los fundamentos de los actos administrativos por los que se denegó la solicitud de registro de marca nº 2.311.953, revocándolos y dejándolos sin efecto y ordenando en consecuencia que en los fundamentos de la denegación de la citada solicitud se incluya la incompatibilidad de ese signo solicitado con el prioritario registro de la marca nº 1.623.150.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó las causas de inadmisibilidad invocadas por los demandados con base en los siguientes razonamientos:

"...el recurrente ostenta un interés directo y legítimo en el asunto en que la marca solicitada quede denegada, asimismo, por su incompatibilidad con l a marca "BUD" y no por cualquier otro motivo u obstáculo, que de desaparecer convertiría a la marca solicitada y denegada su al registro en compatibles, a lo que hay que añadir que la Administración no ha opuesto la falta de legitimación en vía administrativa, por lo que no cabe alegar en vía jurisdiccional dicha falta de legitimación a fin de solicitar la inadmisión del recurso cuando no fue tenida en consideración en aquella instancia".

En relación con el fondo del asunto desestimó el recurso con base en los siguientes fundamentos:

<

Por otro lado, existen diferencias, desde el punto de vista denominativo, entre las marcas enfrentadas, por un lado "Budmen", y por otro, "Bud" limitando la coincidencia, exclusivamente, a las 3 primeras letras, lo que sería claramente insuficiente para denegar su acceso al registro, a lo que hay que añadir la existencia de diferencias fonéticas, ortográficas y gráficas y que el solicitante de la marca es ya titular de la marca denominativa nº 1.984.896 Budemn, asimismo, en la clase 25, concedida y en vigor, por lo que no se introduce en el mercado ningún elemento nuevo o perturbador de la estabilidad del mismo, como señala la resolución impugnada en el presente recurso".>>

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.

La entidad recurrente aduce en su primer motivo de casación quebrantamiento de las normas de la sentencia, al incurrir en incongruencia omisiva, por no valorar la cuestión planteada en la demanda sobre el significado del vocablo inglés "men".

Esta Sala viene reiteradamente afirmando que para cumplir el requisito de congruencia derivado de los artículos 33.1 y 67 de la Ley Jurisdiccional, no es necesario que el órgano judicial de una respuesta pormenorizada a todos los argumentos esgrimidos por las partes en sus escritos, bastando que se pueda deducir, aunque sea en forma tácita, cual ha sido el hilo conductor que le ha llevado a dictar su fallo.

En el presente caso la incongruencia no se produce desde el momento en que la Sala de instancia ha examinado las marcas enfrentadas en su conjunto, llegando a la conclusión que el gráfico es lo suficientemente distintivo para evitar la confusión. Esto hubiera bastado para justificar su tesis desestimatoria del recurso, lo que implícitamente significaba que no era necesario examinar los elementos denominativos. Pese a ello, entra a continuación a examinar estos últimos, y concluye que la coincidencia de las tres primeras letras "bud", en ambas marcas, no basta para afirmar la similitud, cuando existen otros elementos, que permiten diferenciarlas, con lo que implícitamente está señalando que el término "men" tiene suficiente fuerza distintiva para impedir la confusión.

Por esta razón, y porque no se precisa con claridad cual es el alcance de la incongruencia, procede desestimar este motivo.

Es necesario poner de manifiesto desde este primer momento, que si la parte demandada hubiera recurrido la sentencia contra el pronunciamiento en virtud del cual se rechaza la falta de legitimación del actor para impugnar la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, su recurso hubiera indudablemente prosperado, en virtud de la reiterada jurisprudencia de esta Sala que impide recurrir actos favorables en el fondo, aunque a ello se llegue a través de otros razonamientos jurídicos, entre otras Sentencia de 11 de junio de 2008.

Sin embargo, al no haberse interpuesto ese recurso, el examen de esta Sala debe aquí concretarse exclusivamente a la comparación de las marcas enfrentadas, por exigirlo el carácter extraordinario del recurso de casación, que impide traspasar los límites que imponen los motivos alegados por la parte recurrente en su escrito de interposición.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, salvo en los casos de error manifiesto o irracionalidad, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.

El presente recurso de casación ha sido deliberado y fallado por esta Sala de modo simultáneo con los que siguen:

1. Recurso de casación número 298/2006, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 7 de septiembre de 2005 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1270/2003. En ella el tribunal de instancia desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de inscripción de la marca número 2.311.950, "Budmen" mixta, promovida por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante era, por el contrario, que se declarara la incompatibilidad de la nueva marca admitida a registro con la marca número 1.623.150.

2. Recurso de casación número 3952/2006, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 17 de mayo de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1697/2003. En ella el tribunal de instancia desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la inscripción de la marca número 2.380.590, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante era que también se incluyera entre las causas de denegación la incompatibilidad de la marca rechazada con la marca número 1.623.150, "Bud".

3. Recurso de casación número 1014/2007, interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la sentencia dictada con fecha 4 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1533/2003. En ella se desestimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas de inscribir la marca número 2.402.375, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La demandante solicitaba, por el contrario, que se anulara la inscripción declarando la incompatibilidad de aquella con la número 1.623.150, "Bud".

4. recurso de casación número 3680/2007, interpuesto por "José Alejandro, S.L." contra la sentencia dictada con fecha 11 de enero de 2007 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 651/2003. En ella el Tribunal de instancia estimó el recurso interpuesto por "Anheuser Busch Incorporated" y anuló la inscripción por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca número 2.311.954, "Budmen" mixta, instada por "José Alejandro, S.L." para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional. La pretensión de la demandante en instancia era que se declarara la incompatibilidad de la marca inscrita con la suya 1.623.150 (3), "Bud", para la misma clase.

Por lo demás, esta Sala ha resuelto asimismo otros recursos de casación sobre el registro del distintivo "Budmen" para diversos productos o sobre su denegación: sentencias de 2 de noviembre de 2006 (recurso de casación número 2883/2004) y de 8 de julio de 2008 (recurso de casación número 589 de 2006 ).

En síntesis se puede señalar que en todos estos casos se ha llegado a la conclusión de que no se produce arbitrariedad o irracionalidad en la apreciación efectuada por el Tribunal de instancia al comparar los signos enfrentados. En efecto, las diferencias gráficas y denominativas son tan claras, coincidiendo únicamente en las tres letras "bud", que no puede admitirse que haya riesgo de confusión para el consumidor medio, y ello, aunque los productos sean similares, pues la mayor extensión de la denominación y el diseño de la marca solicitada permitirán claramente advertir que tienen un origen empresarial distinto. Tampoco cabe apreciar la alegación de que el término inglés "men" es comprensible y falto de distinción para el consumidor español, pues al integrase con el resto forma una nueva estructura "budmen" en la que se diluye, dejando de ser de común conocimiento.

De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,