STS 763/2012, 18 de Diciembre de 2012

Tramitación en primera instancia

1. El procurador D. Alfonso Blanco Fernández, en nombre y representación de la entidad Emi Music Publishing Spain, S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Madrid, contra la entidad Myalertcom, S.A., para que se dictase sentencia:

   "I.- Se declare:

   (i) Que EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A. ostenta los derechos exclusivos de reproducción, en la modalidad de reproducción de fragmentos inferiores a un minuto cuarenta y cinco segundos, y de transformación, incluida la incorporación en las bases de datos, de las obras musicales tituladas "Mírame bien", de Carlos Alberto y Carlos , "Ya no me acuerdo" de Gregorio y Pascual y "Búscate un hombre que te quiera" de Luis Miguel , en virtud de los contratos de edición aportados como documentos nºs 4, 5 y 6 y que, por tanto, la reproducción fragmentada de dichas obras de duración inferior a un minuto cuarenta y cinco segundos, la transformación de las mismas, consistente en confeccionar arreglos musicales sobre ellas, y su incorporación a una base de datos, no puede realizarse sin el consentimiento de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A.

   (ii) Que la demandada MYALERTCOM, S.A. ha venido ofreciendo y explotando copias de las obras musicales a que se refiere el número (i) anterior en forma de aviso sonoro de intento de establecimiento de comunicación para teléfonos móviles o ringtones, monofónicos y polifónicos, así como en formato de tono real, en lo que concierne a la obra musical titulada "Buscate un hombre que te quiera", según los términos monofónico, polifónico y tono real se entienden dentro del ámbito de la telefonía móvil.

   (iii) Que para la explotación de las obras musicales relacionadas en el número (i) anterior de este suplico en forma de aviso sonoro de intento de establecimiento de comunicación para teléfonos móviles o ringtones, en los formatos monofónico, polifónico y tono real, la demandada ha fragmentado o hecho fragmentar dichas obras musicales, ha transformado o hecho transformar las indicadas obras musicales (a excepción de "Búscate un hombre que te quiera" en la modalidad de tono real) en el sentido de confeccionar o haber hecho confeccionar arreglos musicales sobre ellas, y las ha incorporado o hecho incorporar en una base de datos, todo ello sin haber obtenido la necesaria autorización de mi mandante EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A. y que, por tanto, la demandada ha vulnerado los correspondientes derechos exclusivos de explotación que ostenta mi representada sobre las obras musicales referidas en el número (i) anterior de este suplico, esto es, los derechos exclusivos de reproducción, en la modalidad de reproducción de fragmentos inferiores a un minuto cuarenta y cinco segundos, y de transformación, incluida la incorporación en bases de datos.

   (iv) Que todo ello ha ocasionado a EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.A., unos daños y perjuicios que ascienden a la cantidad de mil ciento sesenta (1.160) euros.

   2. En virtud de lo anterior, se condene a la demandada:

   (i) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

   (ii) A suspender la explotación infractora.

   (iii) A no reanudarla en un futuro.

   (iv) A llevar a cabo la destrucción de todos ejemplares ilícitos que se hallen en su poder, consistente en la eliminación y borrado definitivo de todos y cada uno de los archivos o ficheros o ejemplares que contengan las obras a que se refiere el punto I (i) anterior de este suplico en la forma descrita en los puntos I (ii) y I (iii) de este suplico, tanto de cualesquiera bases de datos como de cualesquiera soportes de la demandada.

   (v) A pagar a mi mandante, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por su ilícito proceder, la cantidad de mil ciento sesenta (1.160) euros.

   (vi) A la satisfacción a mi mandante de las costas causadas en este litigio ".

2. El procurador D. Angel Rojas Santos, en representación de la entidad Myalertcom, S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

   "desestimando íntegramente la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma, declarando la temeridad de las acciones interpuestas, todo ello, con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento a la parte demandante.".

3. El Juez de lo Mercantil núm. 5 de Madrid dictó Sentencia con fecha 4 de noviembre de 2008 , con la siguiente parte dispositiva:

   "FALLO: "Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. Alfonso Blanco Fernández en nombre y representación de EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. contra BUONGIORNO MYALERTCOM SA DECLARANDO que la conducta de la demandada consistente en los actos de comercialización de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", en formato ringtone (modo monofónico, polifónico y real) sin haber obtenido previa autorización de la demandante infringe los derechos exclusivos de propiedad intelectual que ostenta en su modalidad de derecho de transformación, y en consecuencia DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada:

   a) a que suspenda los actos de explotación de las mencionadas canciones.

   b) a no reanudarla en el futuro.

   c) a la destrucción de los ejemplares ilícitos que se hallaren en su poder, consistente en la eliminación y borrado definitivo de los archivos y ficheros que contengan los tonos de llamada en sus modos monofónico, polifónico y real de las canciones "mírame bien", "búscate un hombre que te quiera" y "ya no me acuerdo", tanto de cualesquiera bases de datos como soportes que posea.

   d) A abonar a la actora la cantidad de 450 Euros más IVA en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

   Todo ello sin hacer especial condena en costas".

   Tramitación en segunda instancia

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Buongiorno Myalertcom, S.A. (anteriormente Myalertcom).

   La resolución de este recurso correspondió a la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, mediante Sentencia de 5 de abril de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "FALLAMOS: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de BUONGIORNO MYALERTCOM SA contra la sentencia dictada el 14 de noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid en el juicio ordinario nº 131/2006 del que este rollo dimana. E imponemos a la mencionada parte recurrente las costas correspondientes a dicha apelación.".

   Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación

5. El procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la entidad Buongiorno Myalertcom, S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª.

   El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

   "1º) Infracción del art. 24 de la Constitución , que considera contrario al derecho a la tutela judicial efectiva una valoración arbitraria de la prueba que produzca indefensión.".

   El motivo del recurso de casación fue:

   "1º) Infracción de los arts. 1 , 11 , 12 y 21 del TRLPI , en relación con el art. 10 de la misma Ley , que presentan interés casacional por oponerse a la jurisprudencia contenida en las sentencias del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1992 , 22 de abril de 1998 y 24 de junio de 2004 .".

6. Por Diligencia de Ordenación de 10 de junio de 2010, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

7. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente la entidad Buongiorno Myalertcom S.A., representada por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén; y como parte recurrida la entidad Emi Music Publishing Spain, S.A., representada por el procurador D. Alfonso Blanco Fernández, posteriormente sustituido por la procuradora Dª. Rocío Blanco Martínez.

8. Esta Sala dictó Auto de fecha 15 de febrero de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

   "ADMITIR LOS RECURSOS EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de BUONGIORNO MYALERTCOM S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha 5 de Abril de 2010, por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), en el rollo de apelación nº 174/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 131/2006 del Juzgado de lo Mercantil nº Cinco de Madrid.".

9. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Emi Music Publishing Spain, S.A., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

10. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 22 de noviembre de 2012, en que ha tenido lugar.

    Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo ,

Resumen de antecedentes

1. La compañía Emi Music Publishing Spain, S.A. (en adelante, Emi) compareció como titular de los derechos exclusivos de explotación de las obras musicales "Mírame bien", "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera", porque en los respectivos contratos de edición sus autores le cedieron en exclusiva tales derechos.

   Emi demanda a Buongiorno Myalertcom, S.A. (en adelante, Myalertcom) por haber infringido estos derechos de exclusiva con la explotación en formato "ringtones" (avisos sonoros de intentos de comunicación para teléfonos móviles) de estas tres obras, que supone su fragmentación, en determinadas ocasiones, transformación e incorporación a una base de datos, para su posterior comercialización.

   Myalertcom se opuso a la demanda porque había solicitado y obtenido de la SGAE la preceptiva licencia que cubría los actos de reproducción y comunicación pública.

2. La sentencia dictada en primera instancia parte de un análisis del alcance de la cesión de derechos realizada en el ámbito del contrato de edición (entre los artistas y la productora musical), así como de los contratos concertados por los artistas y la productora con la SGAE; para luego realizar un exhaustivo examen de la actividad desarrollada por la demandada y del alcance de la licencia concedida por la SGAE, que le permite concluir que:

   i) Los derechos de reproducción sobre las tres obras fueron cedidos por sus autores y por el editor a la SGAE, para su gestión, y la licencia otorgada por esta entidad de gestión a la demandada le permitía la fragmentación de la obra, en la medida en que el derecho de reproducción incluye tanto si lo es íntegra como parcial.

   ii) En este caso, la adaptación de estas tres obras al formato de ringtones ha supuesto una transformación de las obras, pues ha necesitado de unos arreglos en los tonos de llamada que han dado lugar a obras nuevas con diferencias esenciales respecto de la original. Como los respectivos derechos de transformación de las obras fueron cedidos por los artistas y la editora sólo con vistas a su utilización interactiva en producción o en transformaciones multimedia, analógicas y digitales, pero no se cedió el derecho de transformación en general, la demandada ha infringido el reseñado derecho de transformación que detenta la editora.

   iii) Además, la actora ha incorporado estas obras a una base de datos original para lo que, por tratarse de una transformación, precisaba de una autorización previa de la titular de estos derechos de transformación, que era la actora.

   En consecuencia, la sentencia de primera instancia declara la infracción de los derechos de propiedad intelectual de transformación que correspondían en exclusiva a la actora; ordena la suspensión de los actos de explotación de estas tres obras, la prohibición de reanudarla en el futuro, la destrucción de los ejemplares ilícitos que se hallaren en poder de la demandada; y condena a la demandada a indemnizar a la actora en la suma de 450 euros.

3. En segunda instancia, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la cuestión litigiosa quedó ceñida a si la actividad desarrollada por la demandada, mediante la comercialización de los tonos de aviso de llamada para móviles respecto de las tres obras musicales antes reseñadas, han constituido actos de transformación de las obras musicales sin autorización del titular de este derecho, o si se trata de meros actos de reproducción de las obras musicales, amparados por la licencia concedida por la SGAE, que es lo que sostenía la demandada apelante.

   La Audiencia ratifica la valoración realizada por el juez mercantil. Entiende que la adaptación de las tres obras musicales para posibilitar su explotación como tonos de llamada de telefonía móvil ha supuesto unos arreglos musicales que han dado lugar a tres obras derivadas, fruto de la transformación de las preexistentes. En concreto, después de valorar el informe pericial y las aclaraciones realizadas por el perito en el acto del juicio, la Audiencia afirma que: "los arreglos supusieron, en el caso de los monotonos y los politonos relativos a las tres obras musicales objeto de este proceso, realizar una sinopsis armónica, melódica y estética de las mismas, que implicaba la labor humana (de una persona o de un equipo) de adoptar una serie de decisiones creativas (... que consistieron, de modo resumido, en seleccionar fragmentos del original, en agrupar los elementos característicos para concentrarlos en un corto espacio temporal, en la introducción de adaptaciones tímbricas - adaptación de los sonidos al timbre electrónico- y la inclusión de variantes melódicas -mediante la supresión y el añadido de notas y la modificación de las originales- y armónicas) que determinaron una realidad acústica diferente de la obra originaria, aunque tratase de hacerse reconocible como ésta. Y en el caso de la versión real de la obra "Búscate un hombre que te quiera" el perito reseñó que se había producido, además de la selección de un fragmento, una simplificación de la riqueza tímbrica de la originaria".

   Frente a esta sentencia de apelación, La demandada ha interpuesto sendos recursos extraordinario por infracción procesal y casación.

   Recurso extraordinario por infracción procesal

5. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se ampara en el ordinal 4º del art. 469 LEC y se basa en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que ha ocasionado indefensión a la demandada recurrente, por la arbitraria valoración de la prueba llevada a cabo por la sentencia de apelación. El recurso solicita la revisión de la prueba practicada, porque la sentencia de apelación, al valorar la prueba, efectúa apreciaciones arbitrarias o, cuando menos, contrarias a las reglas de la común experiencia.

   En el desarrollo del recurso, se afirma que "la apreciación arbitraria de la prueba que realiza la sentencia recurrida consiste en aplicar su decisión a todos los tipos de ringtone , sin excluir específicamente los llamados tonos reales". El recurso argumenta que si, como afirma la sentencia de primera instancia y hace suya la de apelación, cabe distinguir entre tonos monofónicos (formados por una sola melodía, que es reproducida con tonos simples, no siendo posible reproducir varios sonidos a la vez), tonos polifónicos (la melodía está compuesta por varias notas que suenan al mismo tiempo en forma de acorde, permitiendo una textura polifónica en la reproducción de fragmentos musicales compuestos) y tonos reales (reproducen directamente una grabación de sonidos reales), y los únicos en los que tiene lugar un arreglo musical son los tonos monofónicos y los tonos polifónicos, constituye una apreciación arbitraria de la prueba "tratar por igual todos los ringtones y decir que en todos hay modificación de la obra preexistente, sin diferenciar el caso de los "tonos reales".

   El motivo debe desestimarse por las razones que exponemos a continuación.

6. Como hemos recordado en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 326/2012, de 30 de mayo , "la valoración de la prueba es función de instancia, y tan sólo cabe, excepcionalmente, justificar un recurso por infracción procesal, al amparo del apartado 4º del art. 469.1 LEC , en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comporte una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva ( Sentencias 432/2009, de 18 de junio ; 196/2010, de 13 de abril ; 495/2009, de 8 de julio y 211/2010, de 30 de marzo )".

   La apreciación arbitraria de la prueba denunciada por el recurso es la valoración de que las adaptaciones de las canciones "Mírame bien", "Ya no me acuerdo" y "Búscate un hombre que te quiera" a tonos de llamada de telefonía móvil constituyen una transformación de estas obras originales y son obras derivadas. Se impugna esta valoración realizada por el tribunal de instancia que le lleva a concluir que en los tres casos hay una modificación de la obra preexistente.

   En realidad, el anterior no es un juicio de hecho, en el marco del cual puede llegar a invocarse la denunciada infracción procesal por haber realizado el tribunal de instancia una valoración de la prueba arbitraria o ilógica, siempre que además haya ocasionado indefensión para la parte recurrente, sino un juicio de valor que, a partir de lo probado, permite afirmar su identidad con la proposición que, como supuesto fáctico, se enuncia en la norma aplicable, en nuestro caso el art. 21 LPI . La revisión de este juicio de valor, que no alcanza en ningún caso a la prueba de hechos sino al conocimiento técnico aportado por el perito, es propia del recurso de casación y se refiere, como hemos indicado en otras ocasiones, a "la corrección de la subsunción de los hechos probados bajo conceptos jurídicos indeterminados", como en este caso es que un arreglo musical de lugar a una obra derivada ( art. 11 LPI ) fruto de una transformación ( art. 21 LPI ).

   Recurso de casación

7. El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 1 , 11 , 12 y 21 LPI , en relación con el art. 10 LPI , por la sentencia recurrida que, al no distinguir entre los tres tipos de ringtones diferentes, no excluye expresamente los "tonos reales", y por ello sienta la errónea conclusión de que el hecho de que un teléfono móvil reproduzca con tono de llamada una parte literal de una obra preexistente supone la generación de una obra derivada, procedente de una obra preexistente, que posee su propia originalidad.

   En el desarrollo del motivo, el recurso argumenta que no ha existido una modificación de la obra preexistente sino un cambio de soporte, sin que pueda apreciarse la existencia de obra derivada alguna ( arts. 1 y 11 LPI ) ni transformación de las obras musicales originarias ( art. 21 LPI ). Insiste el recurso en que la adaptación no ha dado lugar a ninguna obra originaria, como exige el art. 10 LPI .

   El recurso debe desestimarse por las razones que pasamos a exponer.

8. Conforme al art. 21.1 TRLPI , " la transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente ". La transformación comporta una actividad creadora, da lugar a una obra nueva, resultante de la transformación. Esta obra derivada puede consistir en un arreglo musical, como prevé el art. 11.4 LPI .

   Pero no cualquier arreglo musical puede considerarse una obra derivada susceptible de generar derechos de propiedad intelectual y, lo que importa en nuestro caso, constituir una transformación de una obra preexistente originaria. Hay simples modificaciones técnicas de escasa importancia, que no constituyen una obra nueva y original. Para que un arreglo musical pueda considerarse una obra derivada, debe suponer una aportación creativa que reúna suficiente originalidad. Esta originalidad puede afectar, respecto de la obra originaria, al elemento melódico o a otros aspectos como los armónicos, rítmicos, de instrumentación, etc.

   Esta claro que por tratarse de una obra derivada será relativamente original. Y es en este plano de la apreciación del quantum de originalidad necesario para poder considerar que existe una transformación de la obra preexistente, apreciable en cada caso, en el que se movía el tribunal de instancia en este caso.

   El recurso no cuestiona que las adaptaciones de estas canciones en tonos monofónicos (formados por una sola melodía, reproducida con tonos simples, que no permite varios sonidos a la vez) y polifónicos (la melodía está compuesta por varias notas que suenan al mismo tiempo en forma de acorde, permitiendo una textura polifónica en la reproducción de fragmentos musicales compuestos) constituyen una transformación de las obras originarias afectadas. Respecto de estas adaptaciones, la sentencia recurrida se guía por la valoración técnica del perito judicial y concluye que los arreglos requirieron "realizar una sinopsis armónica, melódica y estética" de las canciones "que determinaron una realidad acústica diferente de la obra originaria, aunque tratase de hacerse reconocible como ésta". Esta labor humana conllevaba la adopción de una serie de decisiones creativas, que consistieron, básicamente, en seleccionar fragmentos del original, en agrupar los elementos característicos para concentrarlos en un corto espacio temporal, en la introducción de adaptaciones tímbricas (adaptación de los sonidos al timbre electrónico) y la inclusión de variantes melódicas (mediante la supresión y el añadido de notas y la modificación de las originales) y armónicas.

   El recurso tan sólo cuestiona que las adaptaciones en "tono real" puedan considerarse una transformación de la obra y que den lugar a una obra derivada. Conviene advertir que, en este caso, la única canción que, según ha quedado acreditado en la instancia, ha sido adaptada a ringtone en tono real es "Búscate un hombre que te quiera". No es cierto que, como afirma el recurso, la Audiencia no distinguiera esta última adaptación de las otras en tonos monofónicos y polifónicos. La sentencia recurrida se refiere expresamente al "caso de la versión real de la obra 'Búscate un hombre que te quiera", para resaltar que, como informó el perito, "se había producido, además de la selección de un fragmento, una simplificación de la riqueza tímbrica de la originaria". A la postre, es esta "modificación" la que lleva a concluir a la Audiencia que se trata de una transformación de la obra musical originaria, si bien la conclusión se hace de forma global y conjunta junto con las otras adaptaciones, cuya relevancia no se cuestiona ahora.

   Deberíamos plantearnos a continuación en qué medida, en casación, cabría revisar el juicio de valor que supone la calificación de este arreglo musical como una actividad de transformación de la obra, a la vista de lo regulado en los arts. 11.4 y 21.1 TRLPI , pero no será necesario.

   Aunque pudiera tener razón el recurso en que la modificación que supone la "simplificación de la riqueza tímbrica" de la canción originaria para adaptarla al tono real de llamada de un teléfono móvil no tiene la entidad suficiente como para considerarla por sí sola una actividad de transformación, afectada por el derecho de explotación regulado en el art. 21 TRLPI , a la postre resulta irrelevante pues, como advierte el escrito de oposición al recurso, el acto de transformación se apreció en la sentencia recurrida también por otra razón no cuestionada: la incorporación del fragmento de esa obra musical en la base de datos de Myalertcom, que resulta imprescindible y determina la transformación de la obra originaria en todos los ringtones , también en los "tonos reales", de conformidad con el apartado 2 del art. 21 TRLPI .

   Costas

9. Desestimados los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, procede imponer a la recurrente las cosas generadas por ambos recursos ( art. 398.1 LEC ).

   Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Desestimamos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación formulados por la representación procesal de Buongiorno Myalertcom, S.A. frente a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28ª) el día 5 de abril de 2010 (rollo de apelación 174/2009), que había desestimado, a su vez, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid de 4 de noviembre de 2008 (juicio ordinario 131/2006). Imponemos a la parte recurrente las costas correspondientes a ambos recursos.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sancho Gargallo , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.