STS, 18 de Abril de 2007

PonenteEDUARDO ESPIN TEMPLADO
ECLIES:TS:2007:2781
Número de Recurso6066/2004
Fecha de Resolución18 de Abril de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciocho de Abril de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6.066/2.004, interpuesto por

D. Marco Antonio, representado por el Procurador D. Ernesto García Lozano Martín, contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de enero de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 44/2.002, sobre denegación de marca número 2.276.589 "TU MUEBLE".

Es parte recurrida la ADMINISTRACiÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 30 de enero de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por D. Marco Antonio contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de enero de 2.000 y de 22 de octubre de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto. Por dichas resoluciones se denegaba la inscripción de la marca n° 2.276.589 "TU MUEBLE", de tipo mixto, para productos de la clase 20 del nomenclátor.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 27 de abril de 2.004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Marco Antonio compareció en forma en fecha 9 de junio de 2.004, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado

  1. d) del artículo 88 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1°, por infracción del artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia;

- 2°, por infracción de los artículos 3.1 y 30 de la misma Ley de Marcas y de la jurisprudencia;

- 3°, por infracción de los artículos 11.1.a), b) y c) de la citada Ley de Marcas, en relación con los artículos 11.2 y 11.3 de la misma, así como de la jurisprudencia, y

- 4°, por infracción de los artículos 11.2 y 11.3 de la reiterada Ley 32/1988 y de la jurisprudencia.

Terminaba suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida, dictando en su lugar una nueva resolución por la que, estimando el recurso interpuesto, se revoquen las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y se proceda a la inscripción de la marca n° 2.276.589.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de marzo de 2.006 .

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 8 de enero de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 11 de abril de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planeamiento del recurso de casación.

El recurrente impugna la Sentencia dictada el 30 de enero de 2.004 por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechazó el recurso contra la denegación administrativa de la marca mixta n° 2.276.589 "Tu mueble" para productos de la clase 20.

La Sentencia recurrida justifica el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones jurídicas:

"SEGUNDO.- La jurisprudencia, ya desde antiguo, ha venido considerando que han de excluirse en esta materia de marcas, los elementos que entrañen una genericidad no apropiable en exclusiva, atendido que son irreivindicables las raíces genéricas, (SSTS de 27 de mayo de 1993 y 29 de junio de 1996 ), y una denominación se ha de considerar genérica para un producto o servicio determinado cuando designa o llega a designar el género de productos o servicios al que pertenece, pretendiendo diferencia a través de la denominación el producto o servicio; de igual forma, si se utilizan los signos o indicaciones que se consideran habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común también el signo es irregistrable. Todo ello conforme se determina en el art. 11.1 .a) y b). Y de la misma forma tampoco pueden acceder a registro las marcas que se compongan exclusivamente de indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, por prohibición expresa de los dispuesto en el apartado c) del mismo precepto.

En el caso que enjuiciamos el vocablo mueble, tras ser genérico por cuanto que se trata del producto que pretende amparar la marca, tratándose de una palabra inapropiable por tanto, también -por lo mismo- se trata de un signo habitual para designar el producto e, incluso, de una indicación que sirve en el comercio para designar la especie. De aquí que consideremos, de acuerdo con la Oficina registral, que no es inscribible la marca propuesta "TU MUEBLE", por prohibición expresa del art. 11.1.a), b) y c) de la Ley de Marcas .

TERCERO

A todo lo hasta aquí argumentado no es oponible la circunstancia de que con el vocablo "MUEBLE" el actor tenga reconocida alguna o algunas marcas, puesto que según una jurisprudencia muy reiterada los precedentes administrativos no son operantes en esta materia de marcas (STS de 2 y 25 de octubre de 1986 y 9 de mayo de 1990 ), puesto que la concesión o denegación de una marca no es una actividad discrecional sino reglada en la que no pude entrar en juego el precedente administrativo con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad, precedente que no vincula al Registro que al igual que los Tribunales están sujetos al citado principio de Legalidad, sin que -por tanto- la actuación de la Oficina registral puede vincular ni al Registro ni al Tribunal" (fundamentos de derecho segundo y tercero)

El recurso de casación se articula mediante cuatro motivos, todos ellos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional. En el primero de ellos se alega la infracción del artículo 1 de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ) y de la jurisprudencia aplicativa del mismo, por entender que la marca solicitada cumple con el objetivo individualizador del citado precepto. El segundo motivo se basa en la supuesta vulneración de los artículos 3. 1 y 30 de la citada Ley y de su jurisprudencia aplicativa, por haberse desconocido los derechos registrales derivados de la inscripción de otras marcas titularidad del actor. El tercer motivo se funda en la supuesta infracción del apartado 1.a), b) y e) del artículo 11 de mismo cuerpo legal, ya que los citados epígrafes requieren que la totalidad de los elementos de la marca sean de los comprendidos en los mismos, lo que no ocurre con el signo rechazado. Finalmente, el cuarto motivo se basa en la alegada infracción de los apartados 2 y 3 de mismo artículo 11 de la Ley marcaria, por venir utilizándose la marca reivindicada desde 1988, así como porque la marca ha sido reconocida para otras clases y sus elementos también han accedido por separado al registro para las clases 20 y 39.

SEGUNDO

Sobre el primer motivo, referido al artículo 1 de la Ley de Marcas .

Entiende la parte actora que el conjunto gráfico denominativo "Tu Mueble" cumple plenamente con la exigencia individualizadora del artículo 1 de la Ley de Marcas, como lo acreditan las marcas ya registradas para otras clases del Nomenclator. La existencia de dichos registros constituyen precedentes que no pueden ser ignorados, como se reconoce en las Sentencias que se citan. El motivo no puede prosperar. Pese a las argumentaciones del actor, el artículo cuya infracción se aduce tan sólo establece la noción de marca como signo o medio con distintividad suficiente como para individualizar un producto o servicio en el mercado respecto a los productos o servicios iguales o semejantes. En cuanto al contenido propio del precepto, es evidente que el mismo no queda conculcado cuando el rechazo de un registro se acuerda por entender que el mismo incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en la propia Ley, como es el caso, salvo que se acredite que dicha prohibición no es de aplicación, lo que constituye precisamente el contenido del motivo tercero.

En cuanto a la invocación de los precedentes y del principio de igualdad de trato por parte de la Administración, no son alegaciones que resulten amparadas por la invocación del artículo 1 de la Ley de Marcas, que no hace referencia a tales cuestiones. Por lo demás, no debe olvidarse la relevancia del principio de especialidad en el ámbito marcario, por lo que la concesión del registro reivindicado en otras clases no supone que deba adaptarse la misma decisión para la clase ahora pretendida, en la que se enfrenta a las prohibiciones absolutas aplicadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por Ia propia Sala de instancia, a diferencia de lo que ocurre con otras clases. A todo lo cual se suman las consideraciones expuestas por la Sala de instancia sobre la no vinculatoriedad de los precedentes administrativos en materias regladas sometidas al principio de legalidad ni al órgano administrativo (a salvo de supuestos de arbitrariedad o discriminación) ni, mucho menos, al órgano judicial.

TERCERO

Sobre el motivo segundo, relativo a los derechos registrales derivados de otras marcas titularidad del actor.

Aduce el actor la infracción de los artículos 3.1 y 30 de la Ley de Marcas bajo el argumento de que ostenta la titularidad del mismo signo para otras clases, por lo que tales registros le otorgan un derecho exclusivo y excluyente frente a terceros sobre el diseño reivindicado ahora para la clase 20. Al negarle la inscripción del mismo diseño para otras clases directamente relacionadas con registros en vigor se habrían conculcado los citados preceptos y la jurisprudencia aplicativa. También señala en este motivo que el referido diseño goza de gran notoriedad y reconocimiento del público consumidor.

Tampoco puede estimarse este motivo. Como ya se ha indicado en el anterior fundamento de derecho, los derechos registrales derivados de las marcas de titularidad del actor en otras clases no implican que se le deba de otorgar necesariamente el mismo diseño como marca en la clase ahora solicitada. En efecto, en cada clase pueden plantearse problemas distintos, desde la existencia de marcas opuestas inscritas sólo en una o varias clases, hasta -como sucede en el presente caso- la concurrencia de una prohibición absoluta que no se da en las clases restantes. Solamente por ello debe rechazarse ya el motivo, puesto que es precisamente en la clase 20 en la que ahora se pretende el registro, referida a muebles entre otros productos, donde se plantean los problemas planteados por el uso del término "mueble". No se produce pues la infracción de los preceptos alegados, con independencia de la mayor o menor notoriedad que, en su caso, pueda ostentar el signo reclamado en otras clases o de la mayor o menor relación de la clase ahora pretendida con los productos para los que se logró registrar el signo litigioso, cuestiones ajenas también a los preceptos alegados.

CUARTO

Sobre el tercero motivo, referido a las prohibiciones del artículo 11.1 .a), b) y c).

Sostiene el recurrente que la dicción literal de las tres primeras letras del apartado 1 del artículo 11 de la Ley de Marcas requiere que todos los elementos que integran el signo estén en las mismas condiciones, lo que no sucede en el caso de la marca litigiosa. En aplicación del precepto, esta Sala ha admitido en su jurisprudencia, dice el actor, que puedan registrarse marcas que contengan elementos genéricos si se combinan con otros distintos. En el presente supuesto, la marca denegada contiene, además del término "mueble" calificado como genérico por la Sentencia recurrida, el término "tu" y un gráfico, por lo que no puede aplicarse la prohibición contenida en el precepto invocado.

Tampoco puede prosperar este motivo. Es verdad que la Ley establece la prohibición de registro de términos genéricos, usuales y descriptivos sólo en los supuestos en los que la marca en cuestión se integre exclusivamente de elementos de la misma condición, como argumenta la parte actora. Ahora bien, la interpretación realizada tanto por la Oficina Española de Patentes y Marcas como por la Sala de instancia supone entender que en un supuesto en el que la distintividad recae de forma claramente predominante en un único elemento de los que integran la marca, la prohibición resulta igualmente aplicable, lo que no contraría el sentido del precepto aplicado.

Esta interpretación del artículo 11.1 a), b) y c) se aplica en el presente supesto sobre una valoración razonable y motivada de tipo fáctico respecto a la relevancia y naturaleza de los elementos añadidos al término "mueble" y la predominancia de este último vocablo. En efecto, en cuanto a los elementos denominativos, parece fuera de discusión que el término "tu" es por completo adjetivo del término "mueble", y ni tiene apenas distintividad propia ni, por tanto, se la añade al conjunto del signo. Por ello y en un examen global de la marca, como es reiterada jurisprudencia de esta Sala, el elemento denominativo está decisivamente caracterizado por el término "mueble", que es el que realmente distingue la marca. En cuanto al elemento gráfico, si bien es otro elemento más que no se puede desconocer a la hora de valorar el efecto unitario de la marca, tampoco añade una gran diferencia al conjunto del signo, en el que destaca por encima de todo el término "mueble". Por todo ello, la apreciación de la Sala de instancia de considerar que el signo reclamado queda afectado por la prohibición absoluta de las letras a) y b) es razonable y no arbitraria, sin que se pueda decir que incurra en error manifiesto. En este sentido, es preciso recordar que no es posible es sede casacional revisar las apreciaciones de hecho efectuadas en la instancia y que vengan expresadas de forma motivada, razonable y no arbitraria y que no incurran en error manifiesto, al estar encaminado el recurso de casación en exclusiva a la recta interpretación y aplicación del derecho (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC

3.083/1.999 -).

En definitiva, ni puede achacarse a la Sentencia recurrida un error de derecho en la interpretación del artículo 11.1 .a), b) y c) al haber interpretado que la distintividad del signo solicitado queda en la práctica enteramente caracterizada por el término "mueble", ni la apreciación fáctica que lleva a dicha valoración puede ser revisada en el recurso de casación.

QUINTO

Sobre el cuarto motivo, relativo al artículo 11.2 y 3 de la Ley de Marcas .

Sostiene la actora en este último motivo que se ha conculcado lo prescrito en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley de Marcas en razón de que la marca reclamada se ha usado durante un tiempo ya prolongado -desde 1.988- y ha adquirido por ello distintividad por el uso. Afirma también que el signo contenido en la marca denegada es el mismo que ha accedido al registro para otras clases, así como que los distintos elementos que la integran han accedido también por separado al registro en otras marcas.

El motivo debe ser también rechazado. En cuanto a la invocación del artículo 11.2 de la Ley de Marcas

, porque resulta evidente su no aplicabilidad al supuesto de autos, ya que la distintividad por el uso constituye una excepción tan sólo respecto a la prohibición de términos descriptivos contenida en el artículo 11.1 .c), mientras que la Sentencia recurrida ha entendido aplicables las prohibiciones de las letras 1.a), b) y c). Respecto a las restantes alegaciones, tampoco son aceptables, por cuanto no tienen relación con lo prescrito en los apartados legales invocados. En efecto, lo que establece el artículo 11.3 es que resulta admisible la combinación de varios signos de los comprendidos en las referidas letras del apartado 1), mientras que el supuesto de autos versa sobre una marca que, al comprender un elemento eminentemente dominante calificado con las citadas notas de genérico, usual y descriptivo, ha sido considerado como equivalente a una marca integrada por un único elemento y comprendida en las prohibiciones referidas. Nada tiene ello que ver con la argumentación de que ya están registrados por separado los elementos que integran la marca denegada.

SEXTO

Conclusión y costas.

Al no prosperar ninguno de los motivos en que se basa el recurso, éste debe ser desestimado. En aplicación de lo prevenido en el artículo 139.2, se imponen las costas a la parte actora.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por D. Marco Antonio contra la sentencia de 30 de enero de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 44/2.002 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-

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