STS 240/1,999, 24 de Marzo de 1999

PonenteD. ANTONIO GULLON BALLESTEROS
Número de Recurso2848/1994
ProcedimientoRECURSO DE CASACIÓN
Número de Resolución240/1,999
Fecha de Resolución24 de Marzo de 1999
EmisorTribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil

En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 13 de junio de 1.994, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de esa ciudad, sobre declaración de nulidad de marca; cuyo recurso ha sido interpuesto por la entidad "Joma Sport, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales D. Eduardo Codes Feijoo; siendo parte recurrida D. Octavio, representado asimismo por el Procurador D. Javier Ungría López. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Valencia, fueron vistos los autos de juicio ordinario declarativo de menor cuantía, instados por "Joma Sport, S.A.", contra D. Octavio, sobre declaración de nulidad de marca.

Por la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, suplicando se dictase sentencia "por la que se declarase la nulidad del registro de marca número 1.048.127 y se condenase al demandado al pago de las costas".- Admitida a trámite la demanda y emplazado el mencionado demando, su representante legal la contestó oponiéndose a la misma, en base a los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, se dicte sentencia "desestimando la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; que igualmente se tenga por formulada en tiempo y forma legal demanda reconvencional contra la demandante principal "Joma Sport, S.A." y se estime en su día dicha demanda reconvencional procediéndose por lo tanto a la declaración de nulidad del Modelo Industrial nº NUM000, librándose una vez firme dicha sentencia el correspondiente mandamiento al Registro de la Propiedad Industrial para la debida constancia en los Libros Oficiales de dicho Organismo de la nulidad que se decrete; todo ello, con expresa imposición de todas las costas que se causen en el procedimiento, tanto del procedimiento iniciado de contrario como de la demanda reconvencional, a la parte contraria "Joma Sport, S.A.".

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 24 de marzo de 1.992, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO.- Se tiene por no formuladas la contestación a la demanda y la reconvención del demandado y, desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Julio Just Vilaplana, en nombre y representación de la Mercantil Joma Sport, S.A., contra D. Octavio, debo declarar y declaro no haber lugar a efectuar la declaración de nulidad de registro de marca interesada por la actora, con imposición a dicha parte del pago de las costas causadas por la demanda".

SEGUNDO

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 1ª Instancia por la representación de "Joma Sport, S.A." y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección 8ª de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia con fecha 13 de junio de 1.994 con la siguiente parte dispositiva: "FALLAMOS.- SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por "Joma Sport, S.A." contra la sentencia dictada el 24 de marzo de 1.992 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Valencia en juicio de menor cuantía 672/91, SE ESTIMA la adhesión que al citado recurso se ha planteado por D. Octavio, y en consecuencia SE REVOCA la demanda interpuesta por "Joma Sport, S.A." contra D. Octavio, y ESTIMANDO la reconvención formulada por este contra dicha mercantil SE DECLARA la nulidad del modelo industrial NUM000, inscrito a nombre de la actora-reconvenida, todo ello sin imposición de las costas causadas en ambas instancias".

TERCERO

El Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en representación de "Joma Sport, S.A." interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 13 de junio de 1.994, con apoyo en los siguientes motivos articulados todos ellos por el cauce del artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.- Primero: Infracción del art. 3, párrafo 1º LEC y de las sentencias del Tribunal Constitucional que se citan.- Segundo: Infracción del art. 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Este motivo se formula de modo subsidiario, para el caso de que no se estime el motivo primero.- Tercero: Infracción del art. 188. 1º y 2º, del Estatuto de la Propiedad Industrial. Este motivo se formula de modo subsidiario, para el caso de que no se estime el motivo primero.- Cuarto: Infracción del art. 56 de la Ley de Marcas.- Quinto: Infracción de la disposición transitoria segunda, párrafo 1º, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.- Sexto: Infracción del art. 13, letra d), de la Ley de Marcas.- Séptimo: Infracción del art. 48, apartado 1, de la Ley de Marcas".

CUARTO

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido para impugnación, el Procurador D. Javier Ungría López en representación de la parte recurrida presentó escrito con oposición al mismo.

QUINTO

No habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 8 de marzo de 1.999, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

El motivo primero, al amparo del art. 1.692.4º LEC, como todos los demás del recurso, denuncia infracción del art. 3º, párrafo 1º, LEC, y sentencias del Tribunal Constitucional que cita. Se mantiene la tesis por la entidad recurrente, en su día actora, que el demandado y reconviniente, ahora recurrido, contestó a la demanda y formuló reconvención por medio de Procurador de los Tribunales, basando su representación en su poder que tenía conferido por J'Hayber, S.A., entidad absolutamente ajena a este litigio. Ante ello, la recurrente, al contestar la demanda reconvencional, solicitó con carácter principal que se estimara la excepción alegada de falta de postulación (sic), no resolviendo en cuanto al fondo de la reconvención, y con carácter subsidiario, la desestimación de la misma. Esta falta de poder del Procurador fue subsanada en el acto de la comparecencia, en el que se presentó poder otorgado por el demandado. El Juzgado, en su sentencia, consideró que el defecto era insubsanable y la Audiencia revocó el fallo en esta parte, considerando el defecto subsanable y subsanado motu propio por el demandado.

El motivo se desestima. Aparte de estar incorrectamente formulado pues debió ampararse en el ordinal 3º, inciso primero, del artículo 1.692 LEC, no tiene en cuenta que el siguiente art. 1.693 exige que la irregularidad procesal produzca indefensión, y que se haya pedido subsanación en la instancia que se haya cometido. En este procedimiento nada se solicitó al efecto, no recurriendo la providencia del Juzgado que tuvo por comparecido y parte a la Procuradora que actuaba sin poder del demandado, por contestada la demanda y por formulada la reconvención, dejándola por lo tanto firme. Tampoco se alegó nada sobre la incorporación a autos del poder conferido por el demandado, presentado en la comparecencia, lo hubiera podido hacer la actora misma si estimaba que el defecto era insubsanable (art. 693, regla 4ª, LEC). Por otra parte, no hay duda de la bondad de la subsanación de la falta por el propio demandado y por su iniciativa, pues rima perfectamente con el principio pro actione que guía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin que pueda acogerse la distinción que hace la recurrente entre insuficiencia de poder e inexistencia del mismo, juzgado subsanable la primera e insubsanable la segunda, ya que la insuficiencia significa en el fondo que el Procurador actúa para ese acto procesal concreto sin poder.

SEGUNDO

El motivo segundo alega infracción del art. 182 del Estatuto de la Propiedad Industrial. Se formula subsidiariamente al primero y se fundamenta, en síntesis, en que el modelo industrial protege la forma del producto, mientras que el dibujo industrial protege las líneas y/o colores aplicados a la superficie del producto, pudiendo, no obstante, existir una finalidad ornamental en ambas modalidades; que el modelo industrial protegido de la recurrente forma un relieve, es un ornamento de la superficie lateral del calzado deportivo, está en otro plano y su borde forma una especie de escalón con aquella superficie; que lo protegido con el modelo no es el conjunto del calzado sino sólo un concreto ornamento, y su protección no se ha pretendido que sea sin límites sino con dependencia del lugar en que se aplica; y que al modelo industrial no cabe calificarlo como hace la sentencia de dibujo industrial, pues también aquél puede definirse por su ornamentación (art. 18, párrafo primero, EPI).

El motivo se desestima porque el modelo industrial de la recurrente no es más que una decoración externa de una zapatilla deportiva, que contiene en realidad la letra "J" (marca del demandado y reconviniente), y lo que protege el modelo industrial es una nueva forma de producto (art. 169 EPI). En la descripción del modelo industrial de la recurrente no se protege ninguna forma, sino una decoración que responde al concepto de dibujo industrial que recoge el art. 182 EPI. Como ha sostenido la doctrina científica más reputada, el dibujo industrial tiene por objeto el adorno o decoración de un producto, mientras que el modelo industrial, con la misma finalidad de dotar a un producto de apariencia estética sugestiva, se diferencia en una concepción total respecto a la forma, constituida por una configuración tridimensional total. La recurrente entiende erróneamente que por permitir su modelo una especie de relieve en el lateral de la zapatilla deportiva en forma de "J" existe ya esa tridimensional, pero aparte de que sería muy difícil percibir en la vida real, no se alcanza a comprender donde reside esa nueva forma del producto, que debe ser lo protegible con el modelo industrial.

La desestimación de este motivo comporta la del tercero, subsidiario al mismo, ya que su presupuesto ha sido rechazado anteriormente, y la del cuarto por idéntica razón.

TERCERO

El motivo quinto aduce infracción de la disposición transitoria segunda, párrafo primero, de la Ley 32/1.988, de 1º de noviembre, de Marcas. Se sostiene en su defensa que la marca del demandado, hoy recurrido fue concedida por Resolución del Registro de la Propiedad Industrial (actual Oficina Española de Patentes y Marcas) el 20 de enero de 1.986, lo que significa que las causas de nulidad serán las de la Ley, no las del Estatuto.

El motivo se desestima porque la Audiencia no ha aplicado ni dejado de aplicar el artículo que se dice infringido. Manifiesta tan sólo: "y finalmente, porque procediendo declarar la nulidad del modelo industrial de la demandante, ésta carece de acción para instar la nulidad de la marca inscrita a nombre del demandado". Es la falta de acción y no la aplicación de una u otra legislación la que lleva a la sentencia recurrida a rechazar la pretensión de nulidad de la marca.

CUARTO

El motivo sexto acusa infracción del art. 13 d) de la Ley de Marcas. En su apoyo se dice que la marca del demandado consiste en la letra "J", y con ella se distinguen prendas confeccionadas para señoras, caballeros y niños y calzado (excepto ortopédicos). Su fecha de solicitud es de 6 de octubre de 1.983, y el modelo industrial de la recurrente lo fue el 30 de agosto de 1.983, y tenía por objeto un calzado deportivo que se define por su ornamentación. Comparando modelo y marca según documentación que consta en autos se aprecia, a juicio de la recurrente una enorme semejanza, lo que hace que incida la marca en la infracción prevista en el precepto citado.

El motivo se desestima. Si la concesión del modelo industrial de la recurrente la ha anulado la sentencia recurrida, anulación que aquí se mantiene, es obvio que no puede pretenderse la aplicación del precepto invocado, aun en el supuesto que fuera el aplicable, pues no existe ningún derecho de propiedad industrial protegido.

La desestimación del motivo sexto acarrea la del séptimo y último, puesto que su presupuesto (nulidad de la marca en virtud del art. 13, letra d) acaba de rechazarse.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la entidad "Joma Sport, S.A" contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Octava de lo Civil de la Audiencia Provincial de Valencia con fecha 13 de junio de 1.994. Con imposición de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente y sin hacer declaración sobre el depósito al no haberse constituido. Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia con devolución de los autos y rollo que remitió.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- José Almagro Nosete.- Antonio Gullón Ballesteros.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Gullón Ballesteros, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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