STS 836/2006, 4 de Septiembre de 2006

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Valencia, fue turnada demanda de juicio ordinario de menor cuantía registrados con el número 842/93, interpuesta por FÁBRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. (FAMOSA), contra MIJER, S.A., en la que la demandante, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminó suplicando: ".... se dicte sentencia por la que estimando la presente demanda se declare que: - el muñeco "COMPI-CARITAS", fabricado y comercializado por FAMOSA, sobre la base del modelo de utilidad nº 9302024 que protege un "muñeco de doble rostro y altura variable adaptable al cuerpo y altura del usuario", no constituye una violación del modelo de utilidad 9201658, cuya titularidad ostenta MIJER S.A.. Y, en consecuencia, que se condene a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración.".

Admitida a trámite la demanda fue emplazada la demandada, que se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bosch Melis y contestó la demanda, suplicando la desestimación de la misma.

Además, solicitó en dicho escrito, por medio de otrosí, la acumulación a este proceso del seguido conjuntamente por ella y por Jesmar, S.A., contra Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., que se tramitaba, con el número 884/93, por el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia.

En dicha demanda Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. suplicaban, ".... se dicte sentencia estimando la demanda

y condenando a la demandada a estar, pasar y ejecutar los siguientes pronunciamientos: 1º.- Declarar que la demandada ha violado los derechos exclusivos de explotación que corresponde a la actora MIJER, S.A. sobre Modelo de Utilización nº 9.201.658 al fabricar y vender, sin autorización de su titular, la muñeca COMPI CARITAS que constituye una reproducción esencial de dicho modelo de utilidad.- 2º.- Declarar que la demandada con la fabricación y venta de la muñeca COMPI CARITAS, equivalente y asociaciable por el consumidor a la muñeca PENIQUE ELASTIC de JESMAR, S.A., ha cometido actos de competencia desleal contra JESMAR, S.A..- 3º.- Condenar a la demandada a que cese y se abstenga de seguir fabricando y vendiendo la muñeca COMPI CARITAS y cualquier otra que constituya una reproducción esencial del Modelo de Utilidad nº 9.201. 658 y que puedan asociarse por el consumidor con la PENIQUE ELASTIC de Jesmar, S.A..- 4º.- Condenar a la demandada a que retire inmediatamente del mercado las muñecas COMPI CARITAS, y los correspondientes embalajes, folletos, catálogos y demás publicidad donde la misma aparezca.- 5º.- Condenar a la demandada a que entregue los moldes y demás elementos exclusivamente destinados a la producción de la muñeca COMPI CARITAS, a excepción de su cabeza..- 6º Condenar a la demandada a que indemnice a las demandantes los daños y perjuicios que les ha ocasionado la explotación industrial y comercial de la citada muñeca, en cuantía a determinar en periodo de prueba y/o en ejecución de sentencia, según la ganancia obtenida por las fabricadas y vendidas objeto de este procedimiento..- 7º.- Condenar a la demandada al pago de las costas procesales.". Dado el oportuno traslado a la parte actora, ésta dentro del plazo y tras las oportunas alegaciones impugnó la petición de acumulación de los autos solicitada de contrario, que fué acogida por el Juzgado, mediante Auto de fecha 4 de febrero de 1.994.

La Procuradora Dª Mª Teresa García Carreño, en nombre y representación de la empresa Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (Famosa), contestó a la demanda, alegando con carácter previa las siguientes excepción: litisconsorcio pasivo necesario; falta de jurisdicción o de competencia objetivo o funcional y falta de personalidad de la codemandante Jesmar S.A., y alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos terminó suplicando: "... se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, con imposición de las costas a la parte actora.".

Por Auto de fecha 4 de febrero de 1.994 el Juzgado de Primera Instancia número Quince de Valencia, acordó remitir los autos nº 884/93 al Juzgado de igual clase numero Uno de dicha Capital, para su acumulación a los seguidos con el número 842/93, emplazando a las partes.

Contestadas las oportunas demandas y dados los oportunos traslados, y habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente y con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, el 28 de febrero de 1.995, desestimatoria de la demanda de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. y estimatoria, en parte de la demanda de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A..

Recurrida en apelación la referida Sentencia, la Sección Novena de la Audiencia Provincial dictó otra el 4 de febrero de 1.997, con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Se estima el recurso de apelación planteado por los demandante MIJER Y JESMAR S.A., para estimar el defecto de litis consorcio pasivo necesario, por no haber sido llamado ONILCO S.A., declarandose la nulidad de las actuaciones posteriores a la comparecencia del artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se continuará y en la que se dará traslado de la demanda a dicha sociedad, a fin de que puede comparecer y contestar la demanda; desestimándose la excepción de falta de competencia territorial. No se hace condena en costas en ninguna instancia". Sentencia que fue corregida por Auto de fecha 18 de febrero de 1.997, en el sentido de hacer constar que en el fallo se dice que el recurso se interpone por MIJER S.A. Y JESMAR S.A., cuando en realidad debía decir FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL S. A..

Reanudadas las actuaciones y personada en ellas Onilco Innovación, S. L., el Juzgado de Primera Instancia dictó nueva sentencia con fecha 22 de mayo de 1.998 y con la siguiente parte dispositiva: " FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda de Juicio de Menor cuantía formulada por el Procurador de los Tribunales, DOÑA TERESA GARCÍA CARREÑO y estimando en parte la acumulada a la anterior, formulada por el Procurador DON FERNANDO BOSCH MELIS, DEBO DECLARAR Y DECLARO, que FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS ONIL S.A. (FAMOSA), ha violado los derechos exclusivos de explotación que corresponden a MIJER S.A., sobre el Modelo de Utilidad Nº 9.201.658, al fabricar y vender, sin autorización de su titular, la muñeca "Compi Caritas2 que constituye una reproducción esencial de dicho modelo de utilidad, e igualmente que la misma ha cometido actos de Competencia Desleal, respecto a dicha muñeca, al ser asociable por el consumidor al muñeco "Penique Elastic", fabricado por JESMAR S.A., debiendo en consecuencia CONDENAR a la citada FABRICAS DE MUÑECAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL S.A. (FAMOSA): 1º a que cese y se abstenga de seguir fabricando y vendiendo la muñeca "Compi Caritas" y cualquier otra que constituya una reproducción esencial del Modelo de Utilidad Nº 9.201.658, y que pueda asociarse por el consumidor con la "Penique Elastic, fabricada por JESMAR S.A...- 2º a que retire inmediamente del mercado las muñecas "Compi Cartitas" (sic) y los correspondientes embalajes, folletos, catálogos y demás publicidad en que la misma aparezca..- 3º que entregue los moldes y demás elementos exclusivamente destinados a la producción de la muñeca "Compi Caritas, a excepción de su cabeza..- Todo ello sin dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios solicitada, sin hacer expresa imposición de costas en relación con la demanda acumulada, e imponiendo las de la principal a quien la formula.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. (FAMOSA). Sustanciada la apelación, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia, con fecha 28 de junio de 1.999, con el siguiente fallo: " Se estima el recurso por adhesión interpuesta por JESMAR, S.A. Y MIJER, S.A. y desestimando el interpuesto por FAMOSA, se confirman los pronunciamientos de la sentencia apelada, a los que se añade la condena a FAMOSA a que indemnice a JESMAR en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los daños producidos por la comercialización por aquélla de la muñeca "compi caritas", durante el año 1.993 hasta el 2-12-93, cuyos perjuicios se determinarán en ejecución de sentencia, en base a los beneficios netos obtenidos por la venta de dicha muñeca. Se aclara la sentencia apelada en el sentido de que se absuelve a Onilco Innovación S.A., de cuyas costas no se hace condena. Se imponen a FAMOSA las costas de primera instancia y las de esta alzada.".

Por Auto de fecha 13 de julio de 1.999 se aclaró la anterior sentencia en el sentido de que en el Fundamento Jurídico Tercero, en su primera linea dice "la legitimación activa de JESMAR S.A., cuando debe decir "La legitimación activa de MIJER, S.A. para la petición de los pedimentos....".

La Sociedad Mercantil FABRICAS AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL S.A., representado por el Procurador de los Tribunales D. José Granados Weil, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 127 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de 1.986 sobre Patentes, en relación con el artículo 154 de la propia Ley .

Con fundamento en el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los preceptos del Ordenamiento Jurídico que iremos invocando, así como la jurisprudencia que los desarrollan, todos ellos relativos a la Ley 11/86 de 20 de marzo de 1.986 y art. 621 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de los artículos 5,6 y 11 de la Ley 3/1.991 de 10 de enero de 1.991 y jurisprudencia que lo desarrolla.

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1.139 del Código Civil y jurisprudencia al desarrollarlo crea la figura de litis consorcio necesario.

Con fundamento en el número el mismo ordinal del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Con fundamento en el número 3º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 533, número 5, de la propia Ley Procesal, así como la jurisprudencia de esta Sala, Sentencias 18/04/1990, 7-05-91, 12-12-91, entre otras).

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 74,75 y 79 de la Ley 11/86 de 20 de marzo de 1.986, en relación con el número 2 del artículo 533 LEC. así como de la jurisprudencia que desarrolla aquellos preceptos legales.

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 360 de la propia Ley Procesal y la jurisprudencia que lo desarrolla.

Asimismo la representación de Jesmar, S.A. y Mijer, S.A., formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, con fundamento en los siguientes motivos:

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 63, apartado b), 64, y 66, apartados 1 y 2 b) de la Ley de Patentes; en relación con el art. 18, 5º de la Ley de Competencia Desleal y 1.902 del Código Civil.

Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la jurisprudencia aplicable en relación los anteriores preceptos.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. José Granados Weil, en nombre y representación de Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. y el Procurador

D. Juan Miguel Sánchez Masa, en nombre de Mijer S.A. y Jesmar S.A., presentaron escrito de impugnación contra el recurso formulado por contraria.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el doce de julio de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

La sentencia recurrida en casación decidió dos procesos acumulados que se habían iniciado para obtener una resolución sobre si determinado tipo de muñecos producido por Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., demandante en uno de ellos y demandada en el otro, invadían o no la esfera de exclusiva que a Mijer, S.A., situada en la posición procesal contraria en ambos, confiere su condición de titular de un modelo de utilidad.

En la demanda que inició el primer proceso, Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. alegó que Mijer, S.A. es titular del modelo de utilidad número 9.201.658, cuyo registro (solicitado el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos y concedido el veintinueve de marzo del siguiente año) ampara "un muñeco interactivo mejorado" que se caracteriza, en síntesis, por estar dotado de brazos y piernas elásticos que posibilitan que el utensilio repita los movimientos de quien lo utilice. Así mismo, alegó que ella, con autorización de Onilco Innovación, S.L., solicitante del registro del modelo de utilidad número 9.302.024, fabrica un tipo de muñeco que, amparado por la regla técnica objeto de dicha solicitud, está dotado de unas características distintas a las reivindicadas en el título de Mijer, S.A., lo que ésta, que le había requerido de cese en la fabricación, no admitía.

Con ese fundamento fáctico ejercitó en la demanda la acción negatoria de infracción que regula el artículo 127, en relación con el 154, ambos de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes.

En opuesto sentido y mediante la demanda rectora del proceso mas moderno, Mijer, S.A., en la condición de titular registral del modelo de utilidad número 9.201.658, y Jesmar, S.A., en la de sociedad autorizada para fabricar el muñeco amparado por dicho título, alegaron que Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., al producir y vender, sin autorización de la primera, los muñecos identificados en la otra demanda, invadía el ámbito de la exclusiva resultante del registro referido.

Con ese fundamento y apoyo en los artículos 62 y 63, en relación con el artículo 154, todos de la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes, ejercitaron ambas sociedades en esta segunda demanda la acción declarativa de la violación del modelo de utilidad número 9.201.658, con lesión de los derechos de Mijer, S.A. y las de condena al cese en la fabricación y a la indemnización de daños y perjuicios, a determinar conforme la regla contenida en el artículo 66.2.b de dicha Ley, esto es, según los beneficios obtenidos por la infractora con la explotación del invento registrado.

En la misma demanda Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. alegaron que los repetidos muñecos producidos por Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. generaban riesgo de error en los consumidores sobre su origen empresarial, en perjuicio de la segunda demandante citada, por lo que también ejercitaron acciones declarativa y de condena por la comisión de los actos tipificados en los artículos 6, 11 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

El Juzgado de Primera Instancia, en una primera sentencia, desestimó la demanda de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. y estimó la de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A.

No obstante, la referida sentencia, junto con las actuaciones substanciadas desde la comparecencia que, para el juicio ordinario de menor cuantía, regulaba el artículo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de

1.881, fue anulada por la Audiencia Provincial, al considerar el Tribunal, con ocasión de decidir el recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución, que la demanda acumulada debía haberse dirigido también contra la solicitante del registro del modelo de utilidad número 9.302.024, con cuya autorización Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. producía los muñecos, por darse un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario y servir la mencionada comparecencia de trámite útil para permitir a Onilco Innovación, S.L. de personarse en las actuaciones a fin de defender en ellas sus derechos.

Comparecida la mencionada sociedad, se reanudó la tramitación del proceso, en el que el Juzgado dictó segunda sentencia, de nuevo desestimatoria de la demanda de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. y estimatoria de la interpuesta por Mijer, S.A. y Jesmar, S.A.

En concreto, declaró el órgano judicial que Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., al producir y vender el tipo de muñeco identificado en ambos escritos, infringía el modelo de utilidad número 9.201.658 y que, además, cometía actos de competencia desleal "al ser asociables por el consumidor" dichos productos con los amparados por el título de Mijer, S.A. Por esa razón condenó a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. a cesar en la fabricación y venta de los muñecos y a la remoción de los efectos producidos con su actuación doblemente ilícita.

No estimó el Juzgado, sin embargo, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, por entender que no se había probado la realidad de los mismos.

El recurso de apelación interpuesto por Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. fue desestimado por la Audiencia Provincial.

El recurso de la misma clase de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. resultó, por el contrario, estimado en parte, al considerar el Tribunal de la segunda instancia que Jesmar, S.A. había sido perjudicada por los actos de competencia desleal imputados a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., razón por la que condenó a ésta a indemnizarle en los daños producidos por la comercialización de los muñecos, desde el principio del año mil novecientos noventa y tres hasta el día de interposición de la demanda correspondiente.

La sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida en casación por las dos partes. Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. lo hizo por ocho motivos, con fundamento en la regla cuarta del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, menos el sexto, que se basa en la regla tercera.

El recurso de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. se compone de dos motivos, con idéntico fundamento procesal que el elegido mayoritariamente por la otra parte.

En el primer motivo de su recurso Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. señala como infringido el artículo 127, en relación con el 154, ambos de la Ley 11/1.986 .

Afirma la recurrente que en el proceso se había demostrado que los muñecos que fabricaba, amparados por el modelo de utilidad número 9.302.024 solicitado en su día por Onilco Innovación, S.L., no invadían el ámbito objetivo de la invención protegida con el modelo de utilidad número 9.201.658, de que era titular Mijer, S.A. Por esa razón considera que su pretensión de declaración negativa debía haber sido estimada.

El recurso no puede alcanzar éxito por este motivo, ya que la argumentación de la recurrente arranca de una petición de principio, en cuanto pretende se considere probado, como evidente por sí mismo, lo que ha sido expresamente negado en la instancia.

Incurre, al fin, en el defecto procesal conocido como hacer supuesto de la cuestión, pues afirma como indiscutible una consecuencia (la infracción del precepto que legitima a cualquier interesado para obtener la declaración de que una actuación determinada no constituye violación de un modelo de utilidad) a partir de un dato de hecho (la inexistencia de infracción del derecho de Mijer, S.A.) contrario al declarado como cierto en la sentencia recurrida, sin haber desvirtuado dicha declaración por el cauce procesal adecuado, que no es, desde luego, el elegido (sentencias 27 de junio, 4 y 12 de julio de 2.005, 18 de noviembre de 2.005, 9 de febrero de 2.006).

En el motivo segundo Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. denuncia la infracción de numerosos preceptos. Uno de ellos está contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881: en el artículo 621.2ª. Los demás lo están en la Ley 11/1.986, de 20 de marzo, de Patentes: en los artículos 50, 51, 59, 60, 74, 75, 78 y 79, todos puestos en relación con la norma de remisión del artículo 154.

Afirma la recurrente que el precepto procesal invocado, tipificador de una las causas de recusación de peritos (haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante), fue infringido a consecuencia de no haber tomado en consideración el Tribunal de apelación, cuando valoró la prueba, que el perito designado en el proceso para dictaminar sobre la alegada infracción del modelo de utilidad de Mijer, S.A. lo había hecho sobre la misma cuestión, unos días antes, a favor de dicha sociedad, en el trámite administrativo de oposición a la concesión del registro del modelo de utilidad número 9.302.024. Lo que, según alegó, había ella conocido una vez vencidos los plazos señalados en el artículo 620 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los preceptos de la Ley 11/1.986 invocados en el motivo se refieren a los efectos de la patente y su solicitud, a las acciones que puede ejercitar el titular de ambas, así como a la transmisión del derecho del titular de una y otra y a las licencias contractuales. Los entiende violentados la recurrente porque, según afirma, en la sentencia recurrida no se tuvieron en cuenta los derechos que reconocen a la titular del modelo de utilidad y a quien, como ella, había obtenido, como licenciataria, el derecho a utilizarlo.

El motivo debe fracasar por diversas razones. 1ª) Incurre en la causa de inadmisibilidad prevista en el artículo 1.701.1.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, por resultar de la inobservancia de los requisitos exigidos en el artículo 1.707 de la misma Ley para la interposición del recurso de casación. Exigencias que resultan desatendidas, conforme a reiterada jurisprudencia (sentencias de 9 de julio de 2.004, 14 de marzo y 14 de junio de 2.005, entre otras muchas), cuando se citan en un mismo motivo preceptos heterogéneos que, por no guardar relación entre sí, debían ser invocados en varios a fin de evitar el confusionismo que genera su acumulación.

2. ) No cabe dar a una recusación no formulada el tratamiento que la Ley procesal señala (sentencias de 18 de octubre de 2.004 y 14 de junio de 2.005). Tanto mas si, de haberlo sido fuera del tiempo establecido en el artículo 620 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, la respuesta procedente hubiera sido el rechazo de plano, según establece el artículo 622 de la misma Ley.

3. ) Lo que, al fin, plantea la recurrente en el motivo es una cuestión de valoración de la prueba pericial, que, en cuanto sometida a las reglas de la sana crítica (artículos 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de

   1.881 y sentencias de 5 y 6 de mayo y 28 de octubre de 1.994), no es controlable en casación (sentencias de 3 de marzo, 15 de diciembre de 2.005 y 19 de enero de 2.006).

4. ) Las normas de la Ley 11/1.986 invocadas en el motivo (de las que sólo las que regulan los derechos derivados de la licencia guardan alguna relación con lo debatido en el proceso, en contra de lo que exige el artículo 1.710.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881), no pueden haber sido infringidas en la sentencia recurrida, que, como se ha dicho, declara la infracción del modelo de utilidad número 9.201. 658, pues los derechos que la recurrente ostente sobre el modelo de utilidad número 9.302.024 (que, al iniciarse el proceso, sólo había sido solicitado), no le otorgaban cobertura alguna en el caso de violación de un título anterior, por virtud de lo dispuesto en el artículo 55, en relación con el 154, ambos de la Ley 11/1.986, a cuyo tenor el titular de una patente (modelo de utilidad) no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes (modelos de utilidad) que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya.

Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. afirma producida la infracción de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 3/1.991, de Competencia Desleal, en el motivo tercero. Justifica tal imputación mediante una cadena de argumentos que se inician con la afirmación de que lo que la sentencia recurrida le atribuye es, al fin, la violación de los derechos nacidos a favor de Mijer, S.A. del registro del modelo de utilidad número

9.201.658.

Esa afirmación es cierta, ya que la Audiencia Provincial, con apoyo en la prueba pericial, identificó como actuación ilícita básica ejecutada por la ahora recurrente la consistente en incorporar, a los muñecos producidos por ella, la regla técnica que constituye la esencia de la pequeña invención de Mijer, S.A.

A partir de ese dato Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. niega, primeramente, que la infracción sea cierta, insistiendo en que son distintos los modelos de utilidad de Mijer, S.A. y de Onilco Innovación, S.L., con cuya licencia fabrica. En segundo lugar, rechaza la antijuricidad de su conducta por razón de la cobertura que le otorga la referida licencia. Y, en último caso, sostiene que su comportamiento, de ser ilícito, constituiría infracción no de aquellos preceptos de la Ley 3/1.991, sino de los correspondientes de la Ley 11/1.986, de Patentes, reguladores del contenido del derecho del titular del registro del modelo de utilidad (artículos 50 y 152.1 ).

Para responder al primero de los argumentos se ha de tener en cuenta que la comparación entre los dos modelos de utilidad mencionados no integró la cuestión litigiosa. Con otras palabras, el debate sobre si el de Mijer, S.A. priva o no de novedad al solicitado por Onilco Innovación, S.L., no fue planteado en el proceso y, en todo caso, no ha sido el resuelto en la sentencia recurrida, que desestimó el recurso de apelación de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y mantuvo el pronunciamiento declarativo que contenía el fallo de ésta, conforme al que la repetida última sociedad había violado "los derechos exclusivos de explotación que corresponden a Mijer, S.A. sobre el modelo de utilidad número 9.201.658, al fabricar y vender, sin autorización de su titular, la muñeca respetando los hechos que resulten declarados como ciertos en la resolución recurrida (sentencias 30 de mayo y 20 de julio de 2.000 y 19 de abril de 2.002, entre otras).

Finalmente, los artículos 55 y 154 de la Ley 11/1.986 impiden a la recurrente, como ya se ha dicho, invocar la cobertura que le pueda otorgar el modelo de utilidad número 9.302.024, cual escudo de defensa frente a la acción ejercitada por la titular del primero.

La última argumentación en que descansa el motivo que se está examinando y que lleva a la recurrente a afirmar la improcedencia de aplicar las normas de la Ley 3/1.991 a un comportamiento constitutivo de la invasión del ámbito del derecho de Mijer, S.A. sobre el modelo de utilidad número 9.201.658, merece otra respuesta.

Como declaró esta Sala en la sentencia de fecha 13 de junio de 2.006, no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1.991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. En concreto, aunque el artículo 11 de la Ley 3/1.991 rechace expresamente la ilicitud de una libre imitación de prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3), ello no significa que tal precepto desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan.

Antes bien, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, integradas en el derecho sobre un modelo de utilidad registrado se rige por las normas que específicamente lo disciplinan, de modo que la fabricación y comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, Mijer, S.A.), lo infrinjan, debe ser calificado y tratado, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial.

La sentencia recurrida reprocha a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. la lesión del derecho de exclusiva de Mijer, S.A. por la aplicación de la regla técnica reivindicada en el modelo de utilidad de que ésta es titular, sin su autorización, a los muñecos que produce, sin adición alguna que permita entender lesionada, además, el correcto funcionamiento de la institución de la competencia.

En definitiva, el comportamiento descrito por la Audiencia Provincial está prohibido en el artículo 50.a, en relación con el 152.1, ambos de la Ley 11/1.986, pese a lo que el Tribunal de apelación aplicó a un supuesto fáctico merecedor de tal tratamiento la Ley 3/1.991. Y ni siquiera se valió de su artículo 11.2 (invocado en la demanda de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A.), que, pese a ser el más próximo, no sería aplicable por no constar probado que la imitación, además, resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores (que fue lo alegado por las demandantes), sino del artículo 5 (que no fue invocado en la demanda y no contiene, como destaca la sentencia de 20 de febrero de 2.006, una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, en el sentido de que éstos necesariamente hayan de ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, sino que, mediante la llamada "cláusula general", trata de prohibir todas aquellas actuaciones que, concurriendo en ellas los requisitos del artículo 2, no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los artículos 6 a 17 de la propia Ley: sentencias de 7 y 16 junio 2.000, 15 octubre 2.001 y 28 septiembre 2.005, entre otras), con el argumento de que imitar las prestaciones de un competidor es contrario a las exigencias de la buena fe, sin tener en cuenta, por un lado, el espíritu restrictivo que inspira la formulación de los tipos de deslealtad en la Ley 3/1.991, y, por otro, la regla general del artículo 11.1 ni las excepciones que a la misma señala el mismo artículo en sus apartados 2 y 3.

Procede, por ello, estimar el motivo y dejar sin efecto la aplicación al comportamiento de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. de la Ley 3/1.991 y todas sus consecuencias, por tratarse de un supuesto de hecho subsumible bajo las normas de la Ley 11/1.986 .

El motivo cuarto del recurso de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. tiene su razón de ser, según argumenta la recurrente, en que, al haberse tramitado inicialmente el proceso sin ser llamada a él Onilco Innovación, S.L., solicitante del modelo de utilidad número 9.302.024, con cuya autorización aquella producía los muñecos, la Audiencia Provincial declaró la nulidad de actuaciones para que se diera a dicha sociedad oportunidad de personarse y defender sus derechos; en que, pese a ello, la sentencia de la primera instancia no contenía pronunciamiento alguno relativo a dicha nueva litigante; e, igualmente, en que el Tribunal de apelación, tras desestimar su pretensión de que anulase por segunda vez las actuaciones a causa de ese silencio, se limitó, en la parte dispositiva de la sentencia, a aclarar la del Juzgado en el sentido de absolver a Onilco Innovación, S.L., sin imposición de costas. Ante esos datos, ciertos, afirma Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. que, como consecuencia de lo expuesto, fueron infringidos el artículo 1.139 del Código Civil y la jurisprudencia sobre el litisconsorcio pasivo necesario, así como los artículo 267 de la Ley orgánica 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 359 y 710 de la de Enjuiciamiento Civil de 1.881, ya que, siendo Onilco Innovación, S.L. litisconsorte necesaria, debería haber obtenido un pronunciamiento favorable o perjudicial en la sentencia definitiva, sin que la omisión de que ésta adolecía pudiera haber sido suplida por el Tribunal de apelación, a quien sólo correspondía confirmar o revocar la sentencia apelada, no aclararla.

Tan compleja argumentación no merece prosperar, por las razones que siguen.

1. ) La resolución recurrida es la de la segunda instancia, no la de la primera. Tampoco la que, en su día, declaró necesario llamar al proceso a Onilco Innovación, S.L., que ganó firmeza.

2. ) El que se entienda que la posición procesal de demandado la deben ocupar, necesariamente para evitar indefensión, una pluralidad de personas como consecuencia de no ser admisible un pronunciamiento sobre la cuestión litigiosa sino respecto de todas ellas conjuntamente, no significa que la desestimación de la demanda interpuesta contra los litisconsortes necesarios no sea la decisión procedente.

3. ) Ello sentado, aunque la aclaración de sentencia corresponda al órgano judicial que la dictó (artículos 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 y 267 de la Ley 6/1.985) nada impide que el Tribunal de apelación, que, con plenitud de conocimiento, se encuentra, dentro del ámbito de la congruencia determinado por el recurso, en la misma posición que el Juez de la primera instancia, depure quebrantamientos de forma de que adolezca la resolución recurrida y no reclamen reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera cometido la falta.

El motivo quinto lleva a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. a señalar como infringido el artículo 242.1 de la Ley orgánica 6/1.985, en su inicial redacción. A tenor de esa norma la nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes de aquel ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad.

El motivo se basa en los datos que siguen: Como se expuso, la Audiencia Provincial, a consecuencia de no haberse dirigido la demanda acumulada contra Onilco Innovaciones, S.L., anuló las actuaciones substanciadas en la primera instancia desde la comparecencia, con declaración de que la nulidad no alcanzaba a "los actos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aunque no se diere el defecto apreciado"; el Juzgado de Primera Instancia, en aplicación del artículo 242.1 de la Ley 6/1.985 y de la salvedad establecida por el Tribunal de apelación, mantuvo la validez de la prueba pericial, pese a que había sido practicada cuando Onilco Innovaciones, S.L. no había sido todavía llamado al proceso, de modo que ésta no tuvo intervención de la práctica de la referida prueba.

Afirma la recurrente que Onilco Innovaciones, S.L., de haberse repetido la prueba una vez personada en las actuaciones, hubiera podido oponerse a su práctica, haber solicitado una ampliación de su objeto o materia, intervenido en la designación del perito o haberle reclamado aclaraciones.

El recurso no puede ser estimado por este motivo, porque, con independencia de que se entienda concurrente o no el requisito condicionante de la nulidad parcial establecido en el artículo 242.1 de la Ley 6/1.985, es lo cierto que la norma procesal en que se basa el motivo (segundo inciso de la regla 3ª del artículo

1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) exige que se haya producido indefensión para la parte recurrente (sentencias de 23 de abril, 27 de junio y 4 de julio de 1.994 y 14 de abril de 1.997), y ésta carece en el caso de legitimación para defender los intereses y derechos de otra litigante, Onilco Innovaciones, S.L., que ha mostrado conforme con la decisión (sentencia de 16 de febrero de 1.994, número 108/1.994) y a quien la recurrente no consta represente.

En el motivo sexto Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. se basa en el inciso primero de la regla tercera del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 para señalar como infringido el artículo 533.5 de la misma Ley, que configura como excepción dilatoria la litis pendencia en el mismo o en otro Tribunal competente.

Son dos los procesos que, según la recurrente, provocan el efecto que pretende se actúe. Uno se inició a demanda de la propia Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., contra Mijer, S.A., con la pretensión de que se declarara la nulidad del modelo de utilidad número 9.201.658, del que ésta es titular. El otro se inició, ante la jurisdicción contencioso administrativa, por medio del recurso de Mijer, S.A. contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas que había resultado favorable al registro del modelo de utilidad número 9.302.024.

La Audiencia Provincial no estimó la litis pendencia, por haberse iniciado el proceso a que se refería la apelación antes que los otros dos.

El recurso no merece ser estimado por este motivo.

Es cierto que el buen funcionamiento del sistema judicial y, en particular, en su papel de instrumento de seguridad jurídica, excluye la posibilidad de una tramitación simultánea de dos procesos con identidad de sujetos, de petición y de causa de pedir (sentencias de 26 de noviembre de 1.990, 7 de noviembre de

1.992, 9 de marzo de 2.000, 19 de marzo de 2.001 y 28 de febrero de 2.002). Precisamente, en previsión de esa anomalía, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 regula una la correspondiente, excepción, con efectos negativos o excluyentes (artículos 533.5 y 687 ).

Cierto, también, que la especial concurrencia de los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo en los litigios sobre nulidad de patente o modelo de utilidad se traduce, por imperio de la regla non bis in idem, en que no pueda demandarse ante la primera la nulidad de una patente (modelo de utilidad) invocando la misma causa de nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en cuanto al fondo de la cuestión, en sentencia dictada en vía contencioso administrativa (artículos 113.4 y 154 de la Ley 11/1.986).

No obstante, ninguna de esas consideraciones permiten dar la razón a la recurrente, ante las diferencias que separan a los objetos de los procesos de que se trata, ya que, como se ha expuesto, en éste no se trata de discutir sobre la validez de los registros de los modelos de utilidad de Mijer, S.A. y de Onilco Innovaciones, S.L., sino de declarar si se ha producido la infracción del primero por la ahora recurrente con la efectiva fabricación de determinado tipo de muñecos.

Por último, debe tenerse en cuenta que la hipótesis de una declaración de nulidad del modelo de utilidad de Mijer, S.A., que produciría efectos retroactivos, por mas que limitados, ya que implicaría considerar que su registro nunca fue válido (artículos 114 y 154 y disposición derogatoria 1.a de la Ley 11/1.986), no merece ser considerada, dado que la pretensión en tal sentido deducida consta desestimada mediante sentencia firme (esta Sala, por la de 25 de julio de 2.003, estimó el recurso de casación interpuesto por aquella sociedad contra la de la Audiencia Provincial y mandó estar a lo que, en aquel sentido contrario a la declaración de nulidad, había decidido el Juzgado de Primera Instancia).

En el motivo séptimo del recurso de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. se señalan como infringidos los artículos 74, 75 y 79 de la Ley 11/1.986 .

Se fundamenta el motivo en que, cuando Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. interpusieron su demanda contra la ahora recurrente, la segunda no estaba autorizada por la primera para utilizar el modelo de utilidad número

9.201.658 con los requisitos exigidos en los apartados segundo de los mencionados artículos 74 y 79, conforme a los que, respectivamente, las licencias de patentes deberán constar por escrito para tener validez y, además, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que hubieren sido inscritas en el registro de patentes.

La sentencia recurrida, a la vez que reconoció legitimación activa a Mijer, S.A. por la violación del modelo de utilidad de que es titular, declaró la de Jesmar, S.A. sólo por los actos de competencia desleal, en cuanto participante en el mercado con intereses económicos directamente perjudicados con la actuación ilícita de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (artículo 19.1 de la Ley 3/1.991), que es, precisamente, la condición con la que dicha sociedad interpuso la demanda (como se expresa en el ordinal segundo de los fundamentos de derecho de su demanda).

Siendo cierta la objeción opuesta por la recurrente (a lo que se hará referencia al examinar el recurso de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A.), ya que, como precisa la sentencia de 18 de octubre de 1.995, la legitimación del actor ha de existir al tiempo de interponer la demanda, procede, por lo expuesto, desestimar el motivo, ya que, al fin, las normas invocadas en él no guardan relación con las cuestiones debatidas (artículo 1.710.1.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881). Se insiste en que la legitimación de Jesmar, S.A. fue afirmada en la instancia como partícipe en el mercado y a la luz del artículo 19.1 de la Ley 3/1.991, no como licenciataria del modelo de utilidad de Mijer, S.A.

En el octavo y último motivo del recurso de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. señala como infringido el artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, norma que manda, en los casos de condena a la indemnización de daños y perjuicios, que la sentencia determine su importe en cantidad líquida o, por lo menos, establezca las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación y esto último es, precisamente, lo que hizo la Audiencia Provincial.

Realmente no denuncia la recurrente infracción alguna de la referida norma, sino que niega se haya logrado la prueba de la realidad de los beneficios obtenidos por ella con la venta de las muñecas ilícitas (medida del perjuicio elegida en la demanda de Jesmar, S.A. y Mijer, S.A., con apoyo en el artículo 66.2.b de la Ley 11/1.986), con lo que, de nuevo, se aparta de lo declarado en la sentencia recurrida, sin intentar modificar la declaración fáctica por la vía adecuada.

El recurso de casación de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. se compone de dos motivos, ambos referidos a la indemnización de daños y perjuicios, a que las dos recurrentes se consideran con derecho y sin el límite temporal señalado en la sentencia recurrida.

Como se indicó al principio, el Juzgado de Primera Instancia desestimó la pretensión de condena a la indemnización, deducida por las aquí recurrentes en la demanda que interpusieron contra Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., con apoyo en el artículo 66.2.b de la Ley 11/1.986 (reclamaron los beneficios que la infractora hubiera obtenido con la explotación del invento de Mijer, S.A.), con el argumento de que las actoras no habían logrado prueba de la realidad de los daños y perjuicios.

La Audiencia Provincial, sin embargo, estimó la apelación de Mijer, S.A. y Jesmar, S.A. y, tras declarar probada la existencia de esos beneficios, condenó a Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. a indemnizar en el equivalente sólo a Jesmar, S.A., como perjudicada por su actuación desleal. La indemnización debería determinarse en fase de ejecución, por los beneficios obtenidos por la infractora desde el inicio de la campaña de mil novecientos noventa y tres hasta el día de interposición de la demanda.

En el primer motivo denuncian las recurrentes la infracción de los artículos 63.b, 64, 66.1 y 2.b de la Ley 11/1.986, en relación con el 18.5 de la Ley 3/1.991 y con el 1.902 del Código Civil. Reclaman que la indemnización se establezca a favor no sólo de Jesmar, S.A., sino también de Mijer, S.A., titular del modelo de utilidad infringido, en ambos casos sin la limitación temporal establecida en la sentencia de apelación.

En el segundo afirman infringida la jurisprudencia formada en la interpretación y aplicación de los referidos preceptos.

Ninguno de los dos motivos puede prosperar respecto a Jesmar, S.A., como consecuencia de la estimación del tercero del recurso de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., al que nos remitimos.

En efecto, Jesmar, S.A. pretendió en su demanda (junto con Mijer, S.A.) la declaración de que Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. había cometido actos de competencia desleal y la condena de la misma a indemnizarle en los daños y perjuicios causados con ellos. Y, como se expuso antes, el comportamiento imputable a dicha demandada merece ser calificado, exclusivamente, como infracción del modelo de utilidad de Mijer, S.A., al no contener el factum descrito en la sentencia recurrida elemento alguno que permita entender cometido, además, un acto de competencia desleal.

En consecuencia, según también se ha indicado, Jesmar, S.A. no tiene derecho a ser indemnizada en la condición de perjudicada por actos desleales, ya que los mismos no constan cometidos. Y tampoco lo tiene como perjudicada por la infracción del modelo de utilidad de Mijer, S.A., ya que, además de que no reclamó en ese concepto, no ostentaba la condición de licenciataria al interponer la demanda, por falta del requisito constitutivo de forma que exige el artículo 74.2 de la Ley 11/1.986, como en el motivo séptimo de su recurso opuso Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.

Por el contrario, el primero de los motivos debe ser estimado respecto a Mijer, S.A., en aplicación de los preceptos invocados de la Ley 11/1.986. En efecto, dicha sociedad es titular del modelo de utilidad infringido y, como tal, tiene derecho a ser indemnizada en los daños y perjuicios sufridos (artículo 63. b).

Ello sentado, se ha declarado probado en la instancia que Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. produce, sin consentimiento de la titular del modelo de utilidad, objetos que incorporan la invención registrada, lo que convierte a la infractora en obligada a indemnizar (artículos 64.1 y 152.1).

En su demanda Mijer, S.A. pretendió la condena de quien ha violado su derecho de exclusiva a indemnizarle por los perjuicios causados, en la modalidad prevista en la letra b del artículo 66.2 (esto es, en el equivalente a los beneficios que la infractora hubiera obtenido de la explotación del invento registrado). La sentencia recurrida declaró probado que Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. obtuvo beneficios y que su cuantificación debe efectuarse en fase de ejecución de sentencia. Se trata de una declaración que resulta igualmente útil a Mijer, S.A..

Ello sentado, la extensión de la indemnización será la correspondiente a todo el tiempo en que la infracción del derecho de Mijer, S.A. hubiera perdurado. Ese dato cronológico, así identificado, constituye factor determinante de la liquidación o identificación del importe de los beneficios percibidos por la infractora, a cuyo reintegro tiene derecho la perjudicada.

La estimación en parte de los dos recursos determina que no proceda condenar al pago de las costas a ninguna de las recurrentes.

Los pronunciamientos sobre las costas de la primera instancia no se modifican. Los relativos a la segunda se cambian en el único sentido de no imponerlas a ninguna de las recurrentes.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español