STS, 14 de Febrero de 2007

PonenteMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
ECLIES:TS:2007:1024
Número de Recurso2123/2004
ProcedimientoCONTENCIOSO
Fecha de Resolución14 de Febrero de 2007
EmisorTribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a catorce de Febrero de dos mil siete.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2123/2004 interpuesto por D. Jesús Luis, representado por el Procurador D. Luis Pozas Osset, contra la sentencia dictada con fecha 11 de diciembre de 2003 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1464/1997, sobre concesión del modelo industrial número 135.398; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero

D. Jesús Luis interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1464/1997 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de mayo de 1997 de concesión del modelo industrial número 135.398, paletas de carga.

Segundo

En su escrito de demanda, de 8 de julio de 1998, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia que "declare la nulidad del acto recurrido del que se ha hecho méritos, por motivos de fondo y forma, privando de efectos el citado reconocimiento del modelo industrial respectivo, cuyo titular es la firma extranjera Ge Polymer Logistics B.V. en virtud de los razonamientos aquí expresados". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 21 de octubre de 1998, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

Cuarto

Por auto de 2 de marzo de 1999 la Sala de instancia acordó el recibimiento a prueba.

Quinto

Con fecha 26 de mayo de 1999 la Sala dictó auto en el que acordó "la práctica de la prueba pericial solicitada, que se llevará a cabo por un solo perito elegido por insaculación de entre los obrantes en la relación oficial remitida por el Colegio del Ramo, y requiérase a la parte actora a fin de que designe qué profesional ha de practicar la pericia en el plazo de cinco días, bajo los apercibimientos legales".

Sexto

Por escrito de 11 de junio de 1999 D. Jesús Luis cumplimentó dicha resolución "teniendo por designado perito en la persona de D. Humberto, para la práctica de la pericia, conforme a lo señalado en el artículo 614 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".

Séptimo

Dado traslado, el Abogado del Estado presentó alegaciones en el sentido de que "la expresión de 'requiérase a la parte actora a fin de que designe qué profesional ha de practicar la pericia', obviamente no se refiere a la persona concreta, sino a la especialidad o titulación para proceder entre los de su clase a la insaculación".

Octavo

Por providencia de 22 de septiembre de 1999 la Sala acordó no haber lugar a lo solicitado por la parte actora y que se librase "despacho al Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias Químicas a fin de que remita a esta Sala listado de Colegiados en Químicas, diplomados en Plásticos, y una vez recibido se acordará".

Noveno

Evacuado dicho oficio con fecha 18 de octubre de 1999, por providencia de 5 de abril de 2000 la Sala citó a las partes para el día 24 de mayo siguiente a fin de proceder la insaculación del perito. A dicho acto no compareció la Administración demandada y se procedió a insacular un perito de entre la terna remitida por el citado Colegio Oficial.

Décimo

D. Jesús Luis, por escrito de 10 de mayo de 2000, solicitó la suspensión del recurso y su acumulación con el número 1194/1998.

Undécimo

Por escrito de 27 de marzo de 2001 el Abogado del Estado se opuso a la acumulación solicitada, mientras que "Grudem Grupo Desarrollo Empresarial, S.L.", con fecha 28 de marzo de 2001, alegó que no se oponía a la misma.

Decimosegundo

Por providencia de 30 de julio de 2001 se acordó citar al perito designado en segundo lugar al no haber comparecido el primeramente citado.

Decimotercero

Dicho perito presentó escrito fechado el 25 de septiembre de 2001 renunciando a practicar la pericia, por lo que por providencia de 27 de septiembre siguiente la Sala acordó citar al perito designado en tercer lugar a fin de aceptar el cargo, que tampoco consta lo aceptase.

Decimocuarto

Con fecha 19 de octubre de 2001 la Sala de instancia dictó la siguiente providencia: "Visto el estado que mantiene el presente recurso, no habiendo aceptado el cargo ninguno de los peritos insaculados, póngase de manifiesto a las partes a fin de que en el término de cinco días manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de la pericial solicitada". La parte recurrente instó por escrito de 2 de noviembre de 2001 que se procediera de nuevo a la insaculación de otro perito.

Decimoquinto

Con fecha 7 de noviembre de 2001 la Sala remitió nuevamente oficio al Colegio Oficial de Químicos de Madrid en los mismos términos que el anterior, remitiéndose por este Colegio el 20 de noviembre de 2001 la relación solicitada.

Decimosexto

La Sala dictó la siguiente providencia de fecha 6 de marzo de 2002 : "dada cuenta; anterior oficio del Ilustre Colegio de Químicos de Madrid, únase al recurso de su razón, y visto el contenido del mismo, y no habiendo aceptado el cargo los tres primeros de la lista, se designa directamente a D. Pedro Enrique [...] señalándose para que tenga lugar la aceptación del cargo el próximo día veintiuno de marzo de 2002 a las diez horas, en la Secretaria de esta Sección, con citación de las partes y del perito que se citará mediante telegrama".

Decimoséptimo

Por providencia de 6 de junio de 2002 la Sala dio traslado para trámite de conclusiones "al haber transcurrido en exceso el periodo de prueba".

Decimoctavo

Evacuado dicho trámite por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de diciembre de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Sr. Pozas Osset, en nombre y representación de don Jesús Luis, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 16 de mayo de 1997 por la que se desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la de 15 de julio de 1996, sobre concesión del modelo industrial número 135.398, por lo que se declara ajustada a Derecho en lo que a este recurso se refiere. No se hace pronunciamiento sobre costas".

Decimonoveno

Con fecha 25 de marzo de 2004 D. Jesús Luis interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2123/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por "vulneración del art. 24 de la Constitución, art. 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los arts. 60 y 61 de la Ley 29/98, de 13 de julio en relación con los artículos 616 y 618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 341 y 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 .

Segundo

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la "Ley 29/98, de 13 de julio (art. 88) y del Estatuto de la Propiedad Industrial (art. 188 ), en conexión con los artículos 152, 50, 108, 68, 61 y 154 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1981 y jurisprudencia concordante".

Vigésimo

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas. Vigesimoprimero.- Por providencia de 23 de noviembre de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 6 de febrero de 2007, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de diciembre de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Jesús Luis contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrito en España el modelo industrial internacional número DM/031637, al que corresponderá el nacional número 135.398, para paletas de carga.

A la inscripción del modelo industrial número 135.398, para paletas de carga, solicitada por "GE Polymer Logistics B.V.", se había opuesto D. Jesús Luis en cuanto titular del modelo industrial número 9.402.577, para "palets perfeccionados".

Segundo

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que "no puede ser admitida la pretensión de la entidad recurrente [sic] toda vez que los argumentos vertidos en el escrito de recurso no desvirtúan los fundamentos del acuerdo impugnado, con los cuales muestran su conformidad los Servicios Técnicos de este Organismo que en informe de fecha 28-4-97 llegan a la conclusión que la estructura y configuración del palet perfeccionado del modelo de utilidad base de la oposición, no anticipa al modelo industrial solicitado, cuyo concepto es diferente, criterio que debe prevalecer frente a las alegaciones del recurrente dado el órgano administrativo imparcial y técnico especializado de que procede".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"Para resolver el fondo del asunto, la Sala consideró necesario acordar se llevara a cabo un informe pericial, tal y como solicitó la parte actora, sin que ninguno de los peritos designados aceptara el cargo.

Dada la inexistencia de un dictamen pericial objetivo emitido en sede jurisdiccional, esta Sala no tiene más remedio que aceptar el informe emitido por el Departamento de Patentes y Marcas de 14 de mayo de 1997, en donde se especifican las diferencias entre el modelo aspirante número 135.398 y el precedente modelo de utilidad 9.402.577, y que al no ser contradichas de forma adecuada deben considerarse suficientes para confirmar la resolución recurrida".

Tercero

Disconforme con la sentencia, el recurrente la impugna formulando dos motivos de casación. En el primero de ellos, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la vulneración "del art. 24 de la Constitución, art. 237 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los arts. 60 y 61 de la Ley 29/98, de 13 de julio en relación con los artículos 616 y 618 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y 341 y 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000". A su juicio, el tribunal de instancia ha incurrido en infracción de las normas que rigen los actos procesales "concretada en las normas reguladoras de la actividad procesal, produciendo indefensión a esta parte, al no haberse practicado la prueba pericial pese a haberse propuesto y admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y considerar la prueba pericial fundamental para la resolución del litigio y haberse desestimado las pretensiones del Sr. Jesús Luis ."

El motivo ha de ser desestimado. La Sala de instancia trató durante más de un año de practicar la prueba admitida sin que los sucesivos peritos designados aceptasen el cargo, por razones que desconocemos. A la vista de tal circunstancia, y habiendo "transcurrido en exceso el periodo de prueba", la misma Sala acordó dar traslado al recurrente para que presentara su escrito de conclusiones a pesar de la falta de prueba pericial (providencia de 6 de junio de 2002). El demandante no sólo no interpuso recurso contra dicha providencia sino que en su escrito de conclusiones omitió toda referencia a la práctica de la prueba pericial, extendiéndose en otras consideraciones de fondo sobre la comparación entre los modelos enfrentados.

Siendo ello así, no se cumple la exigencia impuesta por el artículo 88.2 de la Ley Jurisdiccional : "la infracción de las normas relativas a los actos y garantías procesales que produzca indefensión sólo podrá alegarse cuando se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello." El recurrente pudo impugnar la providencia de 6 de junio de 2002 si consideraba, como ahora afirma, "fundamental" para el éxito de su pretensión la práctica de aquella prueba. Que entonces no lo era se deduce de la mera lectura de su escrito de conclusiones: la ausencia de dicha prueba no le impidió argumentar en él sobre el fondo de la cuestión litigiosa y, en concreto, sobre el contenido del informe técnico emitido por el Departamento de Patentes y Modelos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyas apreciaciones determinaron que este organismo accediera al registro del nuevo modelo.

Cuarto

El segundo motivo casacional se deduce al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y en él se denuncia la infracción del "Estatuto de la Propiedad Industrial (art. 188 ), en conexión con los artículos 152, 50, 108, 68, 61 y 154 de la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1981 y jurisprudencia concordante". Debe entenderse que esta última cita se hace a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y modelos de utilidad.

El recurrente viene a reiterar una vez más sus alegaciones de la instancia: el modelo industrial admitido carecería de novedad y de originalidad pues sus características figuraban ya anticipadas en el modelo de utilidad número 9.402.577. Critica de nuevo las conclusiones del informe técnico antes citado para afirmar, por el contrario, que las diferencias entre ambos modelos apreciadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas no son sino "superficiales" o "accidentales", de modo que el modelo industrial concedido no supone ninguna mejora sustancial o beneficio o efecto nuevo respecto del de utilidad precedente. A partir de esta premisa, el recurrente considera que se infringen las normas ya expresadas en la medida en que exigen la novedad de la invención como requisito para su acceso al registro.

El motivo tampoco puede ser estimado. El tribunal de instancia ha valorado el único informe técnico que obraba en autos en el sentido de que, conforme a sus conclusiones, el modelo industrial incorporaba novedades suficientes, pues "la estructura y configuración del palet perfeccionado del modelo de utilidad base de la oposición" no anticipaban las correspondientes del que aspiraba a su registro. Éste incorporaba, pues, novedades formales relevantes que permitían el registro. Se trata, como es obvio, de apreciaciones de hecho más que jurídicas que sólo con los debidos informes técnicos es posible dilucidar.

El objeto propio de la protección de los modelos industriales a los que se refería el Estatuto de la Propiedad Industrial (Estatuto que, en cuanto a la regulación de aquella figura jurídica, ha sido ya derogado por la Ley 20/2003, de 7 julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) son las formas externas del producto comercializable. Procedía la inscripción registral de un modelo industrial que contuviera diferencias formales relevantes, al margen de las similitudes que forzosamente había de tener con otros objetos de análogas funciones. Lo decisivo era, en el régimen ya derogado, que el conjunto tuviera elementos diferenciadores suficientes derivados de un diseño propio aun cuando, insistimos, existiera alguna similitud en cuanto a las características comunes.

Si, ciertamente, el artículo 188 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial permitía denegar la concesión de los modelos industriales cuando se probare documentalmente que el modelo solicitado carecía de la condición de novedad, esta conclusión requería un respaldo acreditativo que no se logró en el proceso de instancia. La Sala de instancia no vulnera aquel precepto cuando, sobre la base del único informe existente, aprecia las diferencias del modelo aspirante con los registros prioritarios. Otra cosa es que dicha apreciación llevada a cabo por la Sala de instancia no sea compartida por el recurrente. Su discrepancia al respecto no es, sin embargo, base suficiente para fundar un motivo casacional por infracción de ley, según reiteradamente hemos afirmado, cuando en realidad lo discutido es una mera cuestión de hecho, debiendo prevalecer en casación de las decisiones de los tribunales de instancia respecto de la apreciación de las semejanzas o diferencias entre los modelos enfrentados salvo que sean abiertamente irrazonables, lo que aquí no ocurre.

No obsta a esta conclusión la eventual aplicación de los artículos invocados de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, que delimitan la protección de estos últimos en términos análogos a los de las patentes de invención. Tal protección se dispensará cuando concurra falta de novedad o de actividad inventiva en el nuevo modelo, que es precisamente lo que en el litigio se discute.

Tampoco la referencia al artículo 6 de la Ley 11/1986 es adecuada. De un lado, dicho precepto utiliza el factor "estado de la técnica" como elemento de juicio a partir del cual decidir si una invención de las comprendidas en aquella es nueva o no. De otro, para resolver acerca de la concurrencia de tal factor son imprescindibles los informes técnicos, y el único existente en este caso no favorecía, insistimos, la tesis del recurrente.

Quinto

Procede, en suma, la desestimación del segundo motivo y, con ella, la del recurso de casación en su conjunto. Procede, asimismo, la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 2123/2004, interpuesto por D. Jesús Luis contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Novena, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de diciembre de 2003 recaída en el recurso número 1464 de 1997. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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