STS, 4 de Mayo de 2004

Ponente:Fernando Cid Fontán
Número de Recurso:4571/2000
Procedimiento:CONTENCIOSO - RECURSO CASACION
Fecha de Resolución: 4 de Mayo de 2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

Marcas números 1.962.093 "MASGUR PASCUAL" clase 29 "productos lácteos"; 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL" clase 29 "productos lácteos"; y 1.962.906 "TOPGUR PASCUAL" clase 29 "productos lácteos".Recurrente: DANONE, S.A.Recurrido: la Administración y D. Tomás PASCUAL SANZ.(Art. 88.1 c) de la L.J., único admitido por auto de 27-1-03)

 
ÍNDICE
CONTENIDO

D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Mayo de dos mil cuatro.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 4571/2000, interpuesto por DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, asistido de Letrado, contra la sentencia nº. 267 dictada el 22 de marzo de 2000 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 1200/1997, sobre inscripción de las marcas números 1.962.903 "MASGUR PASCUAL", 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL", y 1.962.906 "TOPGUR PASCUAL" todas ellas para productos de la clase 29; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y D. Jose Miguel, representado por el Procurador D. Carlos Mairata Laviña, asistido de Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

DANONE, S.A., interpuso ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso el contencioso-administrativo nº 1200/97, contra tres resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1997 que concedieron las marcas 1.962.903, "MASGUR PASCUAL", 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL" y 1.962.906, "TOPGUR PASCUAL" todas de la clase 29, a favor de la firma Jose Miguel, confirmadas en reposición por tres acuerdos de la misma Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 1997, recayendo sentencia nº 267 de fecha 22 de marzo de 2000, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente "FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de "Danone, S.A." contra tres resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de marzo de 1.997, desestimando recursos ordinarios contra otras tres de 5 de julio de 1.996 (B.O.P.I. de 1 de octubre), concediendo al codemandado, en definitiva, el registro de las marcas números 1.962.903, "MASGUR PASCUAL", 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL" y 1.962.906, "TOPGUR PASCUAL", todas ellas para productos de la clase 29. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 29 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

SEGUNDO

Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 30 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se deniegue la inscripción a la solicitud de registro de las marcas 1.962.903, "MASGUR PASCUAL", 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL" y 1.962.906, "TOPGUR PASCUAL", todas de la clase 29.

TERCERO

El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 27 de enero de 2003, en el cual se acordó declarar la inadmisión del recurso de casación en lo que respecta al motivo segundo del escrito de interposición, aducido al amparo de la letra d) del artículo 88.1, así como la admisión de dicho recurso en lo referente al motivo primero, fundado en el artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional.

CUARTO

Por providencia de fecha 25 de abril de 2003 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Carlos Mairata Laviña), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 30 de abril y 5 de junio de 2003, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.

QUINTO

Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 27 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, nº 267 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 22 de marzo de 2000, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DANONE, S.A. contra las resoluciones administrativas antes reseñadas, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que concedieron la inscripción de las marcas números 1.962.903, 1.962.904 y 1.962.960, para productos de las clase 29 del Nomenclátor pese a la oposición formulada por la empresa DANONE, S.A., que, por su parte, basaba su oposición en la genericidad de las marcas solicitadas al amparo del artículo 11 de la Ley de Marcas.

SEGUNDO

En el único motivo de casación admitido en el auto de la Sección primera de est Sala, de fecha 27 de enero de 2003, mantiene la recurrente, amparada en el artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional, que la sentencia ha incurrido en incongruencia omisiva por existir un defecto de correlación entre la "ratio decidendi" y lo efectivamente resuelto en la sentencia recurrida porque el Tribunal "a quo" sólo se ha fijado en el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, cuestión no planteada por el recurrente, y en cambio no ha examinado ni resuelto las prohibiciones del artículo 11 a), c) y f) de la Ley de Marcas resolviendo la cuestión de genericidad planteada por el recurrente en su demanda, así como la protección específica que goza la denominación "yogur" protegido por la norma de caducidad dictada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes a través de una Orden de 7 de julio de 1987.

TERCERO

Aunque el motivo está formulado defectuosamente, pues solamente se dice que la sentencia infringe el artículo 11 de la Ley de Marcas, sin citar cuál de sus 12 apartados se estima infringidos ni el porqué de tal infracción, puesto que todas estas cuestiones las plantea el recurrente en su segundo motivo de casación que no fue admitido por el auto de la Sección Primera de la Sala de fecha 27 de enero de 2000, lo cierto es que la sentencia recurrida examina con detalle la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley que no le fue planteado en el recurso, y en cambio, no da respuesta a una serie de cuestiones planteadas en la demanda por lo que ha de reputarse incongruente, como ya dijo esta Sala en sentencia de 11 de diciembre de 2002, en recurso similar al presente con ocasión de la inscripción de la marca "Kalighourt". En efecto, nada se dice en ella sobre la aptitud distintiva de las marcas "MASGUR, YOGUSOL y TOPGUR", su posible carácter descriptivo y engañoso, y su genericidad. Esta omisión obliga a estimar el primer motivo de casación que se formuló al amparo del artículo 88.1 C) de la Ley Jurisdiccional, y a resolver el fondo del asunto en los términos en que se planteó el debate en primera instancia.

Se aduce, en primer lugar, que el término "yoghourt" goza de protección mediante una norma específica contenida en la Orden de 1 de julio de 1987. Es cierto que su artículo 12 prohibe el empleo de esta palabra en la denominación de cualquier producto que no cumpla los requisitos previstos en la misma. Sin embargo, las marcas que se han concedido "MASGUR, YOGUSOL y TOPGUR" no reproduce el término "yogurt" sino que se limita a incorporar una parte del mismo "YOGU" "GUR", con otros elementos diferentes "MAS, SOL o TOP", las que se integran en un sonido propio, en nada confundible con el protegido, adquiriendo sustantividad y autonomía, que impedirá que los consumidores crean que se encuentran en presencia de ese producto protegido. De aquí que no se de la prohibición, ni tampoco la del apartado e) del artículo 11 de la Ley de Marcas, ya que la utilización de parte de un término no lo es del todo, que es lo que la norma prohibe.

Se dice que las denominaciones empleadas no poseen la necesaria aptitud distintiva. Sin embargo, la conjunción lo es de parte de esos elementos, simbiosis que da a la denominación un sentido de fantasía, cuyo examen visual y fonético, a primera vista, no permite inducir que se esté haciendo referencia a ninguno de aquellos vocablos, por lo que el signo adquiere la suficiente distintividad, que permitirá al consumidor asociarlo a una cierta calidad y a un origen empresarial, cumpliéndose así lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley de Marcas. Por esta misma razón, no se produce la prohibición del artículo 11.1.c), al no contener la denominación referencias a la calidad o especie del producto, sin que la unión fragmentada de palabras sea suficiente para equiparar los fragmentos con el todo, ni suponga descripción del producto, pues los mismos no tienen una intensidad suficiente como para poder inducir de ellos que se está haciendo referencia a las características de los productos que se acogen a la denominación. Igualmente deben rechazarse los argumentos dirigidos a incluir la marca concedida en la prohibición del artículo 11.1.f), ya que el signo de fantasía resultante de la unión de sílabas sueltas de otras palabras, no genera en el consumidor medio la impresión de una determinada calidad, procedencia, o características del producto, cuando aquellas sílabas han sido elegidas de forma arbitraria. Por último, la sentencia recurrida rechaza expresamente, aunque sea de modo sucinto la cuestión de la genericidad que se invoca en la demanda no puede pregonarse de una denominación que carece de significado lingüístico, y menos aún que no tiene en su integridad relación con los productos amparados con la marca, por lo que tampoco se da la prohibición del apartado a) de dicho artículo. En fin, la jurisprudencia que se cita se refiere a signos que incorporan el término "yogur" o "yoghourt", completo, por lo que no tiene aplicación al presente caso en que la incorporación es parcial.

CUARTO

Sin expresa condena en costas de la instancia debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de su Majestad, El Rey,

FALLAMOS

Que estimamos el presente recurso de casación nº 4571/2000, interpuesto por el Procurador D. José Manuel Villasante García, en nombre y representación de DANONE, S.A., contra la sentencia nº 267 de fecha 22 de marzo de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, revocando la sentencia recurrida; y desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1200/97 interpuesto por DANONE, S.A., contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de julio de 1996 y 20 de marzo de 1997, los cuales declaramos conformes a Derecho, acordamos la definitiva inscripción de las marcas 1.962.903, "MASGUR PASCUAL", 1.962.904 "YOGUSOL PASCUAL" y 1.962.906, "TOPGUR PASCUAL", todas ellas con gráfico en colores para proteger productos de la clase 29 "lácteos", sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.